在五年前的ZTE v. Huawei一案之後，歐盟已經成為SEP（標準必要專利）訴訟的主戰場，法院判決對全球科技業在SEP授權談判影響力也愈來愈大。今年五月的Sisvel v. Haier一案，更直接揭露了德國司法界對SEP以及FRAND（公平、合理、無歧視）授權原則的態度，可能進一步改變產業界的專利談判與訴訟策略。 而不甘居於劣勢的Haier，也已經確定向德國聯邦憲法法院提起憲法訴訟，尋求最後的翻盤機會。

五年前的ZTE v Huawei中，案件的爭執點從「標準核心專利人聲請禁制令是否濫用其市場地位」出發，並論及SEP權利人與潛在侵權人之間，依照FRAND原則進行授權談判的程序（可參考前文：標準核心專利FRAND授權協商程序之建立－由2015年華為v.中興歐盟法院判決談起）。而在今年的Sisvel案當中，則是以專利侵權為核心，直接討論專利授權實務上，使用FRAND的可能問題。

此外，這也是德國聯邦最高法院（德文：Bundesgerichtshof, BGH），首次對SEP以及FRAND原則做出表態，對於往後德國境內所有類似案件的判決都有指導作用，也將是其他歐洲國家的重要參考，自然洞見觀瞻。

重點1：SEP權利人的舉證責任獲得減輕

專利授權的第一步，常常是從權利人寄發警告信（demand letter）給專利實施者，要求進行授權談判，否則將提起侵權訴訟開始。那麼，在SEP的情況，警告信的通知內容以及通知對象，應該要清楚、特定到何種程度呢？

首先，BGH認為，SEP權利人只需告知對方簡單的侵權事實即可，也就是對方的何種產品與服務，侵犯了自己所有的哪項SEP專利，證據上也不需提供完整的技術比對，業界常用的侵權比對表（Claim Chart）就已經足夠。其次，在通知對象上，BGH也認為，雖然必須通知到個別的專利實施者，但若是通知到實施者的母公司，就能滿足此一條件。

只要SEP專利權人發送的侵權通知滿足上述兩個條件，接下來專利實施者就必須做出回應。對此，BGH認為，釐清技術或者法律上侵權事實的責任就此歸於實施者；若實施者有意談判專利授權，必須清楚、明確地向專利權人做出回應並且積極參與，不能一直保持沉默，否則可能被視為無意參與談判。

重點2: FRAND原則不代表「一視同仁」

在Sisvel v. Haier一案中，被告Haier提出的理由之一就是Sisvel的授權條件存在歧視現象：Sisvel開給Haier的授權金條件，與開給其他被授權方（本案中為Hisense）的條件之間有將近80%的差距，不符合FRAND原則並構成了濫用市場地位。

然而，BGH卻認為，FRAND原則並不代表SEP權利人對所有專利實施者都必須一視同仁。在專利談判當中，雙方當事人本來就可能依據各種因素協調出不同金額、期限、標的範圍的授權方式，只要授權契約之間的差異能被合理解釋，就不能只憑授權金的差異即認定專利權人違反FRAND原則。總之，SEP權利人是否遵循FRAND原則，必須依據個案狀況個別認定。

重點3: 可以一籃子專利包裹授權

另一個在專利授權實務上常見的現象，就是權利人提出了包裹多項專利在內的組合，並要求實施者全盤接受。但站在被授權方的角度看，這種作法可能讓自己買進不需要的專利授權，更是SEP權利人濫用市場地位的明證。

對此，BGH指出，只要被授權方明確表示願意進行授權談判，往後包括SEP權利人在內，都必須遵守FRAND原則討論授權條件。因此，若權利人提出了包裹專利授權的方案，仍然必須遵循此一原則，使對方信服。換句話說，如同上述的授權金差異一般，只要SEP能夠提出足夠的證據說明，單憑包裹授權方案本身，不足以證明SEP權利人濫用市場地位。

就BGH在本案呈現的意見來看，SEP權利人的地位可說是大幅提高，例如在發出侵權通知時，不須提供鉅細靡遺的比對分析，諸如包裹授權、權利金計算等談判關鍵，也被法院確認有相當的自由度。這將大大增加德國的SEP權利人尋求授權的意願。但另一方面，這也代表了潛在侵權者的地位遭受打擊，BGH明確指出了實施者不能再「以拖待變」，更必須擔負確認侵權究竟成立與否的舉證責任。

因此，既然法院在授權談判的爭議上，明顯地傾向專利權人一方，潛在侵權者接下來會不會選擇先進入侵權訴訟，想辦法拉長戰線增加自己的籌碼，再跟專利權人邊打邊談呢？尤其， Haier已經將這場訴訟拉高到憲法層次，意即認為BGH的判決已經侵害了憲法所保障的人民財產權。接下來，德國聯邦憲法法院是否會受理此案，若是受理，又會做出怎樣的判決？這些都是Sisvel v. Haier一案後續可以觀察的重點。

資料來源：
Sisvel v. Haier一案內容參考自：Landmark Judgment For German FRAND Law Published: Sisvel V. Haier, THE NATIONAL LAW REVIEW, 2020/07/10

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們