本次台灣專利法修法草案廢除了訴願，導入了複審制度，期可簡化專利救濟程序、提高審理效能並與國際接軌。本文針對專利核駁複審制度進行台日差異之比較，並綴以筆者個人淺見供各界參酌。

智慧局於2020年12月底公布了新的專利及商標修法草案，並陸續於2021年1月舉辦北、中、南三場公聽會。此修法草案涉及幅度甚廣，筆者有機會參與台北場公聽會，聽到同業先進們提出許多寶貴建議，受惠良多。在此筆者僅就專利核駁複審制度之台日法規差異進行比較，並綴以個人淺見供各界參酌，以收拋磚引玉之效。

複審制度之導入

本次專利法修法草案的焦點之一在於廢除現行的核駁再審查及訴願制度，以複審制度取代。修法目的和原委可參考智慧局的修法草案說明，於此不再複述。關於廢除訴願制度一事，長久以來廣為先進前輩們所提倡，不僅可簡化專利救濟程序、提高審理效能並與國際接軌，筆者亦深表贊同。

所謂複審制度，係於智慧局內部設置獨立的審議單位，專責處理審理核駁審定、更正、專利期間延長申請等複審程序及舉發案件，由3到5人組成審議會進行合議審理，其角色類似美國的PTAB、日本的審判部或大陸的專利複審委員會。

圖1以專利初審核駁為例，說明複審大致流程：當申請人收到初審核駁審定書後，可於2個月內申請複審，此與現行再審查的提出期間相同。此時，若複審申請伴隨申請專利範圍、說明書或圖式之修正，將先交由初審組進行前置審查；若未提出修正，則直接進入審議。前置審查是由負責初審的原審查官進行，若前置審查結果為專利核准，則不會進入審議，複審申請視為撤回。若前置審查結果仍為核駁，便繼續進入審議會。須留意的是，依照目前智慧局所公布的資料看來，前置審查結果若為核駁，並不會發出核駁通知，因此申請人於前置審查期間並無申復機會。

進入審議後由3人合議組進行審理，初審的原審查官必須迴避不能為合議組成員。審議結果認為有不予專利之事由者，應發出核駁通知限期申復或修正，核駁通知視狀況得為初次或最後通知，若為最後通知，申請人對於申請專利範圍、說明書或圖式之修正則同樣受到限制。

圖1. 以專利初審核駁為例說明複審流程

圖片來源：智慧局公聽會簡報

表1針對現行的再審查制度與複審制度做一比較。

表1. 現行再審查制度與複審制度之比較

製表：林家珍

與日本複審程序之差異比較

(一)　前置審查核駁通知之台日比較
在日本，申請人在收到拒絕查定通知 (即我國的核駁審定書) 之後，可提起「拒絕查定不服審判」(特許法第158~164條)，審判是由3位審判官組成合議庭，在進入審判程序前，會經過前置審查，由原審查官針對申請人提出的修正再次判斷。

具體來說，審查官會先判斷該修正是否為合法之修正，亦即是否違反特許法第17条之2第3~6項之規定，例如：是否超出申請時的說明書揭露範圍、是否涉及技術特徵之變更、是否符合最後通知的修正限制，是否符合獨立特許要件等。另外，在特定情況下，審查官應發出拒絕理由通知 (即我國的核駁通知) 讓申請人進行申復，例如，因修正產生新的核駁理由，或初審未通知的新核駁理由等情事。最後，若審查官評估後認為可核准專利，則發出核准通知，若仍維持核駁決定，應做成前置報告給特許廳長官。此時特許廳會啟動合議程序，並發出「前置解除通知」給申請人。須注意的是，前置報告並不會主動發給專利申請人，但申請人可在收到前置解除通知後，請求閱覽前置報告，針對內容有不服的內容得另呈書狀給合議庭，讓合議庭在審理時一併考慮，也可請求面詢。

探究前置審查之存在目的，無非是讓原審查官再次審查，減少進入複審合議，降低合議庭和申請人雙方的負擔。因此，日本的前置審查讓審查官能發出拒絕理由通知，促進與申請人的意見交流，使程序有效進行。反觀我國目前的修法草案並未在前置審查中給予核駁申復機會，是否能充分發揮前置審查的功效，值得探討。

(二)　專利申請的分割時間點之台日比較
近年來，分割制度不只單純用於符合發明單一性規定，更常被活用於專利申請策略布局，也因此較寬鬆的分割期間對於申請人來說是有利的。

我國現行專利法第34條規定，專利申請案最晚可於再審查之審定前或再審核准審定書送達後三個月內提出分割。而本次修法草案由於刪除了再審制度，再審查的分割時間點也一併刪除，只留下原申請案審定前及其核准審定書送達後三個月內可以進行分割。

在日本，專利分割規定於特許法第44條，有三個時間點可以進行：(1) 可修正申請專利範圍、說明書或圖式之期間；(2) 專利核准審定書送達日起30日內(排除因前置審查或因複審取消原決定發回重審的核准審定)；(3) 最初拒絕查定通知書送達日起3個月內(排除複審的核駁審定，或因複審取消原決定發回重審的核駁審定)。

其中上述(1)給予了很大的自由度，因為特許法規定可以提出修正的時間點，包括：收到拒絕查定通知書之前的任何時候、收到拒絕查定通知書後的指定申復期間內、提出拒絕查定不服審判之同時(特許法第17條之2第1項)。換句話說，日本的專利申請人在收到初審的拒絕查定通知後，可在提出拒絕查定不服審判的同時提出分割申請，後續於審判期間內若收到核駁通知，在指定申復期間內仍可提出分割申請。

相較之下，我國目前修法草案建議只能在原申請案審定前及其核准審定書送達後三個月內進行分割，複審期間不能申請分割，較不利於專利申請人之權利保護。

結語

此次修法草案廢除了訴願，導入了複審制度，應可簡化專利救濟程序、提高審理效能並與國際接軌，筆者亦樂見其成。然而修法草案中於前置審查未設置核駁申復程序，複審期間亦不能申請分割，對於減輕申請人的負擔以及保障權益方面或有不足之處，望能進一步商榷。

參考資料:

1. 智慧局專利法部分條文修法草案
   
2. 日本專利審查基準 第I部審查總論 第2章第7節 前置審查
   
3. 關於前置審查 秀和特許事務所 2015.06.

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