2022年10月4日，USPTO發布多項議題，邀請公眾集思廣益。意見徵集雖不是修法提案，但有來自美國白宮和國會議員的雙重壓力，可能仍應關注後續發展。

美國專利商標局（USPTO）2022年10月4日公告[1]，表示為使授權專利更穩固可靠，讓真正新穎且非顯而易見的創新能享有適切保障、更具發展誘因，特發布多項議題，邀請公眾集思廣益。這些議題大致可分兩大類別[2]：一是為回應美國總統拜登（Joe Biden）第14036號行政命令，2022年7月6日USPTO答覆美國食品藥物管理局（簡稱FDA）時，在信函中提及的數項行政方針；二是美國6位參議員2022年6月8日聯名致函USPTO，責令USPTO限期調查公眾意見的六大問題。因此，這紙公告雖不是修法提議，距正式修法也遠，但有來自美國白宮和國會議員的雙重壓力，可能仍應關注後續發展。

簡言之，USPTO列出11大題，前幾大題源自答覆FDA時所列未來施政方針，後六大題直接複製美國6位參議員開出的題庫。因涉及面向廣泛，未來USPTO還將另外公告徵集意見主題，而此次與規費調整相關的公眾回應，該局規畫後續規費調整方向時，也會納入考量。

(1) 前案檢索
USPTO審查官利用該局內部平台，目前可找到美國專利文獻、逾7600萬筆附英譯的外國專利文獻，審查官一般也會查找特定技術領域的非專利文獻資料庫，另可請求內部檢索專家線上支援做非專利文獻的前案檢索。因此USPTO想知道：是否有其他個別技術領域的非專利文獻類前案資源可使用？為方便提供該局內部檢索平台無法找到的前案資料，例如審查相關的公開使用及販售活動，有什麼是USPTO應該做的？

(2) 所請發明的說明書支持
USPTO是否應調整請求項支持、連續案（continuation application，簡稱CON或CA）相關辦法，以打造穩固可靠的授權專利，達成促進創新、競爭、消息交流的目的？具體而言，USPTO想知道：

1. 在新案送件及後續有請求項修正時，是否應要求申請人解釋或提示每一請求項或個別限制特徵（limitation）在發明說明（(written) description）的對應支持（包括證明發明說明明確或隱含支持負向限制特徵）？
2. 若主張優先權，含外國先申請案、美國暫時案及美國正式案等，是否應要求申請人解釋或提示每一請求項或個別限制特徵在全部優先權案發明說明的對應支持？
3. 若主張優先權，含外國先申請案、美國暫時案及美國正式案等，是否應要求申請人解釋或提示每一請求項或個別限制特徵在全部優先權案發明說明的對應支持（包括超出規定期限但欲以Petition或CoC後補主張優先權者）？
4. 37 CFR 1.75(d)(1)條文中的「或」（“or”）應否改為「及」（“and”），也就是改為：「請求項須符合說明書其餘內容所寫發明，且請求項用語及詞彙須在發明說明找到清楚支持『及』先行詞基礎，以令請求項用語在參照發明說明後能確定其意涵。」
5. 是否應要求申請人詳細分析其上位概念（genus）或馬庫西（Markush）式請求項具有規定的內容支持，提示每一屬上位概念的請求項限制特徵，並針對該所請上位概念涵蓋的每一下位概念，解釋或提示（species）其發明說明中的對應支持？
6. 是否應要求申請人描述延續案（continuing application，含CA、部分連續案（CIP）、分割案（DIV））哪些技術內容為新增，相對於其母案，解釋或提示子案揭露範圍中新增、刪除、變更的技術內容？

(3) RCE
如MPEP 706.07(h)/2190說明，除非認定申請人有申請懈怠問題，申請人可無限次重覆提RCE，而只要RCE符合各項要件，審查官就必須重啟實審。USPTO是否應改變RCE辦法？具體而言，USPTO想知道：是否應在USPTO內部設限，比方RCE達到一定次數後，改轉其他審查官接手或提高審查強度？

(4) 選組及非法定重覆授權（Nonstatutory Double Patenting：NSDP）
USPTO是否應限制或改變選組（restriction）、DIV、Rejoinder辦法？具體而言，USPTO想知道：

1. 是否應利用類似37 CFR 1.129(b)的辦法，讓審查官審查包含複數獨特（distinct）發明的申請案？若可，這類案件是否應扣減PTA天數？
2. 是否應改訂審查官製發選組通知前所應滿足的工作要件（見MPEP 808.02），若是，所據理由為何？
3. 是否應調整審查官製發選組通知時的工作要件標準？
4. 申請人應官方選組要求在其馬庫西式請求項中擇一群組Species（見MPEP 803.02），但審查官實際展開檢索審查後，發現這樣切分未能呈現可一起考慮的密切相關發明，這種狀況下是否應讓申請人建議如何擴大檢索範圍？
5. 相對於發明單一性，美式的選組辦法有何優缺點？USPTO是否也應改採發明單一性制度？
6. 目前美國DIV可一代代接續送件申請，是否應調整此一制度，也就是，在官方製發終局選組要求、對其37 CFR 1.144覆審請求作成決定後，改限申請人於一定限期內提DIV？
7. 終局核駁寄發後的Rejoinder辦法應否調整，比方給申請人一定期間提適格的請求項做Rejoinder（見MPEP 821.04(a)）？
8. 應否限制或改變NSDP辦法？包括：申請人想以期末拋棄（TD）克服NSDP核駁時，需併提聲明，承認提TD的請求項與引證案相關請求項無可專利性上之獨特處（not patentably distinct）；審查官應以相關請求項無實質區別或不合理倍增為由，援引37 CFR 1.75法條直接核駁；及/或除非能以正當且充分的理由說服官方，否則依37 CFR 1.78(f)，官方應要求有共同申請人或共同受讓人者，把全部無可專利性上之獨特處的請求項合併為一案。

(5) USPTO答覆FDA時所提行政方針共有9項，除前述各項，USPTO也歡迎就其也各項惠予指教。

(6) 若廢止37 CFR 1.321(d)的TD制度，對專利申請策略及專利品質整體會有何影響？

(7) 提TD克服NSDP核駁後取得專利者，是否應視為申請人承認該發明確實顯而易見？若是，這類專利遭遇第三方攻擊時是否應捆綁同論，一件專利無效，其他全部連坐無效？

(8) 審查官審CA時，若無核駁、一次核准，是否應導入另一組質檢人員把關，重點確認該案符合發明說明、可據以實施（enablement）、明確性（definiteness）等35 U.S.C. 112規定要件，且與關連案請求項無重疊？

(9) CA是否應拉高審查門檻，以確保原發明微小次要的調整無法拿到第二件，甚至更多件專利？

(10) USPTO是否能公告修訂專利法細則，限制僅可在初始母案繫屬於USPTO程序的一定期間內提CA（比方在同家族最早申請案收到1st OA之日起6個月內，又或同家族最早申請案申請之日起一年內）？

(11) 若新案申請規費調漲以完全反映專利申請成本，是否能讓預判成功率低的發明人知難而退，進而提升專利品質？假如提高CA新案申請規費，官方審查是否能更詳實，是否能降低申請人就顯而易見的變異（obvious variant）提交CA的誘因？

這11個問題涉及專利稿件實質內容撰寫，兼及行政程序規則調整，部分議題讓人聯想起2007年USPTO專利法細則37 CFR修法公告。事實上，因拜登政府支持Covide-19疫苗診療IP Waiver倡議，美國境內有人倡議廢止，甚至是沒收藥品專利，製藥生技業者憂心忡忡，尤其害怕舊事重演。

在這種大環境下，2022年9月22日C4IP（Council for Innovation Promotion）逆風成立，領導團隊包括曾負責美國商會創新政策中心美國政策事務的Frank Cullen，分別在歐巴馬及川普主政時期擔任USPTO局長的David Kappos、Andrei Iancu，各自於雷根及歐巴馬時代被任命的美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，Fed. Cir.）前院長Paul Michel、剛剛退休的前Fed. Cir.法官Kathleen O’Malley。[3]

這些曾經在體制內身居要津的人物集結在一起，自有其強烈的使命感：為避免損害美國的發明創新動能，C4IP規畫透過各式活動運作，比方廣告、遊說，又或安排國會議員代表團拜訪選區的新創企業之類，希望導正各種智權相關的錯誤訊息、加深政治人物及其幕僚對智權重要性的正確認知。有趣的是，CSIP表示有意打造新的記分系統，反映個別議員在相關案法倡議上的投票紀錄及立場傾向。

USPTO意見徵集訊息、C4IP政治遊說活動，這些事件資訊不一定能登上新聞版面、進入一般公眾視野，對形塑美國專利制度是否真能產生影響？後事如何，有待分曉。

備註：

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