322期
2022 年 12 月 07 日
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TIPO修正「專利審查基準」第1篇
已於2022年12月1日生效:重點整理
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

「專利審查基準」第1篇程序審查及專利權管理第1章、第3章至第8章、第14章、第17章、第19章、第20章已於11月初修正完成,並於2022年12月 1日生效。智慧局TIPO表示,為配合法規解釋及司法判決落實於專利案件程序審查,這一次的修正除修正各章節內容外,也同時導入案例式說明,希望能讓各界清楚理解審查實務情形。另一方面,為因應後疫情時代之數位轉型趨勢,TIPO放寬了專利申請案檢附證明文件採電子簽署之態樣,期使審查基準更臻完善。

TIPO整理了這一次修正重點,歸納如下:

(1) 第一章申請專利及辦理有關專利事項之程序
1.2.4 電子送件之簽署一節,因應電子簽章發展趨勢,基於專利申請案檢附 證明文件多屬私法性質,經相對人同意即可,故修正放寬簽章態樣,不論簽署者是透過何種方式簽署,只要其簽名、蓋章或電子簽名之形式外觀具可比對即可。

第一篇
基準修正章節

第一章
申請專利及辦理有關專利事項之程序
第 1-1-3 頁

修正內容

1.2.4簽章之審核

申請人從送件後至專利權消滅為止,可能提出各種專利相關申請,原則上不須審核申請人於申請書或證明文件上之簽章與該案卷存簽章是否一致,申請書只要有申請人或代理人之簽章,即可認該申請行為係為申請人之意思表示,證明文件之簽章需具有可比對簽署人簽名、蓋章或電子簽名之形式外觀,即可推定該文件效力

證明文件之簽章可為紙本簽署或經由電子軟體簽署,只要其簽章形式外觀可與申請文件資料比對即可。如專利專責機關對經由電子軟體簽署之簽章形式外觀有疑慮,將通知申請人限期檢送該電子簽章歷程證明文件或補送紙本簽署文件

以下為經由電子軟體簽署之簽章例示:

例1. 認可之簽章形式外觀
【說明】簽章形式外觀與自然人簽名無異,且可比對該文件之簽署人姓名「David」,故推定該文件為經自然人簽署之文件。

2.有疑慮之簽章形式外觀

【說明】簽章形式外觀與電腦繕打無異,無法佐證其是否為經自然人簽署之文件,將通知申請人提出電子簽章歷程證明文件或補送紙本簽署文件。

現行內容

1.2.4簽章之審核

申請人從送件後至專利權消滅為止,可能提出各種專利相關申請,原則上不須審核申請人於申請書或證明文件上之簽章與該案卷存簽章是否一致,只要有申請人或代理人之簽章,即可認該申請行為係為申請人之意思表示。申請人於後申請案主張先申請案之國內優先權、申請改請、分割或衍生設計時,亦只審核後申請案、改請案、分割案及衍生設計案之申請書上有申請人或代理人之簽章即可,不審核該簽章與先申請案或原申請案之簽章是否一致。

(2)  第三章專利申請人
3.1 發明人之異動、4.1 變更申請人姓名或名稱、4.5 變更發明人姓名三節, 配合程序審查實務調整內容並導入案例說明,為了讓各界能比較清楚理解審查原則,另外說明了申請同時檢附文件有不一致之補正者非屬變更申請事項,並依司法判決增修不同申請人歸屬於同一主體之名稱變更案例說明。

第一篇
基準修正章節

第三章
專利申請人
第 1-3-3 頁、第 1-3-4 頁、第 1-3-5頁

修正內容

3.1發明人之異動

發明人以提出申請時之申請書上發明人欄位所載為準。提出專利申請後,發明人資料有異動之說明如下:

(1) 申請追加發明人者,應檢附申請書及追加後全部發明人所簽署同意追加之證明文件

(2) 申請刪除發明人者,應檢附申請書及被刪除之發明人所簽署聲明其確非本案發明人之證明文件

(3) 因誤繕申請更正發明人者,應檢附申請書敘明誤繕原因(例如代理人不慎錯誤鍵入錯誤他案之發明人資料、漏未依申請人提供資料鍵入、申請人未提供完整資料等),並檢送相關證明文件(例如申請人原始委託資料、申請人及代理人間往來通訊信件、申請權證明文件、僱傭契約等)。

上述異動發明人資料係屬申請變更發明人事項,應依規定繳交申請變更規費。如因發明人生病、死亡或無法聯絡等事實上之問題,以致無法取得發明人簽署之上開證明文件時,申請人得以檢附切結書代之。切結書內應敘明發明名稱、全部發明人姓名、無法提出證明文件之理由,及聲明願負一切法律責任。

現行內容

3.1發明人之異動

發明人以提出申請時之申請書上之發明人欄位所載為準。提出專利申請後,申請追加發明人者,應檢附申請書及追加後全部發明人所簽署同意追加之證明文件;申請刪除發明人者,應檢附申請書及被刪除之發明人所簽署聲明其確非本案發明人之證明文件;因誤繕申請更正發明人者,應檢附申請書敘明誤繕原因(例如代理人不慎錯誤鍵入他案之發明人資料),並檢送相關證明文件(例如申請人原始委託資料、申請權證明文件、僱傭契約等)。

如因發明人生病、死亡或無法聯絡等事實上之問題,以致無法取得發明人簽署之上開證明文件時,申請人得以檢附切結書代之。切結書內應敘明發明名稱、全部發明人姓名、無法提出證明文件之理由,及聲明願負一切法律責任。

修正內容

4.1變更申請人姓名或名稱

申請人以提出申請時之申請書上申請人欄位所載為準。提出專利申請後,申請變更申請人姓名或名稱,指未變更主體同一性,以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因,申請提出變更申請人姓名或名稱(含中文及英文姓名或名稱、譯名)。申請變更申請人姓名或名稱時,應載明新姓名或新名稱。如申請人姓名或名稱之變更申請及所檢附佐證的證明文件與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同一性時,應以申請人確立之日為申請日(第五章第1.1 節)或讓與登記(第十一章第1 節)辦理。

申請變更申請人姓名或名稱應依規定繳交申請變更規費。惟如申請人提出專利申請同時檢送之文件中,文件內容有不一致或可判斷申請人有誤繕之情事,經申請人自行補正或經通知限期補正者,此類補正(更正)申請人姓名或名稱者無涉變更,
無需繳交申請變更規費。

以下為變更申請人姓名或名稱之例示:時,應載明新姓名或新名稱申請變更。

例1. 自然人更改姓名
申請人為自然人時,應檢附申請書敘明並檢送更名證明文件,如身分證影本、戶籍謄本影本或護照影本等,不得以切結書代之。

例2.我國法人變更名稱
申請人為我國法人,應檢附申請書敘明,因且其法人名稱之變更資訊可從主管機關網站查詢者,無須檢送證明文件,如有疑義時,得通知補送相關證明文件。

例3.外國法人變更名稱
申請人為外國法人時,應檢附申請書敘明並檢送登記國主管機關出具之相關證明文件。若無法檢送證明文件,得以切結書代之。切結書內應敘明其更名之事實、無法檢送證明文件之理由,及聲明願負一切法律責任。

例4.我國申請人變更英譯名
我國申請人之中文姓名或名稱不變,僅變更其英譯名者,應檢附申請書敘明,無須檢送證明文件。

例5.外國申請人變更譯名
外國申請人之外文姓名或名稱不變,僅變更其譯名者,應檢附申請書敘明,無須檢送證明文件。

例6.申請人姓名或名稱誤繕
申請人因誤繕申請變更姓名或名稱時,需確認主體具同一性,應由申請人或代理人陳述事實並檢附誤繕證明文件,例如申請人原始委託資料、申請人及代理人間往來通訊信件、申請權證明文件、登記國主管機關之法人證明文件、申請人之法人組織資料等。

例7.不同申請人歸屬於同一主體之名稱變更
不同申請人歸屬於同一主體,經申請人或代理人陳述事實並檢附相關證明文件所提出之變更申請人名稱,因申請人具主體同一性,可受理其變更申請(最高行政法院108 年度上字第1169號判決參照)。

例8.專利申請書所載申請人姓名或名稱與其簽章不符
申請人提出專利申請同時檢送之文件中,申請書所載申請人姓名或名稱與其簽章不符,經申請補正或通知限期補正者,因無涉主體變更,且無涉申請人姓名或名稱變更,無需繳交申請變更申請人姓名或名稱規費。

例9.申請人、發明人為同一自然人之姓名誤繕
申請人、發明人為同一自然人,專利申請書所載申請人、發明人姓名與申請人簽章不符,同時申請補正(更正)申請人、發明人姓名,因無涉主體變更,且無涉申請人、發明人姓名變更,無需繳交申請變更發明人姓名規費。

申請人姓名或名稱誤繕(例如拼字或打字錯誤)時,應檢附相關證明文件,惟如與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同一性時,應以申請人確立之日為申請日(第五章第1.1 節)或讓與登記(第十一章第1 節)方式處理。

現行內容

4.1變更申請人姓名或名稱

變更申請人姓名或名稱,指未變更主體同一性,而以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因,申請變更申請人之姓名或名稱(含中文及英文姓名或名稱、中譯名)。

變更申請人姓名或名稱時,應載明新姓名或新名稱申請變更。

申請人為自然人時,應檢附更名證明文件,例如身分證影本、戶籍謄本影本或護照影本等,不得以切結書代之。

申請人為我國法人,且其法人名稱之變更資訊可從主管機關網站查詢者,無須檢送證明文件,如有疑義時,得通知補送相關證明文件。

申請人為外國法人時,應檢送登記國主管機關出具之相關證明文件。若無法檢送證明文件,得以切結書代之。切結書內應敘明其更名之事實、無法檢送證明文件之理由,及聲明願負一切法律責任。

申請人之外文姓名或名稱不變,僅變更其中譯名者,無須檢送證明文件。

申請人姓名或名稱誤繕(例如拼字或打字錯誤)時,應檢附相關證明文件,惟如與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同一性時,應以申請人確立之日為申請日(第五章第1.1 節)或讓與登記(第十一章第1 節)方式處理。

修正內容

4.5變更發明人姓名

變更發明人姓名,指未變更主體同一性,而以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因,申請變更發明人之姓名(含中文及英文姓名、譯名),應依規定繳交申請變更規費

以下為變更發明人姓名之例示:

例1.發明人更改姓名
變更發明人更改姓名時,應載明新姓名申請變更,並檢送更名證明文件,身分證影本、戶籍謄本影本或護照影本等,不得以切結書代之。

以我國籍「王大明」為例,更改姓名為「王小明」。

例2.發明人更改譯名
我國發明人之中文姓名不變僅變更其英譯名或外國發明人之外文姓名不變僅變更其譯名者,應檢附申請書敘明,無須檢送證明文件。

以韓國籍「呂小文、LU, HSIAO WEN」為例,更改中譯名為「呂筱文」。

例3.發明人姓與名記載錯誤
發明人之姓、名未依專利專責機關申請書表格式載明(例如姓與名錯置),應檢附申請書敘明,無須檢送證明文件。

以瑞典籍「弗樂 保羅、FULLER, PAUL」為例,其姓氏為「弗樂、FULLER」名字為「保羅、PAUL」,申請書誤載其姓、名。

申請書誤載範例

申請書正確範例

例4.發明人姓名誤繕
發明人姓名誤繕(例如拼字或打字錯誤)時,應檢附申請書敘明並檢送相關證明文件,惟如與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同一性時,應以第3.1節「發明人之異動」方式處理

以我國籍「王太明」為例,誤繕其姓名為「王大明」。

變更發明人姓名,如不能認定主體具同一性時,應以第3.1節「發明人之異動」方式處理。

現行內容

4.5變更發明人姓名

變更發明人姓名,指未變更主體同一性,而以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因,申請變更發明人之姓名(含中文及英文姓名、中譯名)。

變更發明人姓名時,應載明新姓名申請變更,並檢送更名證明文件,例如:身分證影本、戶籍謄本影本或護照影本等,不得以切結書代之。如發明人之外文姓名不變,僅變更其中譯名者,無須檢送證明文件。

發明人姓名誤繕(例如拼字或打字錯誤)時,應檢附相關證明文件,惟如與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同一性時,應以第3.1 節「發

明人之異動」方式處理。

(3) 第五章申請日
1.1 申請書一節,專利案申請日之確立與申請書所載明申請人具連動關係,為明確界定應處分申請日延後之情形,酌修說明態樣並改以條列方式分為申請主體變更、申請人增加、申請人減少等三種情形。

第一篇
基準修正章節

第五章
申請日
第 1-5-1 頁

修正內容

1.1申請書

申請書所載之申請人如有錯誤,於申請後更正為正確之申請權人者,因更正前後之申請人不具主體同一性,將以申請人確立之日為申請日。申請書中申請人之姓名或名稱以外事項之缺漏,屬得補正事項,不影響申請日之取得。

以下為申請人異動之案例:例如:

例1.申請人變更
申請時記載之申請人為A,嗣後主張正確之申請人為B並檢送相關證明文件,例申請人或代理人之陳明、申請權證明文件、職務發明證明文件等,申請日以確立B為申請人之日為準。

例2.申請人增加
申請時記載之申請人為A,嗣後主張正確之申請人為AB並由申請人或代理人陳述事實、檢附相關證明文件,申請日以確立AB為申請人之日為準。

例3.申請人減列
申請時記載之申請人為AB,嗣後主張正確之申請人為A 並由申請人或代理人陳述事實、檢附相關證明文件,因申請人A 具有主體同一性,基於保障申請人A 之權益,例外以維持原提出申請之日為申請日,並改以變更申請人資料辦理,需繳交申請變更規費。

現行內容

1.1申請書

申請書所載之申請人如有錯誤,於申請後更正為正確之申請權人者,以申請人確立之日為申請日。例如:申請時記載之申請人為A,嗣後主張正確之申請人為B,申請日以確立B為申請人之日為準。

申請書中申請人之姓名或名稱以外事項之缺漏,屬得補正事項,不影響申請日之取得。

(4) 第七章優先權及優惠期
1.5 國際優先權之證明文件及檢送文件期間一節,新增國際優先權證明文件 錯誤態樣例示。

第一篇
基準修正章節

第七章
優先權及優惠期
第 1-7-4頁

修正內容

1.5國際優先權之證明文件及檢送文件期間

以下為國際優先權證明文件錯誤態樣例示:

1. 美國專利申請案之全卷影印

【說明】全卷影印包括所有專利檔卷資料,換言之,尚包括非申請文件之資料,例如
產品目錄。該文件用於比對我國專利申請案與第一次申請專利是否有相同發明之創作範圍,有擴大比對事實之疑慮,且該全卷影印本無法據以判斷是否依法取得申請日,故不具優先權證明文件之能力。

例2. 美國專利申請案之收據證明併同說明書影本

【說明】專利申請案之收據或通知證明係專利專責機關向申請人初步確認專利申請案之名稱、申請人等資料,其內容僅記載該案之專利申請案號及申請日期,並未記載任何證明優先權之文字,故不得以專利申請案收據併同說明書影本作為優先權證明文件。

例3. 海牙協定設計專利申請案之收據證明併同說明書影本


【說明】此專利申請案收據之外觀形式容易被誤認是優先權證明文件。海牙協定設計專利申請案之優先權證明文件標題應為「CERTIFIED TURE COPY OF THE HAGUE APPLICATION」。

例4. 歐盟設計專利案核准證明文件


【說明】此專利申請案收據之外觀形式容易被誤認是優先權證明文件。歐盟設計專利申請案之優先權證明文件內文應為「…an exact copy of the application for a registered…」。

現行內容

1.5國際優先權之證明文件及檢送文件期間

(5) 第八章生物材料寄存
4.生物材料之寄存證明文件一節,增修非為布達佩斯條約之國際寄存機構者, 其出具之證明文件應包括該生物材料存活資訊。

第一篇
基準修正章節

第八章生物材料寄存
第 1-8-2 頁

修正內容

4.生物材料之寄存證明文件

前述寄存證明文件,如於申請日前在國內寄存機構寄存者,為國內寄存機構出具之寄存證明文件;如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存,再至國內寄存機構寄存者,為國外寄存機構出具之寄存證明文件及國內寄存機構出具之寄存證明文件;如先於係寄存於與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存者,為該寄存機構出具之證明文件。

與我國有相互承認寄存效力之國家以專利專責機關公告之專利程序上生物材料寄存相互合作之國家為限,該等國家所指定其國內之寄存機構如未符合布達佩斯條約第7 條所指之國際寄存機構者,其出具之證明文件應包括該生物材料存活資訊。若未包括存活訊息,將通知申請人於法定期間內補送存活證明,屆期未檢送,視為未寄存。

我國與日本、英國分別於2015 年6 月18日及2017 年12月1 日實施臺日、臺英專利程序上生物材料寄存互相合作。

申請人向我國申請專利,而將該生物材料寄存在日本經濟產業省特許廳或英國智慧財產局所指定其國內寄存機構者,並於法定期間內檢送由該等機構出具之寄存證明文件,即不受應在國內寄存之限制。日本特許廳指定寄存機構為「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄存中心(NITE-IPOD)」、「獨立行政法人製品評價技術基
盤機構特許微生物寄託中心(NPMD)」。英國智慧局指定寄存機構指符合臺英專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點第二點第三項規定之寄存機構。

現行內容

4.生物材料之寄存證明文件

前述寄存證明文件,如於申請日前在國內寄存機構寄存者,為國內寄存機構出具之寄存證明文件;如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存,再至國內寄存機構寄存者,為國外寄存機構出具之寄存證明文件及國內寄存機構出具之寄存證明文件;如係寄存於與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存者,則為該外國寄存機構出具之證明文件。

我國與日本、英國分別於2015 年6 月18日及2017 年12月1 日實施臺日、臺英專利程序上生物材料寄存互相合作。

申請人向我國申請專利,而將該生物材料寄存在日本經濟產業省特許廳或英國智慧財產局所指定其國內寄存機構者,並於法定期間內檢送由該等機構出具之寄存證明文件,即不受應在國內寄存之限制。日本特許廳指定寄存機構為「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄存中心(NITE-IPOD)」、「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心(NPMD)」。英國智慧局指定寄存機構指符合臺英專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點第二點第三項規定之寄存機構。

(6) 第十九章專利權之異動
6.質權設定登記之 6.2 應備申請文件一節,配合2022年 10 月 20 日經智字第 11104604410 號令修正公布專利法施行細則第 67 條條文修正質權設定登記應備文件內容。

第一篇
基準修正章節

第十九章專利權之異動
第1-19-5頁
第1-19-6頁

修正內容

6.2應備申請文件

辦理專利權質權登記,應備具下列文件:
(1)專利權質權登記申請書及專利證書
(2)質權設定契約或證明文件:
A.申請質權設定登記:質權設定契約或證明文件。
B.申請質權塗銷登記:債權清償證明文件、質權人同意塗銷質權設定之證明文件出具之塗銷登記同意書、法院判決書及判決確定證明書、或依法與法院確定判決有同一效力之證明文件。

現行內容

6.2應備申請文件

辦理專利權質權登記,應備具下列文件:
(1)專利權質權登記申請書及專利證書。
(2)質權設定契約或證明文件:
A.申請質權設定登記:質權設定契約或證明文件。
B.申請質權塗銷登記:債權清償證明文件、質權人出具之塗銷登記同意書、法院判決書及判決確定證明書、或依法與法院確定判決有同一效力之證明文件。

其他修正內容包括配合法條條文及程序審查實務酌修文字、修正各章節內容之誤繕等,如有需要可至TIPO官網下載111年專利審查基準第1篇修正前後對照表

 

參考資料:

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報總編輯
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 北美智權報主編
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

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