歐洲專利業界2023年的這個6月，熱鬧紛呈，藉歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）正式啟用的機會，再談一下Opt-out及Protective Letter運作機制。

《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）2023年6月1日正式生效，歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP）及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）同步啟用[1]。其中UPC這頭，一如先前預期，英國倫敦出缺後的UPC第三座中央分院確定落腳義大利米蘭[2]，UPCA生效前的日出期間湧現大量Opt-out申請需求[3]，同時在UPC正式開門運作後，果真也有不少人搶在第一時間遞狀[4]，歐洲專利業界2023年的這個6月很是熱鬧。不過即使不準備主動興訟，建議仍應了解UPC如Opt-out、Protective Letter之類的防禦機制。

Opt-out登錄後仍可能有UPC程序

UPCA生效前，許多歐洲事務所的講座及說帖都強調並力推Opt-out：傳統歐洲專利（Classic European Patent，以下簡稱傳統EP）登錄Opt-out，可排除UPC作UPCA Article 32.1規定訴訟管轄法院的可能，避免在歐洲多國的專利權被一次KO。於是，眾多傳統EP所有權人風風火火搶在日出期間提交Opt-out申請，不過很多人都忽略了一點，一傳統EP即使完成Opt-out登錄，該傳統EP之後還是可能有UPC程序要跑。

在UPC針對特定傳統EP登錄Opt-out、聲明相關訴訟不以UPC作管轄法院，的確會為該傳統EP在UPC架起保護傘，但這把保護傘無法自動彈開第三方的專利撤銷（Revocation）攻擊。根據UPC程序規則（Rules of Procedure of the Unified Patent Court）Rule 48，Section 2規範的專利撤銷訴訟程序，准用Section 1侵權訴訟程序Rules 19-21除Rule 19.4之外的所有條文，而其中的Rule 19.1(a)規定，在原告發動攻擊後，被告可於1個月內提初步異議（preliminary objection），申明系爭專利適用Rule 5的Opt-out規定、UPC非適格管轄法院。

實事上，Opt-out申請送件無法提交所有權人文件資料，UPC處理Opt-out申請時也不會先核實申請人資格[5]，因此，即使在UPC就一傳統EP登錄Opt-out後，第三方仍可對該傳統EP提出專利撤銷訴訟。當面對這種情況，傳統EP專利所有權人需依法回應、提出初步異議，才能令UPC確認對該傳統EP的專利撤銷訴訟不具管轄權。

換言之，Opt-out登錄後，不是就此與UPC程序絕緣，即使罕見，傳統EP所有權人還是可能碰上UPC專利撤銷訴訟，宜先做好心理準備，畢竟，一個月的反應時間不算特別充裕。

初步禁制令防禦減災工具：Protective Letter

對UPC訴訟戒慎恐懼的，除了擔心歐盟多國專利權一次團滅的傳統EP所有權人，還包括許多有歐盟業務、擔心一次在歐盟多國被認定侵權的大小企業，先前傳言非專利實施實體（non-practicing entity，簡稱NPE）已相準UPC想大展身手，尤其引人憂慮。不過要是已知有被指控侵害特定專利專利權的風險，可能應開始研究UPC初步禁制令（preliminary injunction，簡稱PI）、保護狀（protective letter，簡稱PL）。

中歐時間2023年6月1上午9時起，傳統EP及UP所有權人可藉UPC訴訟程序在歐盟17國行使專利權，尤其值得注意的是，依UPC程序規則Rule 212，UPC毋須聽取被告說法，即可下達初步禁制令[6]，所以或許有被控侵權人是在法院初步禁制令送達、開始執行的當下才驚覺大事不妙，儘管此時仍有機會在30天內請求法官重新考慮，但與其被動回應，利用UPC保護狀預加防範，不僅能避免法官單憑對造一面之詞發布初步禁制令，並可爭取更多時間擴展抗辯論述。

依UPC程序規則Rule 207規定，任何有權於UPC具狀起訴者，若預判有可能被視為初步禁制令之類的暫時措施被告方，皆可先提UPC保護狀，陳明可能的起訴原告（若有明確的專利證書號，亦可加以提示）及規定基本資料，以各項事實及相關證據說明何以其產品未侵權、標的專利為什麼無效、為何不宜准發初步禁制令之類。如此一來，根據Rule 209.2(d)，UPC法官遇有初步禁制令申請，即須查看是否有被控侵權方已先提交保護狀，若有，並應考慮是否邀請雙方當事人出席聽取雙方說法。

遞交UPC保護狀需繳200歐元規費，可在UPC存卷6個月，除非後續有人遞件請求UPC發布初步禁制令，外界無從事先得知有此UPC保護狀的存在。若期間無人申請發布禁制令，但判斷風險未解除，可在6個月期滿前加繳100歐元，延長存卷時間再6個月。只不過有歐洲事務所提醒，儘管UPC有此機制，如果保護狀未能提出有力的證據論點，貿然提出，也可能帶來反效果（法官可能想，被告方能提出的證據論點就只有這程度，那當然該准發初步禁制令）。[7]

備註：

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