產業與經濟
專利蟑螂橫行   侵權問題從是非題變選擇題

李淑蓮╱北美智權報 編輯部
唐銘偉 攝影╱北美智權報 編輯部

2013.07.02
         

當台灣廠商身陷專利訴訟風暴,被控侵權的時候,總會有言論指出台灣廠商應該著重創新研發,開發自有技術及申請專利保護,才能免於專利大戰的洗禮。其實,現在專利蟑螂或是NPE幾乎都是在濫訟,有些甚至專挑好下手的對象提告,根本已經跟侵權議題無關。美國專利律師也指出,因為在美國的專利訴訟中,和解比例很高,因此不只台灣廠商,許多美國的小企業也都是NPE或是專利蟑螂下手的對象。幸好,現在連美國總統歐巴馬也看不下去,希望能藉修法:(向專利蟑螂宣戰!歐巴馬提5項行政規畫及7項修法建議)改善。然而,在美國的專利訴訟環境尚未改善以前,廠商究竟要如何自保呢?


M公司長期以來一直身陷專利訴訟的漩渦中,三不五時都會接到警告信函,該公司的法務主管J先生一直與美國律師緊密合作,研究要用什麼方法及手段來對應。其實,那些對M公司興訟的對造有大部分都是Patent Troll,亦即我們常說的專利蟑螂、專利流氓;或是NPE(Non Practice Entity,非專利實施實體)。

現在的專利蟑螂甚至連警告信函都不發了,直接就告到法院去。有一次J先生把接到的訴狀拿給自家工程師看,M公司的工程師一看到訴狀就說:「我們的產品根本沒訴狀中所提的這個功能!」於是,J先生就請律師跟對造說,我們產品根本沒有這個他們說我們侵權的功能;想不到對方竟回應說:「沒有這個功能是嗎?那收6萬塊美金就可以了」。


神達電腦副總經理暨法務長阮啟殷,分享與專利蟑螂交手的親身體驗的經驗。

J先生當下盤算,一般如果要到美國法院去做一些簡單的訴訟要駁回(dismiss)一些事情,至少要10 萬美金起跳,所以10萬跟6萬美金比較,最後是變成一個選擇題,而不是有沒有侵權的是非題。有時候因為接受的挑戰太多,J先生的老闆也會忍不住問J先生說;「我們一天到晚談和解、付權利金,那我們究竟有沒有侵權啊?」這個問題可真是把J先生問倒了,因為要知道到底有沒有侵權的答案要付出的代價實在太高了。專利的侵權不是隨便找個專家來認定就可以,必須要走完所有的程序,待法官來認定才知道有沒有侵權;J先生知道在美國打一件專利訴訟,如果一審要走完,代價大約是100萬美金起跳。

以上M公司的故事是神達電腦副總經理暨法務長阮啟殷的親身體驗,也是他在6月20日資策會科技法律研究所舉辦的「智慧財產價值創造系列論壇」中和與會貴賓分享的經驗。阮啟殷表示現在專利蟑螂已經到了一個濫訴的地步,而且台灣已被NPE視為一個很大的市場,特別是電子廠商更是他們眼中的肥羊,所以這個已經不是神達單一廠商的問題,而是台灣廠商普遍要面對的問題。

前文已經提過,在美國要打一件專利訴訟的官司,要把一審走完價碼至少是100萬美金起跳;阮啟殷進一步指出,如果碰到ITC 337的案子,到美國處理訴訟據他現在了解的價碼,如果需要一年半的時間,就大概要花幾千萬美金的律師費。到最後訟訴費及律師費己經變成是公司的成本負擔,想想看身為一個台灣廠商要怎樣去處理這樣的問題。

考慮成本選擇和解 小心變成口耳相傳的肥羊

以阮啟殷處理的經驗來看,應付專利蟑螂的訴訟最後已經變成是成本了,要從成本管控的角度來看,而不是去研究究竟有沒有侵權。如果單從成本來考量,當然和解的成本是最低的。他說:「像神達掛在美國法院跟導航器有關的案子,有99%是沒有侵權的,但究竟是要抱著錢給律師打官司,還是花幾萬或是幾十萬消災了事?已經變成是選擇題,而不是去看有沒有侵權的問題。」

阮啟殷認為很多問題不是用法律來解決的,像他在學校兼課的時候,很多時候都會跟學生說,在智慧財產權的領域中是沒有什麼司法正義可言的,像我們在智慧財產權的領域碰到很多爭議,幾乎都是從美國來的,這是因為美國的法律環境使然。像美國的損害賠償動輒上千萬美金,這不是一個小公司可以解決的。唯一不同的是,以前訴訟面對的是大公司,現在則是要面對一堆大蟑螂。面對訴訟,很多廠商只能選擇是要把錢付給律師還是付給蟑螂而已。


日月光集團研發中心高級顧問陳歆(左)建議對付專利蟑螂可用舉發,從前案檢索開始,花點功夫把對方的專利
舉發掉;阮啟殷(右)則指出舉發也需要不少成本,有時候還不一定成功。

然而,也不能永遠都選擇和解,總要有站起來反擊或是對抗的時候,否則就會變成予取予求,蟑螂一隻接一支,永遠付不完。針對這個問題,日月光集團研發中心高級顧問,同時亦為美國註冊專利律師及加州執行律師的陳歆表示,其實美國很多律師跟一些NPE是認識的,有時候在聊天時會提到那些廠商比較難搞,那些廠商很容易就付錢,久而久之,經過口耳相傳,那些容易付錢和解的廠商,就會越來越多蟑螂來找上門。

陳歆以他個人的經驗,建議對付專利蟑螂可用舉發,從前案檢索開始,花點功夫把對方的專利舉發掉;因為台灣的專利工程師都是技術出身的,所以應該有能力進行舉發。如果站在成本的考量,選擇成本比較低的單方再審查 (EPR) 或是多方復審(IPR) 程序讓對方的專利無效應該是很有效的方法,因為NPE唯一的財產就是專利權。

專利的價值:法律面比技術面重要

從近年專利買賣的趨勢發現,專利訴訟帶動了專利買賣的市場,很多國際大廠即使有很多專利,但仍會花錢買專利,專利的價值究竟如何衡量?

阮啟殷指出專利有2個本質,一個是技術、另一個本質則是法律上的請求權;我們在取得專利時並不會取得技術,所以重點是在請求權。專利還有時效性,除了這個專利的有效期外,還要看這個專利相關產品在市場上的生命周期。如果已取得相關專利的產品已下市,那這個專利實質上是沒意義的。此外,專利權還有一個有效的排他性。不一定是專利權人自己去實施,但可以有效的阻止別人實施。

如果照以上的本質來看專利的價值,可以歸納成以下幾點:
(1) 專利價值要看市場,有市場才有價值。
(2) 專利要有法律保障,價格才高。像美國常動輒約千萬的損害賠償,這樣子專利價格才高。
(3) 專利價值高低視訴訟強度能力而定。根據國外專業專利買賣業者的標準,具有訴訟價值的專利,其買賣價格至少由50萬美金起跳;無訴訟價值的專利價格可能低於1萬美金,甚至一文不值。
(3) 像大陸市場也很大,但會給多少損害賠償是問號,因此專利價格也不會如美國市場高。
(4) 因為專利是屬地主義,所以還要看你的產品在當地是否已到位。
(5) 同樣產品擺在一般廠商手上跟擺在IBM手上是不一樣的,因此權利人本身積極度也決定了專利的價值。
(6)維護1、2個專利不會花很多錢,但當公司手上握有幾百個專利之時,就會變成是公司負擔、成本,需要做有效的管理。

前面提到對付專利蟑螂,「舉發」是廠商反被動為主動最有效的一招;然而,雖然專利訴訟有超過50%為專利蟑螂發起,但仍有4成多是由實際生產、營運之公司提起告訴的。因此,廠商平常就必須申請或甚至是購買一些防禦型的專利,以防碰到實際生產、營運之公司提出侵權訴訟時,在談判桌上能有一些籌碼可以反告,如果手上都沒有專利的話,也就沒有反告的本錢了。

 

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