產業與經濟

當專利訴訟已成常態 成本控管成關鍵議題 -
宏達電、友達光電經驗分享

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

2013.12.17
         

為提升台灣企業創造智慧財產價值的能力,及協助企業運用專利價值,經濟部技術處於日前委託財團法人資訊工業策進會科技法律研究所(資策會科法所)及遠見雜誌舉辦智慧財產價值創造論壇,以「掌握企業優勢  精準布局智財藍海」為主題,邀請產業界代表進行專利價值創造的策略探討,並分享面對訴訟攻防的因應與管理等經驗。

值得一提的是,這次論壇特別邀請到「台灣上市櫃企業美國專利價值50強」()的企業代表宏達電 (HTC) 法務智權部資深處長王柏翔及友達光電 (AUO) 智權長吳大剛分享了專利訴訟管理及專利價值創造的寶貴經驗。

宏達電訴訟專利訴訟經驗分享

王柏翔分享的內容很豐富,主要包括了專利糾紛對這個行業的衝擊、主要專利糾紛的來源、處理國際專利糾紛的經驗、專利訴訟上的管理、處理專利糾紛時的一些思維、及在面對國際專利訴訟時的一些建議。由於專利爭訟費用不貲,包括訴訟、賠償及和解費用等等,是一筆很大的開銷,因此目前已成為宏達電整個公司營運中的風險管控項目之一。


宏達電 法務智權部資深處長王柏翔 (左)、友達光電 (AUO) 智權長吳大剛(右)。

王柏翔指出,專利訴訟的主要來源有以下3項:

  1. 本身作為專利訴訟中的原告
  2. 來自「非專利實施實體」(NPE):因為NPE本身並不生產產品或是提供服務,所以也無從對他提出反訴。
  3. 來自企業的競爭對手:與NPE比較,因競爭對手而起的案量是相當少的,但一旦專利訴訟起來的話,耗費的資源會很浩大。一般來說與競爭對手都會維持在一相互觀察的恐怖平衡狀態,一旦有機可趁的話就會起來行動。像最近很多國際大廠在互告,在真正互告之前,枱面下來來回回已經不知多少遍了,才會開始專利訴訟的。

王柏翔指出,自2005年開始,宏達電在全球各地共面臨了110件專利訴訟,最大宗的是在美國地區。就宏達電過往專利訴訟的經歷,王柏翔提供了一些統計數據:

  • 專利訴訟有95%是由NPE所引起的,只有少於5%是由實際生產產品的公司所提出,但耗費在這少於5%的訴訟案件中的資源及費用,並不少於用在95%由NPE所提起的訴訟案。
  • 大約有10%~15%的案子是與「工業標準專利」(Standard-Essential Patent,SEP)相關,其餘85%~90%的案子涵蓋了各種用於行動設備的不同技術。
  • 約有5%的案子是一個專利在不同的國家提出訴訟 (Multiple Jurisdictions),其他95%是較為單純的,即只在美國單一的州發起訴訟。 

企業內部法務及IP人員在訴訟中的關鍵性角色

王柏翔認為企業內部法務或是IP人員擔任很重要的角色,但如果真的要落實到每一步都執行到很細的話,其實很不簡單,最主要是因為專利訴訟花費很高,像宏達電目前用在專利訴訟的費用每年都達上千萬美金。以下是王柏翔所提供的一些主要國家的專利訴訟費用統計:

  1. 美國專利:
    1. 地方法院:300萬 ~500萬美金
    2. US ITC:至少600萬美金起跳。
  2. 歐洲專利 (德國、荷蘭、法國、及意大利):平均60萬~150萬美金 (因為歐洲專利通常一個專利只會跑一個流程,很少會在一個案子中有2個專利,所以一個案子的花費會比美國案子來得少)。
  3. 英國專利:跟美國的NPE訴訟費用相仿,要注意的是英國律師的費用不低。
  4. 日本專利:花費與歐洲案子接近。

贏案子很重要  Cost更是關鍵

王柏翔認為企業內部法務或是IP人員面對專利訴訟時,贏案子固然很重要,但成本控制也是一個關鍵,希望能以最低的成本來解決問題。內容IP人員要負責的包括:

  • 選擇外部法律顧問
  • 選擇首席律師 (lead attorney)
  • 決定內部人員能負責多少工作,及和律師討論discovery的範圍
  • 制定和解及進行策略:決定案子什麼時候和解及往那一個方向進行。

另外,王柏翔也提到企業內部的IP人員應該在什麼地方提供外部法律顧問協助,像在E-Discovery的行動計劃部分,企業內部的IP人員必須與律師好好討論,讓他了解你公司的文件處理狀況,同時也要定義key players是誰,在什麼階段要涉入discovery程序,定義key players的時候也要盡量避免CXO級的人員被牽涉其中。最後,在專家證人的部分,也必須預先尋找,有適合的就要先訂下來,否則有可能會被對手搶走。

最後,王柏翔提出了決定和解還是繼續走下去的幾個時間點:

  1. 當案子成立被起訴的時候:你看了搜集的資料就會發現可以和對方坐下來談,因為對方過去專利訴訟已經贏了一堆,很多人也跟他和解了,那你也不用花這個律師費了。
  2. 在第一輪discovery之後:因為在第一輪discovery之後,可以看到對方在discovery方面的決心,看他有沒有決心在discovery上作很大的周旋。如果可以看出對方其實準備很充分,而且資金也很充裕,可以跟你周旋到最後,如果是這樣就可以考慮是否要坐下來跟對方談。
  3. 在Claim Construction之後:法官已對你的專利範圍作一確認,這時候你就可以跟你的律師討論,在這種情況下專利訴訟對你是有利還是不利,來決定是否和解。
  4. 在出庭之前:甚至是在出庭前一天,因雙方已被逼到極致,反而容易談出結果。

友達光電強化智財價值創造體系

友達光電長久以來,都積極的提升研發實力及專利布局,藉創造產品差異化以取得市場致勝關鍵。從成立至今,友達累積獲得的全球專利總數已達11,600件,其中99%為發明型專利。

一件新技術突破的專利,抵得過幾百件沒有真正價值的專利。友達光電智權長吳大剛表示,專利的價值來自於好的創新想法,透過縝密的規劃與申請,不僅能提供企業在競爭上做為攻擊與防守的武器,同時也能成為企業合作談判的籌碼,更能協助產品搶得市場先機。他指出「友達過去幾年在面對國際專利訴訟攻防時,展現其專利風險控管能力與靈活戰術,能與國外大廠一較高下,不僅證明友達專利的深度與強度,也顯現出友達專利價值的即戰力及整合戰力。」

吳大剛表示,友達極為重視優質專利,在技術研發階段時,便已將專利與公司營運發展做緊密的連結,並進行中長期的規劃。對智財的經營有明確目標與承諾,讓公司能夠長期投入大量資源在專利研發上,持續累積智財實力。並透過定期動態檢視專利及系統化的佈局與獎勵創新制度,打造智財價值創造體系。

另一方面,友達也已經啟動了全員性的智財教育訓練,從專利人員、研發人員至法務人員及產品行銷人員等,均須進行專利的教育訓練,提供更多的智財認知及效益評估分析。吳大剛強調,智財專利應該要積極活化,不是只有申請作為防禦使用,他說:「智財不僅可以保護公司資產,除了自己使用外,還可透過交互授權創造利潤,達到雙贏。」
對於友達在創新研發上所展現的實力,吳大剛強調,「友達在技術及專利的布局既深且廣,面對產業的激烈競爭,友達積極透過專利智慧財產權提高研發能力及技術競爭門檻,以專利權做為搶奪市場先機的利器,提升國際競爭力。」

 

註:「臺灣上市櫃企業美國專利價值50強」係資策會科法所與美國智慧資本權威機構Ocean Tomo合作分析臺灣上市櫃企業於近三年(2009年1月1日至2012年10月31日)期間取得5個以上美國專利的平均品質評比的前50強企業。

 

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