經濟部智慧財產局的102年度委託研究計畫中，其中一項 「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」，委託國家實驗研究院進行的「全球專利訴訟案件分析」報告已於去年底出爐。此報告於包含台灣在內，世界各國通訊產業廠商於近6年 (2007年1月1日起至2013年3月24日止) 內約230件的訴訟案件中，挑選了7件案例作深入剖析，是一份相當有價值的報告。此報告內容豐富，長達600多頁，在此特別整理了精華部分與北美智權報讀者分享。

此報告所探討的7件通訊產業專利訴訟案件分別為(1) Apple v.Moto、(2) InterDigital v. Nokia、(3) Rambus v. Freescale et al、(4) HTC v. Apple、(5) CSIRO v. Acer et al、(6) Linex v. HP et al及(7) Apple v. HTC (英國) 七件案例。在訪談了相關廠商的法務部門人員與外部律師，並對該案中的訴訟攻防與策略議題進行評述後，報告對台灣廠商提出了下列建議。

對台灣廠商的啟示

(1) 訴訟的定位 (Positioning)
訴訟就是一個賽局，首先要了解對手與戰場，對台灣廠商而言，釐清原告之起訴動機，要求對方提出明確的侵權主張，確認本身的產品是否確實侵害對方的權利，評估該訴訟的風險大小，都是訴訟開始階段之必要工作。

通訊產業廠商可以將專利依分為下列幾種，(1) 標準必要專利(SEPs)，並且簽署FRAND；(2) 標準必要專利(SEPs)，但沒有簽署FRAND；(3) 自然形成的標準必要專利de facto (SEPs)，像Android作業系統一樣，是產品用到的共通性技術，但並不是標準組織制定的；(4) 零組件專利；(5) 系統性專利。如對手是系統商或品牌商，打擊點可以放在集團企業內部與上游供應鍊，如發現台灣共同被告廠商都有下單原告的某個子公司，可以聯合抽單的方式來強化談判籌碼。如果系爭專利是標準相關專利，則檢視對手是否參與標準組織並已向其揭露該專利，系爭專利與標準的連結度高低，授權金計算是否合理等，公司也可以收併購其他公司專利來快速補強自己專利佈局上的弱點。

訴訟的策略與公司經營策略密不可分，因此在專利訴訟過程中，往往有3種考量，法律考量、商業考量、技術考量，而商業考量往往是最具決定性的。訴訟過程也會以商業策略或技術策略來達到法律策略的成功，比如以轉單來威脅對手進入談判，或比如購入強大的專利庫來阻嚇對手的進擊等。專利訴訟的目的很少是在贏，多半是以和解收場，因此所有的攻防幾乎都在使自方獲得最好的和解籌碼，因此在訴訟過程中則應以增加談判籌碼，製造有力的談判條件為目的。

(2) 選擇外部律師的策略
由於專利訴訟所涉及的知識領域十分廣泛，現今的趨勢多半是由不同專業分工的多個事務所組成「複核式的訴訟團隊」，由一位首席辯護律師做為律師團代表，由庭審律師、賠償律師、專利律師組成律師團。在選擇事務所上，重點不在於考量事務所大小、成本，而是會考量其過去打官司的經歷。同時，也會依案件性質不同而會選擇不同事務所 (如快速和解、產品量、或是正面對決)。通常會先找配合過的事務所，如果是新案及新事務所會以口碑、效率以及案件的先知程度為優先考慮。

在訴訟律師團朝向專業分化的趨勢下，調度外部律師群及專家證人是很重要的。廠商需懂得如何去取得國際技術市場與專業律師團的協助，在訴訟過程中採取積極抗辯的策略，提出反訴或反告。

(3) 訴訟成本管理的策略
對於每一法律訴訟案件，包括專利和非專利侵權案件，建議每家公司應設立並預留一即時性風險擔保金（contingent provision），以備相關訴訟和解或賠償方面不時之需，並降低訴訟所帶來之衝擊影響。 除了風險擔保金之外，就訴訟開銷情形做嚴格控管也是絕對必要的。相關開銷之合理數字應取決於訴訟案件本身之實質內容及變數等要素來確定。

(4) 實體攻防策略
在實體攻防策略上，報告指出以下幾點必須注意，不可或缺。

(I) 要有足夠專利存量可作為訴訟有利籌碼
在報告的7個案例研究中，發現出國際大廠在專利訴訟中，挾其龐大的經費資源與態勢，提起多起平行訴訟，包括美國地方法院國際貿易委員會，以及歐洲的英國、德國等地，每個案子都是以大量專利與權利項提告或反訴，再在過程中在逐項限縮與撤除。但要能採取此種「天羅地網」式的訴訟策略，公司本身需俱備相當的專利存量，近年來國際大廠為了增加自身專利籌碼，都積極從其他公司收購相關專利，造成了大型專利買賣交易頻繁的現象。近年來的重大的專利交易，絕大多數集中在資通訊領域相關專利，未來由於標準必要專利(SEPs) 的授權金水準有降低趨勢，許多擁有SEPs的大廠，更可能會將沒有運用的SEPs釋放至市場中，專利交易市場必然成為了各公司強化專利組合的重要來源。

(II) 權利範圍解釋是重要決戰點
美國聯邦地方法院專利訴訟程序中規定，雙方當事人必須參加法官所主持的「專利請求項範圍解釋聽證會」(亦稱「馬克曼聽證會」)，兩造雙方在聽證會上，可對專利請求項中的關鍵名詞提出有利於己方的解釋，而法官則會依法主張其認為較正確的解釋。一般而言，法官在詮釋專利請求項時，首先，應檢視內部證據(intrinsic evidence)，其中包括請求項文字本身、專利說明書和專利審查歷程。理由在於此些證據是確定系爭專利法定意義之最重要來源。法官亦可考慮採用外部證據(extrinsic evidence)，外在證據亦即不屬於專利本身及專利審查歷程之所有外來證據，例如發明人證詞及專家證詞等。在馬克曼聽證會舉行過後，法官將各方解釋載於專利範圍解釋對照表，當中將載明兩造目前仍待詮釋之申請專利範圍。倘若經過上述努力，仍存在為數頗多之具爭議性的請求項術語需要進行詮釋，法官將可制定一相關數量之上限規定。

如果法官的解釋偏向原告的解釋，則有很大機率判決被告侵權，反之，如果法官的解釋偏向被告的解釋，則有很大機率判決被告不侵權。因此，可以說專利請求項範圍解釋是訴訟最重要的攻防點。

一般情形下，專利工程師在草擬申請文件時，通常會避免寫入任何含義過廣之請求項，理由在於此舉可能會導致其涵蓋一些前案技術文獻而致使其不具可專利性；另一方面，專利工程師也會儘量避免請求項之權利範圍過於狹隘而無法充分涵蓋及保護其發明。如何在上述兩項要求之間作一適當取捨，即是對該專利工程師專業的一大挑戰。

(III) 讓對手專利無效與不可執行
訴訟是對專利品質的最佳檢驗，系爭專利之實質強度，乃取決於該專利相關系爭議題本身性質及內容為何。事前無法找到一挑戰專利有效性的最佳辦法，需依據實際情況而定。原則上美國聯邦法院與國際貿易委員會基於尊重美國專利商標局 (USPTO) 的職權，專利權人對抗之一造所提出之證據，必須明確且具說服力，法院才會接受並據以認定專利無效。由法院來訴請專利無效較困難的原因之一是陪審團制度，陪審團較易受律師影響，會認為當初一個專利經過層層審查應沒有問題，不會將一個專利由全新的眼光來檢視，造成法院較USPTO更難使專利無效的原因。對專利提起無效或不可執行一般來說有兩個時間點，一個是在訴訟前透過USPTO申訴，一個是訴訟後再提出，通常訴訟前提出專利無效或不可執行是較容易被USPTO採納的，訴訟後再提出的成功率只落在55~65%左右。相對來說，由USPTO使專利無效的機率還是較法院高，但由法院作出無效的裁決也非不無可能。

此外，一旦法律訴訟之發生可被合理預期時，相關證據維護責任隨即生效。如有一方違反前述維護責任(銷毀證據)，法院將調查該銷毀行為是否屬於惡意（in bad faith），以及是否對於訴訟另一造構成不公平影響。倘若發現前述惡意銷毀證據情事，銷毀情形又影響兩造之間公平性，則系爭專利將因不潔之手(Unclean Hands) 而不可執行。

銷毀訴訟相關證據是個很嚴重的問題，台灣廠商不可輕忽美國行政與司法體系對於美國專利法的執法力道與決心，因此對於檔案文件，包括email、文件、報告等建立安全等級與保護機制，避免訴訟時成為對手的呈堂證物。

(IV) 挑戰對方提起訴訟的資格 (standing)
在專利訴訟中具有起訴資格的包括：專利權所有人、專屬被授權方(專利權所有人必須一同列為原告)以及取得所有實質權利之被授權方。取得所有實質權利是指：

• 排他權：排他性之製造權，使用權，販賣權，要約銷售已獲准專利之發明產品。
  
• 主張侵權之權利：被授權方對於過去，當下，以及未來侵權行為之起訴權，以及決定是否不對侵權人起訴之權利。
  
• 對於轉讓或再授權他方權不作限制。

轉移上述所有3項權益，在程度上等同才於整個專利的讓與，否則僅構成授權(license) 事實。因此，是否為讓與的問題，並非取決於名稱上之自我認定(the name by which it calls itself)，而是取決於該協議條款之實質法律效力。在檢驗專利權之「所有實質權利」時，法院必須針對專利權可能涉及之所有權利義務關係加以判斷。也就是說專利權利之讓與協議是否實質構成專利讓與或僅為專利授權，其必須檢視協議當事兩造的主觀意圖與所移轉權利之實質內容為何。若被授權方缺乏所有實質權利，將不具獨立起訴資格。如果授權方並未轉移被授權方所有實質權利，即使為專屬(排他性) 授權，專利權人必須一同列為原告，被授權方才得以對他方主張專利侵權而起訴。如果授權性質為非專屬(非排他性) 授權，被授權方就不太可能提起侵權訴訟。因此，訴訟案件任何一造，甚至審理法庭本身，皆可於訴訟程序之任何時間點，其中包括上訴階段，提出原告是否具備提訴資格之議題。

(Ｖ) 挑戰NPE的美國國內產業要件 (domestic industry)
美國國際貿易委員會通常運用包括經濟面向和技術面向兩方面之分析法，來驗證相關國內產業存在之事實。為滿足國內產業存在之經濟面向，原告必須證明系爭專利保護之(產) 物品滿足三項經濟活動之任何一項：(1)廠房及設備之重大投資、(2) 勞務或資本之重大投資及(3)開發和應用目的方面之重大投資，例如工程、研發或授權活動。

專利非實施事業體 (NPE) 在ITC提告時，主要是透過第(3)項(工程、研發或授權活動)滿足國內產業存在之事實。NPE的授權活動必須滿足下述三項條件：(1)投資必須是以開發應用該系爭專利為目的；(2) 投資必須與授權活動相關；(3) 投資必須是國內性的，亦即位於美國境內。滿足上述三項條件後，委員會才能進一步評估原告所稱之投資情形是否為具有實質性（substantial）。當初美國國會在制定法規時，使用了「實質性」此一字彙，即表示了在評估原告對於系爭專利之投資規模上，並不要求類似數學般之精確性。因此在實務上法官多半採取一種彈性認定方法，儘管證據力度略顯不足，然只要相關活動及或開銷之規模夠大，仍可滿足三項要件中所述之「實質性」，然而這也造成判決結果上常出現很大的歧異。

因此，我國廠商倘若遇到以訴訟為主要商業模式的NPE，可以運用ITC新公佈的100天快審計畫，直接挑戰其美國國內產業要件，目前美國實務界認為訴訟費用被視為相關證據，但常不被視為是「實質投資」。訴訟必須與授權有關聯，因此在訴訟過程中顯示出授權的善意與努力，並有完整的授權計畫。提列訴訟費用必需是過去在該系爭專利上的累積訴訟費用，相關花費細節能夠書面明確記錄和統計，而非口頭宣稱一概略數字。如NPE所提之系爭專利是屬於某專利組合之一部份，可以要求對方提供足夠證據來證明該系爭專利的重要性，並據以進一步質疑該NPE是否具重大投資規模。

(VI) 密切觀察權利耗盡的進展
權利耗盡也是一個重要的訴訟策略，專利權人所合法授權產品而生產、使用以及銷售的專利產品及其附隨權利，將隨著這些產品首次合法進入流通領域而喪失。在專利產品販賣之後，專利權人對這些專利授權產品的專利權主張權利已經被「用盡」或者「耗盡」，而不得再主張。

過去台灣廠商接單時在產品擔保義務上完全讓步，所以下游廠商將風險成本全部轉嫁，未來廠商在接單時應利用談判技巧來取得較公平的交易條件和責任分攤，盡量運用談判限縮可能的賠償範圍，限定那些國家，何種狀況下才有賠償義務，以及在訴訟中能介入的程度有多少界定清楚。

(VII) 標準專利與FRAND 抗辯
FRAND定義之詮釋情形也具備相當主觀性。就表面意義來看，FRAND意指公司企業應依據公平及合理原則來授權他方其必要性專利，具體而言，包括訂立合理之授權條款、要求合理之權利金費用，且前述條件應平等適用於所有可能之授權對象。然而，就實際情況而言，某公司企業於一特定案例之背景環境下，對於FRAND意義之論點，以及對於當前授權條件是否符合FRAND原則之認知，可能完全不同於其他成員。如此一來，FRAND之主觀性將十分容易導致有關他方未遵守FRAND授權原則之指控及訴訟情形產生。

歐盟與美國相關機構均主張FRAND授權義務是跟隨專利權移轉，如果NPE透過購買方式取得標準專利，即應遵守FRAND規範進行授權。然而FRAND究竟是第三人利益契約，其授權很複雜，包括合理授權金、交叉授權範圍，是不是必要專利、授權後是否可再授權等議題。

台灣廠商需注意拒絕將標準必要專利授權給其他企業，或者以這些專利為由要求禁售其他企業產品時，可能會違反了反競爭法。此外，制定標準時，在知情的情況下故意隱瞞自己的相關專利，標準化之後再大肆主張其專利權，此欺瞞行為也會被追究責任。由於未來大廠可能會將沒有運用的SEPs釋放至市場中，專利授權公司(NPE)將更容易掌握SEPs，並作為提訴的籌碼，而有些專利授權公司並未加入標準組織，也未簽屬FRAND，未來NPE將如何運用手中的SEPs值得關注。我國廠商需注意歐盟與美國相關機構均主張FRAND授權義務是跟隨專利權移轉，如果NPE透過購買方式取得標準必要專利，即應遵守FRAND規範進行授權。

(VIII) 損害賠償的計算
專利訴訟案件中金錢的救濟手段(monetary remedy) 是基於專利權人之損失或侵權人透過侵權行為所獲價值來衡量。其中專利權人所失利益: 包括銷售額減少(lost sales)、預期利益減少(projected lost profits)、因侵害所導致產品價格下跌(price erosion)、商譽受損(injury to business reputation) 等。而侵權人所獲價值可以25%的大略法則，也就是賠償金總額（銷售該產品所得之淨利÷產品的銷售額）以不超過25%之該產品銷售額來計算。但若該專利只占產品之一部，或作為該產品之改良設計時，不應以「全部市場價值」為計算基礎。

因此另一種方法為合理授權金(Georgia-Pacific 15要素法) 計算法，其立論基礎在於如果侵權人從事授權協商而非侵權行為，其所獲價值便會轉換成權利金而移轉給專利權人，而損失前述權利金便構成專利權人所蒙受之損害。Georgia-Pacific案的方法主要是基於該專利發明對產品及市場需求的重要性、人們對此發明或同一行業中類似發明願意支付的授權費率、專家對此專利價值的證詞三個面向下，考量15項不同的因素來計算。此外其他重要因素包括是否存在替代性的技術手段，以及迴避設計與開發成本比較。

計算合理授權金時，以系爭專利的實質經濟貢獻為主(不含先前技術的貢獻)，計算的基礎非以一完整的產品或程序來計算，除非專利權人可以證明該專利產品的市場需求利基，乃基於系爭專利所致。先用侵權產品利潤的25%作為「假設的」協商基準，就此基準再搭配Georgia-Pacific案所提的15項因素，進行調整，最後使用分配原則，依據專利技術對產品的貢獻，來檢視合理權利金比率。

(5) 面對NPE的策略

(I) 以申請懈怠對抗專利伏擊
在InterDigital v. Nokia一案中，原告即是不斷以延續申請案、部分延續申請案等，擴大其在價值鏈上的涵蓋範圍，從元件、模組、系統到服務。待時機成熟，再根據技術規格的定義與規範，建立該項請求項範圍，作為產品侵權的舉證，對目標廠商提起侵權訴訟。

(II) 針對NPE的專利組合特性
NPE代表著未實施所持有專利之實體，按照一般意義解釋就是不製造任何產品之公司個體。該名詞基本上是一個中性而不帶任何貶抑之稱呼。被NPE控告後，無法反訴NPE，因為NPE在市場上沒有任何產品。NPE發起專利訴訟已經是美國境內最為普遍的商業活動之一，一家公司企業通常難以事先預測是否會遭致NPE控告侵權，只要在美國境內有實質獲益之公司企業，都有可能會成為NPE之下手目標。幾種常見在ITC 提起訴訟的NPE 典型包括：

• 研發機構(公司、法人) ，或稱為技術授權公司，如本次案例研究中的Rambus公司，這類公司通常投入很高的研發費用，開發技術並申請專利，再提供授權跟服務給製造商，靠授權收入來維運。公司通常擁有特定技術取向、相關性、包覆性高的專利組合，也願意投資經費在專利申請上，取得品質較好的專利。
  
  
• 獨立發明人，許多案例均是個別收不到權利金，通常與Contingency lawyer 配合，透過訴訟取得權利金或賠償金。
  
  
• 新創公司，為了阻卻競爭對手進入市場而提告。
  
  
• 專利主張事業體(Patent Assertion Entity) ，小型事業體(Small Portfolio Company) 如Saxon Innovation、Wi-Lan，以訴訟來收取權利金；大型事業體(Mass Patent Aggregator) 如Acacia、IV等，因資金充裕並瞄準那些使用該技術於產品的公司。
  
  
• 攻擊型的製造商(Offensive Production Company)，運用其未生產或授權的專利進行主張，如Motorola 、Technicolor，其專利部門作為類似NPE的角色，有一由防禦轉為攻擊的轉型(組織再造) 過程。這類公司累積大量的防禦用途、成本低、品質不一的專利。專利組合用來交叉授權、權利關係多半複雜。專利組合中只有一兩個是關鍵的，其他許多是抵稅目的而納入專利組合。

了解各類型NPE的專利組合性後，便可據以擬定針對系爭專利的攻防策略，由於NPE的訴訟案件很多，只要不是第一家被NPE控告的公司，便可以設法搭便車，透過同業或外部律師，或是利用既有之訴訟案件，快速了解該公司的系爭專利強度。

(III) 針對NPE 的需求與弱點雖然NPE所持專利及與產品相關度無法預測，在訴訟前預防NPE潛在威脅之一項辦法則是針對可能攻擊者，事先對其手中具威脅性專利進行前案文獻搜尋，也可以匿名方式向專利商標局提交相關專利之複審要求或反對意見。

一但受NPE控告侵權或已收到相關存證信函，除了要求其提出系爭專利與侵權證據外，在訴訟策略上，可依據不同的NPE訴訟行為(NPE的背景、訴訟歷史、專利組合、告過誰)，了解其強項及弱點在何處，選擇對自己有利的點進行訴訟，不用浪費金錢和資源在無謂的地方。而NPE大部分是一家公司同時起訴很多家公司，也可以考慮跟同樣被控告的對手採取合縱連橫策略

(6) 中國將是未來重要的戰場
許多企業曾經在美國打過官司，但由訴訟的趨勢來看，主戰場已從美國延燒到歐洲地區，特別是英國、德國及荷蘭法院的專利智慧財產權訴訟案件倍增，企業在進行訴訟之前，必須好好對各國的司法制度與產業生態進行研究和準備。未來可想而見，當中國的市場與法規制度成熟到一定程度，必然成為專利交易與侵權訴訟的主戰場，兩岸在產業與技術有多重競合關係，未來在專利上有許多需要合作談判的議題。

(7) 參與標準化活動的意義
目前台灣廠商在國際競爭上的處境相當艱鉅，大多數廠商由於自身專利保護的程度不高，相關專利之產品營收也低，而營收較高的廠商，例如手機品牌大廠，則經常面臨國際大廠的專利訴訟。台灣廠商無論是自創品牌或轉型品牌經營時經常遭遇極大得障礙，主要原因就是缺乏關鍵專利與高額授權金所致，如果要突破追隨者的角色，必須學習新的經營模式，從事於高成長且附加價值的創新，建立強而有力專利保護及相關專利產品之開發。瞭解標準制定的遊戲規則，其目的是先成為「玩家」，才能「圈地」，各國大廠，都積極參與國際標準制定會議，技術標準提案經多次攻防後，一旦提案進入標準，其所衍生之專利獲證後將成為「必要專利」。長期而言，若不申請加入標準組織，缺少標準專利作為手上的籌碼，難與他方抗衡。

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