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許多使用手機的消費者都願意額外付出費用，使手機有與眾不同之鈴聲。因此，全球手機鈴聲產業，曾經在2004年在創造了20億美元之市場。2007年與2008年，手機鈴聲的產業雖有消退，但在美國仍有幾億美元市場。手機鈴聲不但可做為商品，手機廠商也相繼聲請鈴聲作為商標，包括Verizon、Nokia都將預設鈴聲申請商標。依照美國聯邦商標法，聲音可以是商標權保護標的，只要非具功能性聲音且具有識別性，就具有商標保護適格性，本文將以商標為標的，討論美國專利商標上訴委員會對商標識別性之認定標準。

傳統識別性理論運用於聲音商標之修正

2007年Nokia取得預設鈴聲作為其商標。其他在美國專利商標局已經取得聲音商標，包括20世紀福斯，電影米高梅公司所登記之獅吼，都可以在美國專利商標局找到相關案例（註1）。因此，以聲音取得商標的案例不在少數，特別是娛樂業、電腦產業都有許多聲音商標。

美國商標登記號: 3288274 
(聲音檔案請點此)

傳統上，商標識別性之強弱，以文字商標產生方式與行業使用文字方式二個要件，將商標分類為獨創性、任意性、暗示性、描述性、通用性。獨創性、任意性、暗示性商標均具有先天識別性，而描述性商標必須取得後天識別性後才能註冊為商標。根據我國商標識別性審查基準，所謂獨創性商標是指:「運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，且其本身不具特定既有的含義。」。獨創性標識創作的目的，多以用來區別商品或服務的來源。但是，這種獨創性商標其識別性之概念，適用於聲音商標之識別性有其困難。因為，儘管許多聲音標誌，本身沒有特定含義，也非沿襲過去旋律與事物，其創作的目的也都是申請人用以區別商品與服務之來源，但是美國法一般認為以聲音做為標的之商標，傳統商傳統理論應有所修正，所有將聲音分為二類：（一）獨特性(unique)、差異性(different)、識別性(distinctive)；（二）一般(commonplace)性。前一類，具有先天識別性，後一類則不具識別性，因此在一般情況下，如果是一般的聲音，必須先在消費者心中建立識別商品來源之效果，也就是透過消費者使用該聲音之後，使消費者聽到聲音而能與製造商產生連結。

以Apple手機iPhone預設之鈴聲，在公開之前並無相似聲音，如果按照傳統的理論，該鈴聲具有「獨創性」符合具先天識別性鈴聲的資格，所以該鈴聲向美國專利商標局申請時，不需要拿出後天識別性的證據。但是，美國專利局如果判斷預設鈴聲沒有任何獨特性，則屬一般聲音，必須先取得識別性才可以註冊商標，因此倘Apple尚未販售iPhone，未啟動以鈴聲為中心的行銷行為，則後天識別性的證據根本還不存在，必須由Apple建立後天識別性之後，才能聲請商標之保護。然而，2009年美國商標上訴委員會在In re Vertex Group LLC 乙案（註2）中，更明確排除聲音具備識別性可能性，因此僅有在提供後天識別性的證據才能申請註冊，更大大顛覆傳統商標識別性認定標準。隨後在Nextel Communications v. Motorola, Inc.（註3），以及2013年在In re Powermat Inc.（註4）, 商標訴訟暨訴願委員會（TTAB）再次Powermat案件，均提到聲音不具先天識別性。

 聲音商標適格性

聲音被註冊商標，必須不能具有功能性，且具有識別性。對於所謂功能性之適用，有兩種情況：1.事實上與2.法理上的功能性。所謂事實上的功能性是指該特徵在一般普遍感知或使用上層面具有功能性。所謂法理上的功能性是指該特徵具有功能或是有經濟之效用。在美國商標法上，具有事實功能的特色，仍可能受到商標保護，因為該保護不會阻礙競爭，但如果具有法理功能的特徵，則不能受到商標保護，因為如此作為會阻礙競爭。美國商標案件中，有關商標功能性理論應用在聲音商標，在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D MichiganInc.（註5）一案中有深入之討論。在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. 中，Kawasaki對Harley-Davidson申請摩托車引擎的聲音做為商標提出異議。在Harley-Davidson 申請案中，描述該聲音商標為摩托車排氣管聲音的組成。法院認為必須是否該聲音商標之申請，應考慮該聲音具有馬達聲音特色、是否其他製造商把馬達以同樣方式組合，則同樣的聲音也會產生。TTAB在該案中，並無實質解決該功能性的問題，但是主張應考慮核准Harley-Davidson申請摩托車引擎的聲音做為商標，是否將排除製造商使用該摩托車引擎之組合。因此，在本案TTAB認為聲音可能具有功能性，於核准商標時也應注意是否有功能性之問題。

1947年美國國家廣播公司，申請聲音商標來保護三響音階，但直到1978年TTAB才表示該聲音獲得保護。在In re General Electric Broadcasting Co.（註6）中，TTAB肯認聲音可以做為商標申請標的：「聲音標誌取決於聽眾的聽覺認知，聲音本身可能不過有如白駒過隙，當然聲音也可能本質上具有差別性或獨特，足以喚起聽眾的心靈潛在意識或是喚起聽眾對於某一來源與事件相關聯（註7）。」

在In re General Electric Broadcasting Co.中，TTAB檢視了廣播台對定期船鈴鳴響聲音申請註冊之適格性，TTAB認為商標的標的並無要求必須以圖像形式呈現，因此一聲音要能夠指示來源，縱使無法以圖像表達仍具有商標適格性。General Electric 案中，TTAB認為船鈴鳴響並不具有先天識別性，因為該聲音為一普遍聲音，與其他船隻鳴響聲音相似，因此，不具聲音識別性，要求申請人在註冊該商標時需要提出後天識別性的證據。

TTAB相關有關機械音不具識別性之相關見解

識別性在聲音商標審查中一直扮演著重要的角色，1978年General Electric，TTAB對於聲音識別性與適格性意見，一直拘束TTAB和聯邦法院。在General Electric案中，聲音商標識別性強弱不同於傳統商標識別性之理論而被分為二類，其一為一般聲音，其二為具先天識別性聲音。一般聲音需要提供後天識別性的證據，但如果被認定為先天識別性的聲音則無須再提供識別性之證據。因此，當法律或商標局如果認定聲音為一般聲音，例如，在Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours, Inc（註8）.一案，法院裁定鴨子的叫聲為一般聲音，因為該聲音為一般大眾知悉，因此，鴨子的叫聲不具有先天識別性，所以在提出商標註冊時仍需要有後天識別性的證據。在Ride the Ducks LLC 乙案登記註冊就是一般鴨子叫聲，難以稱上有任何創作可言，然而機械音並非自然界具有聲音，是否可以排除先天識別性之適用？一直以賴TTAB並無明確標準，直到2009年Vertex Group才有較確定見解。

In re Vertex Group LLC見解

2009年Vertex Group 這個案件引起美國實務人士的討論，主要是因為美國商標上訴委員會(TTAB)，提出一個聲音商標申請限制。TTTB認為如果聲音是由產品正常操作下所發出的聲音，那麼所發出的聲音為不具先天識別性的商標，申請人必須提出已經建立第二重意義的證據之後，才能申請商標保護。

本案Vertex Group是以 “AmberWatch”的聲音來申請商標保護，因為商標局駁回聲請，因而駁回處分提出上訴。TTAB 審理時，發現Vertex Group公司是以給小孩使用的一組合式手錶與個人警報器來開發AmberWatch，這樣的設計本是為了幫助家長保護小孩免於綁架或是其他犯罪。因此，該手錶主要功能在於可以發出115分貝訊號，Vertex Group並主張這樣的訊號，在超過一個足球範圍的距離之內都可以聽到。

Vertex Group的商標申請案，包括兩個不同商標註冊申請，二個申請都與警報器的聲音有關。其一為小孩手鐲的個人安全警報器，用來阻遏和預防小孩綁架。其二為個人安全警報器。兩個申請案中也都說明商品具有識別性，Vertex Group並表明在交易上使用該商標之意圖。但是審查官拒絕這兩項申請，審查官認為Vertex Group的商標申請案，欠缺具備商標功能之基礎，因為所申請為數個單音，不足以具有識別性。

TTAB就Vertex Group的申請案加以審理後，TTAB仍然駁回其上訴。在Vertex Group案中，TTAB再度重申聲音商標能作為商標之標的。但是在判斷商標識別性時，TTAB遵守General Electric’s 對於一般聲音和具先天識別性聲音的區別的標準。TTAB主張，如果屬於一般聲音必須要提出擁有後天識別性之證據，如果是先天識別性的聲音則不須提出後天識別性的證據，必須證明該聲音可以指示出某一特定產品或服務。TTAB進一步指出，申請案是以產品在通常運作下發出的聲音作為標的，以提出該商品之商標註冊，那麼只有提出後天識別性的證據，才可獲得註冊之保護。所謂「以產品通常運作產生的聲音作為該商品商標的的產品」，TTAB也提供相關案例：包括鬧鐘、其他含有聲音警報和訊號的裝置、電話、警報產品都屬這類產品。如果被納入此類產品，仍以機械音作為標的，必須提供後天識別性的證明。TTAB把此新認定標準適用在Vertex Group的申請案上，因而確認商標局駁回商標申請之處分。

Nextel Communications v. Motorola, Inc.案例

2009年在Nextel Communications v. Motorola, Inc.，TTAB再對對於機械音商標問題進行審理，TTAB指出Motorola以電子線性調頻聲音(electronic chirp)作為手機商品商標的標的進行註冊申請，但是使用手機消費者本來就預期手機類商品會一種發出聲音商品，因此如同TTTB在Vertex Group案件所建立之標準:「在正常操作下會發出聲音的機具，機械音不具先天識別性。」Motorola以機器音申請聲音商標必須先具備商標後先識別性才能註冊。

Nextel Communications v. Motorola, Inc.乙案，起因於2003年4月，Motorola向商標局申請註冊蟲鳥叫聲為聲音商標，申請案中描述該聲音如同一電子蟲鳥鳴聲，並由24毫秒節奏、1800頻率組成，將使用在手機或是雙向無線電。Motorola並主張其在1996年4月第一次使用該聲音。Nextel則基於兩個理由反對該註冊，主張Motorola並未在一般商業交易習慣下使用該蟲鳥鳴聲為商標，以及該蟲鳥鳴聲不具有先天識別性，且無後天識別性。

TTAB於本案確認Vertex Group所建立標準，因此維持商標局駁回Motorola的申請。Motorola雖主張該商標具有先天識別性，但是TTAB審理後並判定：該蟲鳥鳴聲已經與手機的使用本身產生連結關係，因此不具先天識別性。Nextel Communications案，TTAB不但重述Vertex Group判斷的標準，並且再度確認是用Vertex Group所建立判斷標準的產品類別，包括手機，以及器具本身可發出聲音，都落入一般使用方式下發出聲音的商品種類。因此，在Vertex Group判斷標準，手機發出的該聲音不具備先天識別性，且唯有在出示後天識別性證據的情況下才能得到保護。

科技業的發展與產品的多樣性，使得可作為智慧財產權保護的標的越來越多，產業為使其產品得到完善的保護，並且避免其他競爭對手的仿冒，自產品的創新到產品特色，善用智慧財產權保護策略，結合不同智慧財產權特性加以保護產品。在政策上，各國商標保護，雖然朝向放寬各種標的適格性，但是仍以不公平競爭作為檢核點。在商標保護領域，具有識別性的標誌除非具有功能性，否則可申請為商標。因此過去不被承認之「單一顏色」、「產品包裝」、「商品概念店室內裝潢」、「氣味」、「嗅覺」、「聲音」、「美術著作物」等標的，各國主管機關都明示或默示其得以商標保護，但強調必須取得後天識別性之門檻。整體而言，在開放商標註冊標的同時，主管機關更著重「功能性」之審查、與後天識別性之建立。

備註

1. http://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples
2. 89 USPQ2d 1694 (TTAB 2009)
3. 91 USPQ2d 1393 (TTAB 2009)
4. 105 USPQ2d 1789 (TTAB 2013)
5. Kawasaki Motors Corp. v. H-D Michigan, Inc., 43 U.S.P.Q.2d 1521 (T.T.A.B. 1997)
6. 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978)
7. It states that :「A sound mark depends upon aural perception of the listener which may be as fleeting as the sound itself unless, of course, the sound is so inherently different or distinctive that it attaches to the subliminal mind of the listener to be awakened when heard and to be associated with the source or event with which it is struck.」
8. Ride the Ducks, LLC v. Duck Boat Tours Inc., 75 U.S.P.Q 2d (E.D. Pa. 2005)

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