美國專利法沒有規定「共同侵權」（joint infringement）的條文，美國法院過去認為，共同侵權可以適用專利法第271條(a)的直接侵權規定，但受到嚴格限制，必須雙方有控制或指示關係方可構成。但2015年聯邦巡迴上訴法院在Akamai案中，放寬了此一嚴格的限制，在軟體方法專利下由不同行為人共同完成各步驟的共同侵權，有更多機會適用第271條(a)的直接侵權。而2016年聯邦巡迴上訴法院的Mankes v. Vivid Seats Ltd.案，再次肯定這點。

美國沒有共同侵權規定

美國專利法雖然規定了間接侵權中的引誘侵權與輔助侵權，卻沒有規定共同侵權（joint infringement）這種類型。美國法院過去認為，共同侵權的類型，可以適用第271條(a)的直接侵權的規定。但畢竟第271條(a)中並沒有寫到「共同侵權」這個字眼，其規定乃是「任何人…」，因此，美國法院要將共同侵權行為適用到第271條(a)，有其嚴格的限制。

早期的法院將共同侵權適用在第271條(a)時，對二個共同侵權人間存在的關係，乃要求較寬鬆的關係，例如採取「參加和合併行為」（participation and combined action）或「某些連結」（some connection）標準。亦即，二個共同侵權人，只要是共同完成一個完整的侵害行為，兩者間只要有輕微的關係，就可適用第271條(a)款。然而，2007年時，美國聯邦巡迴上訴法院於BMC Resources v. Paymentech, L.P案[1]中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體規則」（single-entity rule）。該判決也說明，二個以上的實體共同完成一個侵權行為時，必須這些行為都可歸咎於其中一個單一實體，才可適用第271條(a)規定認定其構成侵權。法院指出，必須其中一個參與者，控制或指示（control or direction）其他人完成其他的專利之方法步驟。

2015年Akamai案放寬共同侵權標準

2015年的代表案例Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案，該案一樣涉及共同侵權問題。最早在2012年的聯邦巡迴上訴法院判決Akamai案時，認為要適用第271條(a)的共同侵權有所困難，而改用美國專利法第271條(b)的「引誘侵權」，認為被告Limelight做完了前面大部分步驟，並引誘後人執行最後一個步驟，而構成引誘侵權[2]。

但該案於2014年上訴到最高法院後，最高法院卻認為，要構成引誘侵權，一定要有一個人負直接侵權責任，而在方法專利共同侵權行為中，沒有任何一個人做完所有的步驟，故沒有人負直接侵權責任，當然也沒有人要負引誘侵權責任[3]。

該案發回巡迴上訴法院後，2015年，聯邦上訴法院小組法庭再次做出判決[4]，認為Limelight仍然不負直接侵權責任。其認為，因為被告Limelight並沒有控制或指示（direct or control）其客戶完成後續步驟，其客戶也不是Limelight的代理人，故Limelight和其客戶並不構成「共同的事業」（joint enterprise）[5]。但三個月後，聯邦巡迴上訴法院全院審理（en banc），做出判決，推翻了前面小組法庭的判決[6]， 法院放寬了用第271條(a)處理共同侵權的嚴格限制。

全院判決認為，如果雙方可構成共同事業，當然可以適用第271條(a)直接侵權。此外，下述情形亦可適用第271條(a)：

另外，判決還說：「未來若出現其他情形，可認為其他人對方法步驟的執行，可歸諸於某一人的責任時，亦可適用第271條(a)。」亦即，是否可將其他人的行為歸諸於某一人，要視不同事實而定[8]。

2016年Mankes v. Vivid Seats Ltd.案

Robert Mankes先生擁有美國專利號第6,477,503號專利，其描述了一個管理訂票或訂貨系統的方法，該系統將其庫存貨物區為分本地的伺服器，以及遠端的網路伺服器。2013年10月，Mankes先生在北卡羅來納州北區地區法院控告Vivid Seats公司和Fandango公司，主張該公司以網路為主的訂票系統運作，搭配電影院和其他娛樂場所的本地訂票系統，侵害了'503號專利。也就是說，其主張被告Vivid Seats公司和Fandango公司只執行了部分方法專利的步驟，剩餘的步驟則是由地方的電影院執行。

圖一、Vivid Seats公司官網示意圖

圖片來源：http://www.vividseats.com/theatre/hamilton-tickets.html網站畫面截圖

由於沒有任何一個人執行了系爭方法專利的所有步驟，因此，其乃是典型的「共同侵權問題」（divided infringement）[9]。

一審時，地區法院認為，當時若要用第271條(a)來處理共同侵權，必須採「單一實體規則」（single-entity rule），故認為被告Vivid Seats和Fandango並不構成共同侵權。Mankes先生因而上訴到聯邦巡迴上訴法院[10]。但在上訴之後，聯邦巡迴上訴法院做出了前述2015年Akamai案的全院判決，放寬了共同侵權的要件。

本案系爭方法專利請求項第1項中，共有(a)(b)(c)....(j)十項步驟。而被告Vivid Seats 和Fandango因營運一個線上售票系統，並將資訊傳達到地方的庫存持有者，執行了其中 (b)、(e)到(g)、(j)等五項步驟。剩下的(a)、(c)-(d)、(h)-(i)五個步驟，則是由地方的電影院執行。本案中，被告負責網路事業，並和地方的電影院合作共同執行所有的步驟，彼此交易讓整個訂票系統能夠運作。有爭議的地方在於，在舊的單一實體規則下，地方電影院的行為，是否可歸咎到被告Vivid Seats和Fandango身上[11]？

地方法院之所以判決被告Vivid Seats和Fandango不負第271條(a)下的共同侵權責任，是認定地方電影院並非被告代理人，也並非因被告的要求才執行這些步驟[12]。但是，聯邦上訴巡迴法院認為，因為共同侵權的標準已經改變，所以，就算地方電影院並非被告代理人，也非因被告要求執行該步驟，但仍然可能構成第271條(a)下的共同侵權[13]。由於對於共同侵權責任的標準已經放寬，所以聯邦巡迴上訴法院認為，其有權撤銷地方法院原判決，而要求根據新標準重審[14]。

是否構成共同侵權發回地院認定

聯邦巡迴上訴法院指出，他們並不直接認定，本案中到底有沒有構成共同侵權。不過，法院指出幾個特殊的事實。

法院指出，因為2015年的Akamai 案全院判決中，提到一種「限制參與活動」（conditions participation）的類型，因此，地方法院應可以參考相關事實，判斷是否符合這種類型，或是其他可能構成共同侵權的類型[15]。

但該如何針認定本案的具體事實，以及是否可能構成放寬的共同侵權行為，則都應交由地方法院認定。最後聯邦巡迴上訴法院將原判決撤銷，並發回地區法院重審[16]。

備註

1. BMC Resources v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).
2. Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012).
3. Limelight Networks, Inc.v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014).
4. Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed.Cir.2015).
5. Id. at 914–15.
6. Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed.Cir.2015) (en banc).
7. id. at 1023.
8. Id. at 1023.
9. Mankes v. Vivid Seats Ltd. 1613280 , at 1 (Fed.Cir., 2016).
10. Id. at 2.
11. Id. at 6.
12. Id. at 6.
13. Id. at 7.
14. Id. at 7.
15. Id. at 7.
16. Id. at 8.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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