對於專利範圍之解釋，美國專利局（USPTO）在審理專利申請階段，會適用合理最廣的解釋範圍；而當利害關係人或任何人對專利提出再審查程序或美國專利法修法後的複審程序時，專利上訴委員（PTAB）會適用審查階段標準，也就是適用合理最廣解釋，使專利範圍達到最廣，並利用這樣的角度檢驗先期技術是否也經揭露申請專利。本文將以軟體專利為例討論在Facebook, Inc., v. Pragmatus AV, LLC專利再審查程序專利範圍解釋標準之適用。

訴訟歷程

Facebook, Inc., v. Pragmatus AV, LLC[1]乙案係Facebook對專利初審暨上訴委員會（以下簡稱PTAB）在第三方複審程序（Inter Partes Reexamination）中審理美國專利第7421470（以下簡稱470號專利）與7433921號（以下簡稱921號專利）的決定不服而提起上訴，因PTAB錯誤解釋相關的請求項範圍，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決廢棄原訴願決定，併發回重審。

上述二個專利的說明書內容相當近似，也有相似的請求項（470專利是方法請求項，而921專利是系統請求項）。該二專利與簡化使用者與電腦網絡的即時通訊功能有關。所有專利的獨立項，包括470專利的第1、16、29、43項與921專利第1、13、25項，皆與提供其他用戶的識別碼名單給第一用戶，並允許第一用戶自該名單選擇一個第二用戶的識別碼，並透過第二用戶通訊裝置的地址訊息建立兩位用戶間的通訊管道有關。

Facebook提出三份先前技藝的文獻，主張系爭二專利為先前可預期（無新穎性）或顯而易見（無進步性）。但在IPR程序中，專利審查官認為該三份先前技藝文獻並未揭露「維持第一聯繫（maintaining a first association）」的專利範圍，特別是先前技藝並未揭露專利範圍中「第一通訊裝置的地址資訊（addressing information of a first communication device）」為第一聯繫的一部份。因此，PTAB仍然認為所有的請求項皆具備專利性，其理由在於在IPR程序中，由於PTAB將「addressing information of the device」一詞解釋成「通訊裝置的物理位置」，而在Facebook所提供先前技藝文獻中所謂的「地址資訊（addressing information）」並非第一通訊裝置的「物理位置（physical location）」，因此並無先前技藝文獻揭露「維持第一關係（maintaining a first association）」的專利範圍。

Facebook針對IPR程序中，對於「第一通訊裝置的地址資訊（addressing information of a first communication device）」的解釋有疑義，向CAFC上訴。

聯邦法院審理PTAB請求項解釋方式

對於本案，CAFC再次揭櫫當專利進入IPR程序後，PTAB解釋專利範圍標準時有二件前案可依循。於再審程序中，如果專利尚未過期，則適用In In re Icon Health & Fitness, Inc.案件中所建立之標準。依照Phillips v. AWH Corp案件所建立之基準[2]，於再審查時，如原審查程序一般，PTAB應配合專利說明書，對於尚未過期專利給予請求項最合理最寬廣範圍（broadest reasonable construction consistent with the specification），而對於專利已經逾期，則依照該領域技藝之人標準架構請求項表面一般性解釋。CAFC針對再審程序中請求項解釋與有效性(given their plain and ordinary meaning as construed by someone having skill in the art)，有如下分析：

Ⅰ.請求項解釋

CAFC審理本案時，發現於複審程序中，本案專利尚未過期，因此認為PTAB於採用Phillips案解釋專利範圍，應該適用最合理寬廣解釋標準。CAFC發現系爭專利的說明書中或審查歷程中並未有任何否認請求項用語的所有範圍之情形。專利權人也並未定義「addressing information」一詞（遑論更完整的「addressing information of the device」）。相反地，說明書支持字面意義解釋。舉例而言，系爭二專利的發明摘要與概述中，描述要搜尋第二用戶的地址訊息，以在第一與第二用戶各自的通訊裝置間建立連結。其並未將所謂的地址資訊限制為物理位置，或在該詞語的字面意義外另行施加任何限制。

事實上，除了請求項，該專利說明書並未提到「addressing information of the device」一詞。其描述「addressing information of a ……user」，係以電子信箱作為例示。而如例示所言，「用戶」的地址資訊並非該用戶或該用戶的裝置的物理位置。

專利說明書確實描述裝置的「位置資訊（location information）」，且該「位置資訊」亦為被儲存的「服務紀錄」的一部分。然而，說明書內容並不支持將「裝置的地址資訊（addressing information of the device）」限縮至一個「物理位置」，也不將「位置資訊」描述成「地址資訊」。因此，即使說明書不知何故將「位置資訊」限縮成一個「物理位置」，說明書也未將「地址資訊」限縮至相同範圍。

基於以上理由，CAFC認為，即便說明書中對於位置資訊限制為物理位置，但不應該造成專利請求項之限縮；所以本案爭執專利請求項中「裝置的地址資訊」，其正確的解釋應為「特定於該裝置的資訊，其有助於裝置的通訊功能」，而無物理位置之限制。鑒於系爭專利現已逾期，在適用Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005) 乙案揭示的請求項解釋架構後，CAFC達成結論：PTAB的解釋，造成將專利範圍限縮至裝置的物理位置，較本院之解釋更窄。對請求項用語的合理最擴張解釋必須與Phillips案標準之解釋相同或更廣，但不應更窄。因此PTAB的解釋顯非適用合理最擴張解釋原則。

Ⅱ.有效性

CAFC認為，由於PTAB基於錯誤的解釋去分析系爭請求項與先前技藝，因此廢棄原訴願決定，併發回重新審理系爭請求項之有效性。

小結

在專利審理過程中，審查員於證明專利不符合專利要件後，可駁回專利申請，因此對於專利請求項最廣的解釋，亦即將專利範圍做最大之解釋。因此，在審理過程中容易使專利申請範圍被先期技術所揭露，使據以申請專利無法通過專利保護要件檢驗，應而無法取得專利。反之，在專利侵權訴訟中，CAFC對於專利請求項解釋則採取不同標準，理由是當專利取得後，給予專利有效的推定效果，為了使專利為有效性解釋，對於專利採較窄的解釋標準。

專利範圍解釋標準在專利局程序與法院採取不同標準，已經行之有年，然而，在2012年美國專利法修正後，對於專利範圍解釋是否仍有二套標準，開始有不同意見。2016年美國最高法院同意接受Cuozzo Speed Technologies v. Lee上訴，本案將是美國最高法院第一次處理美國專利修法後，專利核發後行政程序中專利請求項範圍解釋標準之適用爭議，預期本件案件將可釐清專利請求項標準適用之問題。

備註

1. FACEBOOK, INC. v. PRAGMATUS AV, LLC , No. 13-1350 (Fed. Cir. 2014)
2. 415 F.3d 1303（Fed.Cir.2005）

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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