美國專利法第271條(f)打破專利屬地主義，擴大專利法保護，針對出口到海外的行為，亦認為構成美國的專利侵權。專利法第271條(f)(1)，可稱為海外之引誘侵權規定。不過，這一條文所禁止的海外引誘侵權，最近在美國2014年的Promega Corp. v. Life Technologies Corp.案中，引起適用要件上的爭議。爭議點有二：首先是所謂的「引誘」，是否指輸出到海外必須有一個第三方存在？其次是所謂的實質部分元件，是否必須包含二個以上元件？

海外引誘侵權

專利採取全要件原則，倘若侵權人製造了所有侵權元件，但在國內並不組裝，而刻意到輸出海外組裝，基於專利屬地主義，原則上無法禁止侵權人此種行為。美國最高法院1972年的Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案[1]明確指出，第271條(a)只適用於「美國境內」之侵害行為。因此，美國國會在1984年修法，新增專利法第271條(f)，以解決這種在美國境內只生產零件，卻運送到海外組裝的這個漏洞。

案件事實

本案的專利權人是Promega 公司，其擁有關於DNA短縱列重複序列（STR）基因座複合擴增（multiplex amplification of STR loci）的發明。其中四個是Promega 擁有的專利，另外一個則是得到Tautz專屬授權的專利（簡稱Tautz專利）[4]。

案前四個專利被宣告無效，最後一個Tautz專利是本案的關鍵。該專利的請求項針對的是一個STR基因座檢測，包括了下數幾個部分：(1)a mixture of primers，(2) a polymerizing enzyme such as Taq polymerase，(3) nucleotides for forming replicated strands of DN; (4) a buffer solution for the amplification，(5) control DNA[5]。

本案的被告是LifeTech公司，系爭產品的基因檢測試劑，包含1. a primer mix，2.聚合脢連鎖反應PCR reaction mix， 3.a buffer solution，4. control DNA，和5.聚合酶 (Taq )，其為聚合酶連鎖反應擴增的必要元素[6]。被告LifeTech只在美國境內製造此一Taq聚合酶，然後將此元件輸出到英國的工廠，加上其他元件，組成基因檢測試劑，然後銷售到美國以外的全球市場[7]。

被告LifeTech 承認，其在美國銷售系爭試劑，會構成美國專利法第271條(a)的侵權。但是在一審時，陪審團卻根據美國專利法第271條(f)(1)，認為被告LifeTech在全球的銷售，造成原告Promega的利益損失，而裁決給予賠償。

一審法官認為必須輸出二個以上元件

但陪審團裁決後，一審法院卻根據法律自為裁判，推翻陪審團裁決，認為原告Promega並沒有就是否違反第271條(f)(1)，盡到舉證責任[8]。

一審法官認為，第一，第271條(f)(1)的要件，必須有一個第三方或另一方，「積極引起將元件組成」（actively induce the combination of components），但本案中並沒有任何第三方參與LifeTech系爭產品的組合。第二，法條中所謂的「元件的實質部分」（substantial portion of the components）要求至少在美國需提供二個元件，但LifeTech只從美國出口到海外一項元件[9]。本案上訴到聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院推翻一審的自為判決。

並不需要海外為第三人

第271條(f)(1)有爭議的第一個要件，條文中「積極地引誘該元件之組裝」（to actively induce the combination） ，是否所引誘的一定是某個第三方，還是只要有明確意圖想要元件在海外組裝？聯邦巡迴上訴法院認為，並不需要被引誘的是第三方[10]。

法院承認，一般而言，所謂的引誘（induce），通常是指一個人去說服或影響另一個人。但是，引誘也可能是廣義地包含「引起、造成」的意思。被引誘的，可以是人，也可以是一件事情。如果美國國會當初想講的是引誘另一個人，條文上明寫就好，但條文上寫的是引起「發明元件的組裝」，所以指的是引起某件事[11]。而且，從美國國會當初之所以要制訂第271條(f)，是為了解決Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案的[12]漏洞，該案廠商不在美國境內完成組裝，而到海外組裝。因而美國國會才修法增加此一類型。故關心的是提供元件到海外的行為，但不關心到海外是否由另一人或第三人組裝[13]。

發明的實質部分元件未必要二個元件以上

就法條的第二個要件，何謂「發明的全部或實質部分的元件（substantial portion）」，是否一定要從美國提供二個以上的元件，才屬於實質部分元件？聯邦巡迴上訴法院認為，某些情況下，只要在美國提供海外一個以上的元件即可滿足[14]。

首先，法院指出，所謂的實質（substantial）在字典上的意思是指「重要的」、「必要的」。至於所謂「部分」（portion）的定義，只要是一個整體的其中一部分即可，在量上並沒有限制一定要達到特定的量。因此，一般對實質部分的理解，就是一個重要或必要的原則，就可能是所謂的發明的實質部分元件[15]。

被告LifeTech主張，在第271條(f)(1)提到多次元件，都是使用複數（components），但法院認為，第一次提到是因為「提供全部或實質部分元件」，因為有「全部」，所以要用複數，至於後面提到時，則是指將元件組裝，並非強調最初提供的是哪些元件。所以，並沒有限制提供的元件一定要是二個以上元件。[16]

另外，LifeTech比較第271條(f)(1)的海外引誘侵權和第271條(f)(2)的海外幫助侵權，認為第271條(f)(2)中提到元件時，都是用單數形式，但法院認為，因為條文寫的是「任何元件」（any component），且強調的是所提供的元件是不是為了特定發明所製造的[17]。

上訴法院強調，第271條(f)(1)下，只提供一個元件，就有機會構成，但必須該元件構成「實質部分」，也就是是否是重要的或必要的。而上訴法院認為，本案中的LifeTech 從美國提供的Taq 聚合酶，確實是系爭產品的「實質部分」[18]。

最後，聯邦巡迴上訴法院就海外引誘侵權部分，認為被告LifeTech的行為，雖然只在美國境內製造Taq聚合酶，並輸出到英國，搭配在英國製造的其他元件，加以組裝，故構成了美國專利法第271條(f)(1)的侵權。

備註

1. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).
2. 35 U.S.C. § 271(f)(1)(“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”).
3. Promega Corp. v. Life Technologies Corp., 773 F.3d 1338 (2014).
4. Id. at 1342.
5. Id. at 1343.
6. Id. at 1350.
7. Id. at 1350.
8. Id. at 1351.
9. Promega Corp. v. Max–Planck–Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V., No. 10–cv–0281–bbc, ECF No. 684, slip op. at 1343–49 (W.D.Wis. Sept. 13, 2012).
10. Promega Corp. v. Life Technologies Corp., 773 F.3d at 1351.
11. Id. at 1351-52.
12. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).
13. Promega Corp. v. Life Technologies Corp., 773 F.3d at 1352.
14. Id. at 1353.
15. Id. at 1353.
16. Id at 1354.
17. Id. at 1354.
18. Id. at 1356.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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