針對解决外觀設計專利解釋專利申請範圍的問題，美國聯邦上訴巡迴法院（上訴法院）推翻了一審法院的解釋，發現一審法院沒有考慮到設計的整體裝飾。Sport Dimension, Inc. v. The Coleman Company, Inc., 案件編號 15-1553 (Fed. Cir., Apr. 19, 2016) (Moore, J)。

本案涉及個人救生裝置的外觀設計專利。一審法院判定Coleman的救生裝置，其中設計元素包括臂章和軀幹的錐形固定功能，是目前個人救生裝置中的最佳設計。一審法院根據Coleman同時申請相關救生裝置的實用功能專利，確定臂章和軀體的錐形固定是具有功能性元素。由於一審法院認定元素是功能性的，因此將臂章和側軀幹錐形固定設計這兩個元素從外觀設計專利中之專利申請範圍取消。於是Coleman提出上訴。

援引Ethicon一案案例，解釋說，從外觀設計專利中取消結構性元素是不恰當的，即使該元素也提供了一些功能性的目的。上訴法院認為一審法院這種解釋設計專利專利申請範圍遠離了已建立的法律框架。上訴法院解釋說，外觀設計專利是保護設計的整體裝飾，而不是個別元素的集合。上訴法院認爲，一審法院從外觀設計專利的專利申請範圍內取消特定的結構元素，已不當的將一個涵蓋整個裝飾的設計轉變成一個只涵蓋個別元素的專利申請範圍。

上訴法院隨後分析了Coleman的個人救生裝置的總體設計，包括被一審法院忽視的功能，確定該設計是非常簡單的，沒有什麽裝飾的。上訴法院同意，臂章和軀幹錐形固定的功能確實是功能性的，所以在評斷是否侵權時，事實認定者不應該集中在這些元素的特殊設計，而應該專注於這些元素有助設計的整體裝飾。在此案，因爲整體設計包含有許多功能性元素和簡單的整體裝飾，上訴法院的結論是，對Coleman設計整體的專利申請範圍相對的狹窄，因此要求一審法院在此案在正確的訴求解釋下要求重審是否侵權。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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