美國最高法院在2014年Alice Corp. Pty Ltd. v. CLS Bank Int’l乙案中，重申「抽象概念」、「自然法則」，不具專利適格性之意旨。並指出利用電腦執行抽象概念，倘僅把電腦作為一種工具，無創新的應用，則專利標的不具適格性。雖然Alice案並未定義抽象概念，但是最高法院提出以Mayo Collaborative Servs. vs Prometheus Labs., Inc.乙案中所建立的二階段分析架構，處理涉及抽象觀念之標的，如何判斷具專利適格性與專利不適格性。

此一判決一出爐，許多人對於軟體取得專利的看法趨於悲觀。爾後，聯邦巡迴上訴法院(簡稱CAFC)也確實宣告許多軟體專利無效，僅有2014年DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.一案，CAFC判決DDR軟體專利具有專利適格性。2016年Enfish, LLC v. Microsoft Corp案，是繼Alice案後，第二件軟體專利被CAFC判定專利適格之案件，其判決理由與專利請求性之分析，對於軟體專利適格性之判斷具有重有意義。本文將摘要分析Enfish案對於美國軟體專利適格性判斷之影響，以作為國內發明人申請美國軟體專利參考。

演算法專利適格性之突破

電腦科技產業的發展，仰賴電腦硬體設備與電腦軟體兩個方面的進展，這兩部分都可訴求專利保護。美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」。因此，硬體設備只要符合新穎性、非顯而易見性、實用性，取得專利並無爭議。而有關電腦軟體，由於經常以方法專利呈現，且涉及數學演算法，以及抽象概念，因此是否可以專利權保護，一直以來存在有許多爭議，因為專利法並沒有排除軟體不能取得專利。

1950到1960年代初期，隨著電腦產業的成長，企業申請電腦相關專利的案件量也大為提高，然而當時，美國專利商標局（USPTO）與美國法院，基本上對於軟體申請專利採取否定的立場[1]。早期軟體專利的適格性之爭議，係以數學演算法為是否具專利適格性為主要爭議，代表案件例如1972年美國最高法院審理的Gattschalk vs Benson專利訴訟案。[2]

Benson案的法院，否定軟體的可專利性，但受到美國著名專利學者Donald Chisum的嚴厲批評，Chisum認為美國最高法院在該案，將數學演算與自然界產物與自然法則等同視為不可專利之類別，有論理分析與規範的問題；Chisum進一步提到，站在專利保護政策上，應該將數學演算作為可專利之標的。

1981年美國最高法院審理Diamond v. Diehr[3]專利訴訟案，是Benson案後，最高法院首度承認軟體發明，可取得專利權。Diamond案的專利，是以軟體在硬體設備

上運作，以控制固化橡膠的生產程序。本案為1980年代軟體專利申请案帶來了曙光，因為，當時的軟體程式相當程度都與特定的硬體運作有關。本案將自然法則、自然現象與抽象概念三個類別，排除可為專利之標的，[4]並認為演算方法僅有在構成純然的抽象概念才不具可專利性。[5]其後，1994年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Alappat案中，將演算方法分為單純的抽象概念與抽象概念之應用，而有實用性、具體、與有形的(useful, concrete, and tangible)結果，則屬於可專利性[6]。法院認為由電腦程式以執行發明，並不足以單獨支持標的不可專利性。且當電腦程式引導電腦執行特定功能，將創造新的機械(a new machine)[7]。美國著名專利學者Mark A Lemley，認為本案對於專利適格性分析奠定重要基礎，他認為專利的適格性判斷，不應著重方法、器械、生產、物之組成等四個機械性分類，應該回歸到專利法第101條專利保護要件，也就是是否具有實用性、新穎性與進步性[8]。

實用性、具體、與有形的結果非判斷可專利性之唯一標準

1998年聯邦法院審理State Street Bank & Trust Co. v. Singature Fin. Group Inc.[9]，採用machine-or-transformation test(機械轉換測試法)判斷演算法是否具有專利性。換言之，軟體專利發明人，可以表明軟體專利標的與特定機器有關，或者該標的會造成物品之轉換，來滿足專利法第§101條規定的要件。State Street Bank案提高演算法是否可專利之判斷標準，自此，演算法已脫離絕對不可專利的籌。爾後，軟體申請專利權案件也越來越多。

1998年後，軟體是否可取得專利，也一直遵照State Street案所建立的判斷標準，以是該發明是否產生實用性、具體、與有形的(useful, concrete, and tangible )結果而定；一直到2010年，最高法院在Bilski v. Kappos[10]案推翻State Street案所建立的判斷標準，認為machine-or-transformation test只不過是判斷是否產生實用性、具體、與有形的(useful, concrete, and tangible )結果的判斷標準之一，並非唯一一種。

抽象概念二階段檢驗可專利性步驟

美國專利法第101條雖然未規定何種標的不得專利，但在長久案例法的發展下，排除自然法則、自然現象與抽象概念，可以取得專利。[11]最高法院在Bilski案雖然認為machine-or-transformation test並非唯一抽象概念判斷可否專利的標準，但是卻未進一步提供抽象概念取得專利之判斷方式。2014年在Alice Corp. v. CLS Bank International[12]案，最高法院再次針對軟體專利標的專利適格性進行審理，並提出抽象概念是否專利適格性，應遵循以下二階段分析架構加以判斷：

1. 判斷請求項是否指向(direct to)不可專利性的抽象概念？如果有這種情況，必須進入第二步分析。
2. 單獨考慮每個請求項的要素，以及是否有額外的元素，足以改變請求項性質，而使請求項符合專利標的的適格性。

Alice案中，最高法院指出判斷專利標的是否為不可專利的「抽象概念」之二階段檢驗方式，係指Mayo Collaborative Servs. vs Prometheus Labs., Inc., 乙案中所建立的方式。該二階段檢驗，適用於Alice案中的分析即為：(1)Alice公司的專利是否涉及抽象概念?(2)是否有其他因素之應用，將抽象概念請求項轉換為適格的專利標的?

Alice案所建立抽象概念可專利性的二階段檢驗步驟，對於軟體專利適格性判斷具有重要意義。然而，有關二階段檢驗的實質內涵與如何適用?在Alice案中，最高法院並未進一步闡釋，因此留下許多未解決問題，例如何謂抽象概念?如何進行第一階段之判斷?以及所謂的第二階段判斷的所指為何?造成抽象概念可專利化的判斷標準，適用上更加撲朔迷離，不易掌握。2014年，聯邦巡迴上訴法院在Alice案之後，審理許多的軟體或商業方法專利案件，多數軟體專利都無法通過二階段測試，因而被判定專利不適格，因而實務人士認為，Alice案實質上提高軟體與商業方法取得專利之困難度。

由DDR Holdings到Enfish案

2014年DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.案[13]，是CAFC第一次適用Alice案的二階段判斷架構，並宣告專利適格的案件。聯邦巡迴上訴法院在DDR Holdings案，對於第二階段檢驗法的適用雖多有闡述，對於第二階段檢驗之適用，具有重要意義；然而遺憾的是，DDR Holdings並未深入討論第一階段檢驗之內容。2016年CAFC審理Enfish, LLC v. Microsoft Corp專利訴訟案，並對於第一階段檢驗有詳細論述。此二案有助於軟體專利適格性之判斷標準之適用

在Enfish案，聯邦上訴巡迴法院認為於第一階段分析，有關是否指向抽象概念的之確認，並非簡單確認請求項是否與不可專利性有關，而必須依據說明書內容確認整體請求項的特性(character as a whole)是否直接指向標的。如果屬於改良電腦本身的功能或就現有技術過程予以改進，則可以直接排除抽象概念不可專利的例外，也就是說如果發明該當於電腦本身的功能改良或就現有技術過程予以改進，就不是抽象概念，即可認定專利適格性，而不須進入第二階段之審查。

Enfish案適用Alice二階段判斷後，在第一步判斷的焦點著重於是否增加特定電腦功能（即，用於計算機數據庫的自參照表），或者過程就是本身是一種“抽象概念”，如果屬於後者，電腦僅是一種工具。以Alice 案及Bilski案為例，屬於抽象概念，因此需進入第二階段分析，繼續判斷抽象概念是否仍然有一些發明概念之應用，再決定專利是否適格。Enfish專利訴訟案的二件爭執專利因為無法克服”顯而易見”之要件，而被美國專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB)宣告無效，2016年11月聯邦巡迴上訴法院確認PTAB之決定。然而，並不影響Enfish案被許多實務人士視為DDR Holding 以後最重要軟體專利之案件[14]，因為，本案不僅肯認聯邦上訴法院承認抽象概念可專利性，對於抽象概念可專利性二階段檢驗如何操作，也多有細部說明，有助於日後適用Alice案判斷軟體的可專利性。

Enfish案件事實與請求項專利適格性分析

2012年Enfish起訴控告微軟的ADO.NET產品，侵犯Enfish二件於2000年取得美國專利號6151604（以下簡稱604專利）和美國專利號6163775（以下簡稱775專利）。這二個專利係以邏輯模型(logic modle)存取資料，其與傳統資料存取模式不同，因為邏輯模型係將所有資料涵蓋單一表格中，根據每一列的資料，在每一欄位定義資料特性，因此，在專利說明書中將之稱為資料庫之自我引用屬性（“self-referential” property of the database.）

表一 604 專利產生資料表格

以上是604專利所產生的單一表格。相較於604專利，如果傳統的資料存取模式則為關係模式（relational model）。因此，當如果需要儲存一個proj.doc資料檔案，（如名為Scott Wlaschin的公司），604專利會將所有資料加以連結，產生一個自我引用的表格。而傳統的關係模式的表格，則以下面方式儲存：

表二 傳統關係模式資料存取表格

被告微軟公司的產品ADO.NET提供軟體應用介面，以儲存、檢索和以其他方式控制資料庫內資料。Enfish指稱ADO.NET產品其應用的一部分，則生成並操作自我參照表，而此一應用侵犯604與775專利。微軟則主張Enfish的604專利請求項17、31、與32，以及775專利請求項31與32涉及電腦資料庫邏輯模型之發明，不具專利適格性。

以下以604專利請求項第17項，說明Enfish法院如何適用Alice案二階段架構，分析請求項之可專利性。請求項第17項用語為：

「一種用於電腦記憶的資料存儲和檢索系統，包含：
用以依據邏輯表配置所述存儲之方法，所述邏輯表包括：
多個邏輯列，每個所述邏輯列包含一個物件識別號（OID）來識別每個所述邏輯列，每個所述邏輯列對應一個資料記錄；
多個邏輯欄位與每一個所述邏輯列相交，以定義每個邏輯儲存格，所述多個邏輯欄位包括一個物件識別號以定義所述邏輯列；與
用於索引存儲在所述表中之資料之方法。」[15]

以上請求項第17項之標的，蘊含於自我參考表的發明，係針對電腦操作的特定改進方式，並非Alice案所稱直接指向抽象概念。因此，適用Alice案第一步分析後，發現請求項第17項標的，並未指向抽象概念，因此無須進行第二步分析。

小結

CAFC在Enfish案件，對於Alice案多有闡釋，特別對於Alice案有進一步澄清作用。首先，Enfish回應許多實務人士批判最高法院，對於二階段檢驗所稱之「抽象概念」未加以定義，造成適用的困難；然而，Enfish法院指出最高法院並不需要定義抽象概念，因為在具體案件的標的中，自然可以判斷中何為抽象概念? 因此，未定義抽象概念，並不影響比對請求項後排除直接指向抽象概念之請求項之可專利性。Enfish除了回應抽象概念未定義的處理方式，其次，Enfish針對，第一階段檢驗方式有以下具體闡釋：

1. 關於對電腦功能的改進，未必會直接指向抽象概念；如果標的並未指向抽象概念，那麼就無須根據Alice案進行第二階段分析。在本案中自我引用表的產生，已經說明是一種以邏輯型態的電腦資料儲存與處理的具體改良方法，因此並非抽象概念。
2. 電腦科學是否是涉及抽象概念？並不以標的是否以「物理」組件來定義為要件，在本案604專利所聲稱「創新邏輯模型」不必然被歸納為抽象概念，因為說明書已經具體說明如何生成自我引用表以達到邏輯模式的功能。

CAFC的做法，事實上與1994年在Alappat所做出之意見異曲同工之結果。當時，由於許多法院硬性將演算法排除於可專利標的之外，為了扭轉這種看法，法院強調演算法是否具有可專利性，應判斷其是否產生實用性、具體、與有形的（useful, concrete, and tangible）結果，而非絕對排除可專利性。同樣地，為了避免法院將所有電腦軟體相關之發明歸納為抽象概念類型，CAFC在Enfish案件中特別指出軟體專利標的如有實用性、具體、與實質上結果，此時已經脫離抽象概念之意涵，無須再進入第二步驟的檢驗。反之，如果標的本身所指涉及抽象概念，此時必須連結其他因素判斷是否對於足以改變請求項標的性質而符合專利適格性。

註釋

1. Mark A Lemley et al.,Software and Internet Law, page 152, 3rd ed.,Aspen Publisher,2006.
2. 409 U.S. 63 (1972)
3. 450 U.S. 175
4. 450 US 175 at 185
5. 同上
6. In re Alappat , 33 F. 3d at 1544 (Fed. Cir. 1994)
7. Robert L. Harmon, Patent and the Federal Circuit, 7th ed. Page 60, 2006.
8. 同註1，P164
9. 149 F. 3d 1368(Fed. Cir. 1998)
10. 561 U.S. 593 (2010)
11. Mayo Collaborative Servs. v. PrometheusLabs., Inc., --- U.S. ----, 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)
12. 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)
13. 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)
14. Enfish, LLC v. Microsoft Corp.,
15. The claim 17 of the ’604 patent recites:A data storage and retrieval system for a computer
    memory, comprising: means for configuring said memory according to a logical table, said logical table including: a plurality of logical rows, each said logical row including an object identification
    number (OID) to identify each said logical row, each said logical row corresponding to a
    record of information; a plurality of logical columns intersecting said plurality of logical rows to define a plurality of logical cells, each said logical column including an OID to identify each said logical
    column; and means for indexing data stored in said table.

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