美國法院對於誰是專利發明人，有很明確的操作標準與案例，必須對發明之構思（conception）具有重要貢獻（contribution is significant）；若貢獻不重要（insignificant），就不足以成為共同發明人……

最近台大論文造假與掛名案鬧得沸沸揚揚。其中，圖片造假問題已經被確認，但是掛名的部分，學界部分人認為，台大校長作為掛名者，本身並沒有親自參與造假，所以無庸負責。甚至有一種聲音認為，生醫界的論文由二、三十個作者掛名是很正常的。當然，這種過多作者掛名，出了事卻不用負責的現象，讓其他領域學者頗不以為然。例如在法律領域，一般認為只有執筆撰寫者，才是論文的作者，提供論文概念（idea）及架構者，也不能算是論文的作者。

這兩者觀點，恰巧代表了兩者截然不同的觀點：生醫領域認為，連幫忙爭取計畫經費、提供審查意見者，都可被列為共同作者；而法律領域認為，只有真正執筆撰寫者才是作者。筆者認為，這兩種觀點都太過極端，比較好的觀點應該是取其中庸，也就是對論文觀點有實質貢獻者，就可以被認定是作者。因此，若只是爭取計畫經費、審查計畫結果，對論文觀點沒有實質貢獻，不應被列為作者；而法律圈的觀點也太過狹隘，並非只有執筆者才是作者，對論文論點形成有實質貢獻者，也應可成為作者。

針對上述觀點，有一個必須強調的重點，就是對於論文具有「實質貢獻」（substantial contribution）。如何認定實質貢獻？當然也會有爭議，但至少是一個可能的標準。

專利的發明人必須對發明構思有重要貢獻

在專利發明人的掛名上，誰是發明人，美國法院有很明確的操作標準與案例。其強調必須對發明之構思（conception）具有重要貢獻（contribution is significant），若貢獻不重要（insignificant），就不足以成為共同發明人。

出於此一興趣，筆者想研究介紹一系列重要的美國判決，看他們如何認定誰才是專利的發明人。以下，先介紹一則2006年聯邦巡迴上訴法院的Stern v Trustees of Columbia University in City of New York案。美國法院多次表達，要作為發明的共同發明人，必須對發明之請求項的構思有所貢獻。而該案的重點在於，若只是執行實驗或指示，對發明的構思沒有貢獻，其執行實驗的「貢獻」太小，不足以成為共同發明人。

大學教授與執行實驗的助理

哥倫比亞大學是美國專利號第4,599,353號（簡稱’353號專利）之專利權人，該專利乃是適用前列腺素（prostaglandins）治療青光眼（glaucoma）。Lazlo Z. Bito是哥倫比亞大學的教授，被列名為’353號專利的發明人[1] 。

1980年時，Frederic A. Stern是哥大的醫學系學生，他主動選擇到Bito教授的實驗室，上一學期的眼科學研究選修課。Bito教授同意，並指導Stern同學先閱讀Bito教授關於前列腺素與眼內壓（intraocular pressure）的論文。當時，Bito教授已經發表了幾篇關於前列腺素對不同動物的眼內壓的影響，主要包括兔子、貓頭鷹猴，且在文章中指出，未來要繼續研究前列腺素對眼內壓的影響，恆河猴是好的研究對象[2]。

Stern同學在Bito教授實驗室期間所做的研究顯示，將一劑前列腺素局部施打，可以降低恆河猴和貓的眼內壓。必須沒有快速抗藥反應，才能算是成功的青光眼治療法，但Stern的實驗並沒有證明，在靈長類是否會產生快速抗藥反應（tachyphylaxis）。

降低眼內壓治療專利

Stern同學從哥大畢業後，Bito教授在研究持續對恆河猴施打前列腺素對眼內壓的反應時，構思出（conceived）’353號專利。因此，Bito教授在1982年申請系爭專利，1986年獲得核准[3]。
系爭專利請求項1為：

一種治療靈長類眼睛高眼壓或青光眼的方法，由下列步驟構成：持續地在眼睛表面施以特定劑量的、對降低眼內壓有效的eicosanoid或eicosanoid衍生物，而不會對眼內壓實質增加壓力，保持降低後的眼內壓[4]。

Stern同學後來得知’353號專利的存在後，他以哥倫比亞大學為被告提起訴訟，主張他應被列為系爭專利請求項1，和附屬項第3項、第5項、第9項和第12項的共同發明人（co-inventor）。此外他也主張被告詐欺隱瞞、違反忠誠義務、不當得利等[5]。

一審判決

本案一審是在紐約南區聯邦地區法院審理。一審法院先解釋’353號專利的請求項。爭議的關鍵在於請求項1中的「維持降低後的眼內壓」。哥倫比亞大學主張的解釋，是指「在治療期間都維持降低後的眼內壓（亦即，用系爭方法於治療青光眼的期間），而沒有發生快速抗藥反應」，而一審法院認為這個解釋是正確的。基於上述請求項文字的解釋，一審法院認為， Stern並沒有以清楚而具說服力的證據證明其具有發明人身份（inventorship）。因而，地區法院以即決判決，判決哥倫比亞大學勝訴[6]。Stern因而繼續上訴到聯邦巡迴上訴法院。

發明的貢獻

首先，上訴法院的Mayer法官指出，「發明構思」（conception）是「發明人身份」（inventorship）的基礎，因此每一個共同發明人（joint inventor）必須對該發明的構思有所貢獻（contribute to）。此外，法院也要求必須能夠證明該發明構思的佐證證據（corroborating evidence）。至於貢獻程度，只要對發明的其中一項請求項有貢獻，就足以成為共同發明人。而所謂的「發明構思」，乃定義為「在發明人腦中形成一個完成、可運作發明的確定和永久的概念，該構思之後可以被應用於實施上」（formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice）[7]。何時構思才完成（complete）呢？當「該概念在發明人腦中很清楚的定義，讓具有通常知識者只需要將該發明為必要的付諸實施（reduce the invention to practice），而不需要過度的研究或實驗。」[8]

實驗執行者的貢獻太小

回到本案，上訴法院認為，Stern對於系爭發明並不真的瞭解，也不是他發現前列腺素對眼內壓的效果，他也沒有發現持續反覆對靈長類的眼睛施以前列腺素，可以保持降低後的眼內壓，他也沒有構思出「將前列腺素用來降低靈長類眼內壓」這個概念[9]。

此外，上訴法院指出，Stern和Bito教授在研究青光眼治療上，並沒有某種合作關係（collaboration）。Stern只是將Bito教授之前已經做過的實驗，用在新的動物上（恆河猴），而Bito教授之前已經指出恆河猴是這類研究好的實驗對象。因此，Stern對系爭發明的貢獻，不足以（insufficient）成為共同發明人[10]。

Stern另外主張，他在實驗室的筆記，可以證明他為共同發明人，而這些筆記被Bito教授銷毀。但上訴法院認為，不管筆記內容如何，既然沒有人可證實（witness）這些筆記，也不足以支持其可成為共同發明人。因此，法院判決認為，Stern所提證據，不足以作證其為共同發明人[11]。

備註

1. Stern v. Trustees of Columbia University in City of New York, 434 F.3d 1375, 1376-77 (2006).
2. Id. at 1377.
3. Id. at 1377.
4. US 4599353 , claim 1. A method for treating hypertension or glaucoma in a primate subject's eye comprising periodically contacting the surface of the eye with an amount of an eicosanoid or an eicosanoid derivative effective to reduce intraocular pressure in the eye without any substantial initial increase in said pressure and to maintain reduced intraocular pressure.
5. Id. at 1377.
6. Stern v. Trs. of Columbia Univ., No. 01–CV–10086 (S.D.N.Y. Feb 17, 2005).
7. Stern, 434 F.3d at 1378. 該段定義乃引自於Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed.Cir.1986).
8. Id. at 1378. 該段定義乃引自於Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed.Cir.1994).
9. Id. at 1378.
10. Id. at 1378.
11. Id. at 1378.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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