181期
2017 年 3 月 22 日
  北美智權官網 歷期電子報 / 電子報訂閱管理  
 
美國最高法院2017年Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案:海外引誘侵權的新見解
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授

我們在第167期的「提供一個元件到海外是否構成美國海外引誘侵權:2014年Promega Corp. v. Life Technologies Corp.案」,介紹過聯邦巡迴上訴法院這一則關於美國專利法第271條(f)(1)海外引誘侵權的案例。該案涉及的是「提供一個元件」到海外,是否構成條文中所講的「實質部分」。上訴法院當時認為,所謂的實質部分 乃指「重要或必要」,只要該元件是該發明的重要部分,就可以算是實質部分。該案後來上訴到聯邦最高法院,最高法院於2017年2月宣判Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案,推翻了上訴法院的見解,認為單一元件不算是該條的實質部分。

基因檢測組專利

首先先回顧一下Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案件中的系爭專利。本案的專利權人是Promega公司,其擁有關於DNA短縱列重複序列(STR)基因座複合擴增(multiplex amplification of STR loci)的發明。其中四個是Promega 擁有的專利,另外一個則是得到Tautz專屬授權的專利(簡稱Tautz專利)。

圖一、 Promega公司


圖片來源:Promega

Tautz專利的請求項針對的是一個STR基因座檢測程序,包括了下述幾個部分:(1)a mixture of primers,(2) a polymerizing enzyme such as Taq polymerase,(3) nucleotides for forming replicated strands of DN; (4) a buffer solution for the amplification,(5) control DNA。

該案被告是LifeTech公司,系爭產品的基因檢測試劑,包含(1) a primer mix、 (2) 聚合脢連鎖反應PCR reaction mix、 (3) a buffer solution、 (4) control DNA,和(5) 聚合酶 (Taq ),其為聚合酶連鎖反應擴增的必要元素。

原告Promega公司是Tautz專利的專屬被授權人,其乃將該專利再授權給被告LifeTech,授權範圍包括全球,但只限定在特定的執法領域中使用(例如犯罪偵查)[1]。被告LifeTech只在美國境內製造此一Taq聚合酶,並 將此元件輸出到英國的工廠,加上其他元件 組成基因檢測試劑,然後銷售到美國以外的全球市場。

圖二、 Life Technologies公司及商標


圖片來源:Life Technologies

只在美國製造一個元件

後來LifeTech將該產品銷售到未被授權的市場,包括臨床診斷與研究市場,因而Promega公司在美國提起訴訟,主張其雖然只有在美國製造並輸出其中一個元件,但仍構成了美國專利法第271條(f)(1)海外引誘侵權之規定[2]

美國專利法第271條(f)(1)規定:「任何人未經許可,提供、或使人提供,該美國專利的全部或實質部分(all or substantial portion)的元件,這些元件在美國境內尚未組裝,而積極地引誘該些元件在美國境外組裝,其組裝完成之物若在美國境內可以產生專利侵權的效果時,則應被視為侵權。[3]

一審時,陪審團判決LifeTech構成蓄意侵權,LifeTech則請求法院依據法律自為判決,主張其只在美國製造一個多元件發明的其中一項元件,所以不構成第271條(f)的「實質部分」。而地方法院同意其看法,認為只有一個元件不構成所謂的實質部分。

但聯邦巡迴上訴法院推翻地區法院看法。上訴法院認為,所謂的實質,乃指「重要」(important)或必要(essential),故單一元件也可能是所謂的實質部分。而專家出庭作證,認為Taq聚合酶是該檢測組中的「主要」「重要」部分,故認為該單一元件已經符合第271條(f)(1)的實質部分[4]

最高法院判決採取量的衡量

不過,當本案上訴到最高法院時,最高法院以多數判決(7票對0票) 推翻上訴法院之認定。多數意見由Sotomayor大法官撰寫。

首先,其認為第271條(f)(1) 中的實質部分,指的是一種「量」的衡量。專利法本身並沒有定義何謂「實質」,而實質這個字的一般用法,有時可以指「質」的重要性,有時亦可指「量」的比例。但法院認為,在這裡應該指的是量的意義。在第271條(f)(1)條文中,在「實質」這個字的前後文是「全部」(all)和「部分」(portion),表達的就是量的意思,在前後文中看不出來表達的是「質」的意思。而且,法條中講的全部和實質部分針對的是「元件(複數)」(of the components),如果採取質的解釋,那麼就可以省略中間的「of the components」,而只需要寫「all or substantial portion of patented invention」。因此法院認為,只有採取「量」的意思,這個條文才需要這樣寫[5]

原告Promega公司所提出的「個案判斷法」(case-specific approach),必須由事實認定者去判斷,不論採取量的檢測或質的檢測,該些元件是否構成所謂的「實質部分」。法院認為,給陪審團這種個案判斷的任務,只會惡化該法條的模糊,而非解決該問題。Promega公司所提的一種分析架構,同時考量該元件的質與量,只會讓 事實認定者的審查工作更複雜,而非協助其審查[6]

單一元件不構成第271條(f)(1)的實質部分

進一步,最高法院既然認為所謂的實質部分,指的是量上的判斷,那麼,單一元件是否可能構成第271條(f)(1)的實質部分呢?法院認為答案是 否定的。首先,在法條文字上,第271條(f)(1)中多次提到元件,都是用複數形式(components)。包括提供實質部分「元件」(of the components),「這些元件」(such components)在美國境內尚未組裝,並積極引誘「這些元件」(such components)在海外組裝[7]

而在條文體系上,若對照第271條(f)(2)的海外幫助侵權的條文,用到的就是「任何元件」(any component),採單數形式,可以包括單一元件,其明確的指出「特別是當此一元件係為了該發明而特別製造或適用」,指的是一個元件。這一條的前後二款應採不同解釋,才能讓這二款有不同的適用情況[8]

雖然單一元件不可能構成實質部分,那麼到底要幾個元件才算事實質部分?對於這一點,最高法院明確地說,本案不予回答這個問題[9]

歷史解釋

最後最高法院 提出,上述解釋 也符合第271條(f)被制訂的歷史。當初國會制訂這一條,乃是針對1972年的Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案[10]的結果。該案中,廠商在美國製造所有零件,但卻輸入到海外才組裝。而國會制訂第271條(f),就是要解決這個漏洞[11]

因此,若要符合國會的立法目的,會構成第271條(f)(1)責任者,提供者必須提供該發明全部或實質部分的零件;相對地,會構成第271條(f)(1)責任者,提供者只需要一個單一元件,只要該元件乃特別製造或適用於該發明,且非具有其他非侵權用途的一般物品。不過,在本案中,該產品乃在國外製造,除了一個元件在美國製造外,其他元件都在海外製造,最高法院認為不在本條打擊範圍內[12]

不過,對於最後一點,Alito大法官和Thomas大法官提出協同意見,認為國會當初制定第271條(f),雖然是因為1972年的Deepsouth案而起,但並不 只是想解決Deepsouth案本身的問題,所以才會有第271條(f)(2)的幫助侵權的規定。只是,到底第271條(f)的射程範圍有多大,從 該法條的立法原因無法協助回答這個問題[13]

結語

根據美國最高法院2017年Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案判決,最後的結論是:第271條(f)(1)海外引誘侵權條文中的實質部分,乃從量上去做判斷,而若只提供一個多元件產品的單一元件,不會構成該條的實質部分。也就是說,若提供者只出口某發明的單一元件,到海外與其他元件組裝,將不會構成第271條(f)(1)的海外引誘侵權。此判決推翻了聯邦巡迴上訴法院2014年的「一元件從質上面來看是重要或必要的,就可能構成實質部分」的見解。

 

備註

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 





感謝您閱讀「北美智權報」,歡迎分享智權報連結。如果您對北美智權電子報內容有任何建議或欲獲得授權,請洽:Editorial@naipo.com
本電子報所登載之文章皆受著作權保護,未經本公司授權, 請勿轉載!
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有     234新北市永和區福和路389號五樓 TEL:+886-2-8923-7350