183期
2017 年 4 月 19 日
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專利侵權六年請求時限內無遲延抗辯適用:
美國最高法院2017年SCA v. First Quality案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授

美國專利法第286條之六年請求權限制外,被告另外可主張專利權人請求賠償的時間太慢,構成遲延。根據聯邦巡迴上訴法院1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案判決認為,即便在專利權人的六年請求權時間內,被告仍可主張專利權人構成遲延,而阻礙其行使請求權。不過在2014年,美國最高法院於Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案,對於著作權法的消滅時效與遲延抗辯之關係做出判決,認為只要在消滅時效內,就無遲延抗辯之適用。而2017年3月,美國最高法院於SCA v. First Quality案中,亦延續了相同之見解。

美國專利侵權請求時限

根據美國專利法第286條規定:「除法律另有規定外,對在起訴或反訴提出前六年以前發生的侵害,不能請求賠償。[1]」其寫法與一般請求權消滅時效不同,並不是寫「從侵害發生時起算,六年後消滅」,而是寫「起訴前六年之侵害不能請求損害賠償」,亦即,專利侵權之請求權其實不會消滅,不管多晚請求,均能請求前六年內之損害賠償。例如,假若從侵權發生時起已經持續10年,專利權人才請求賠償,專利權人可請求的是第5年到第10年的損害賠償,第1年到第4年的不得請求。因此,嚴格來說,第286條或許不該稱為消滅時效,而該稱為請求時限(限制求償六年)。

遲延抗辯

除了此一請求時限規定外,美國專利法第282條(b)規定的侵權抗辯有很多種,包括:「(1)不侵權、無侵權責任或無法實施(unenforceability)。(2)…[2]」所謂的無法實施,傳統上包括專利權人「遲延」(laches)。所謂的遲延,乃指專利權人行使專利權有所遲延,該遲延乃不合理(unreasonable)且對被告造成不公平之傷害(impartial prejudice)。

因此,傳統上,除了專利法第286條之六年請求權限制外,被告另外可主張專利權人請求賠償的時間太慢,構成遲延。根據聯邦巡迴上訴法院1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案判決,認為即便在專利權人的六年請求權時間內,被告仍可主張專利權人構成遲延,而阻礙其行使請求權。

不過,在2014年,美國最高法院於Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案,對於著作權法的消滅時效與遲延抗辯之關係,做出判決,認為在消滅時效內就無遲延抗辯之適用。而2017年3月,美國最高法院於SCA v. First Quality案中,也延續相同見解,認為在專利法六年請求時限內,亦無遲延抗辯之適用。

SCA v. First Quality案事實

本案專利權人是SCA,其製造和銷售成人失禁用品(adult incontinence products)。2003年10月,SCA寄送警告信函給First Quality公司,主張被告所製造銷售的產品,侵害了SCA的美國第6,375,646號專利(簡稱’646號專利)。但First Quality主張,他們公司的第5,415,649 號專利(簡稱Watanabe專利),早於第’646號專利,且揭露了相同的紙尿布結構。因此,First Quality主張,第’646號專利是無效的,而不構成侵權。SCA後續寄發的信件中,沒有再提到’646號專利,而First Quality也開始開發銷售其產品[3]。 

圖一、美國專利號第6,375,646號專利代表圖

2004年7月,SCA在沒有通知First Quality的情況下,向美國專利商標局申請再審查,想確認第’646號專利會不會因為Watanabe專利而無效。2007年3月,美國專利商標局審查結果,確認了第’646號專利之有效性[4]

又過了三年,2010年8月,SCA向First Quality提起訴訟,主張其侵害專利。而被告First Quality請求即決判決,主張遲延(laches)抗辯和「衡平禁反言」(equitable estoppel)。而地區法院認為,SCA在2003年10月就已經知道侵權發生,卻遲至2010年8月才提起訴訟,該遲延乃不合理(unreasonable)且對被造成不公平之傷害(impartial prejudice),故確實構成遲延[5]。另外,地區法院也認為,SCA之行為,確實構成誤導行為(misleading conduct),而被告信賴(reliance)該行為,若允許原告請求將造成被告實質傷害(material prejudice),構成所謂的衡平禁反言[6]。基於遲延及衡平禁反言這兩項抗辯,地區法院判決原告敗訴[7]

SCA因而向聯邦巡迴上訴法院上訴,在上訴期間,最高法院剛好判決了Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案[8]。該案乃處理美國著作權法上消滅時效與其遲延抗辯(laches defense)之間的關係。最高法院在該案認為,既然著作權法已經明文規定三年的消滅時效,原則上在三年內沒有傳統的遲延抗辯之適用。但是,最高法院該案只是處理著作權法上消滅時效與遲延抗辯之關係,而專利法上,根據聯邦巡迴上訴法院1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案[9],則認為縱使在專利法六年的請求時限內,仍然有遲延抗辯與衡平禁反言之適用。因此,上訴法院的三人庭判決,根據仍有效的Aukerman 案判例,SCA因為遲延而無法請求損害賠償[10]

該案又申請聯邦巡迴上訴法院全院審理(en banc),請求參考最高法院的Petrella案判決,檢討是否不再適用Aukerman案判例?聯邦巡迴上訴法院最後以6票比5票,維持Aukerman案之判例見解,認為在專利法的六年請求時限內,仍然可以主張原告構成遲延,而阻礙其行使損害賠償請求權。全院判決認為,國會在制訂專利法納入六年請求時限時,將遲延抗辯納入了專利法第282條的各式廣泛抗辯中[11]

該案上訴到聯邦最高法院時峰迴路轉。最高法院於2017年3月21日以7比1票,做出判決,推翻了Aukerman案等相關判例,認為在專利法六年之請求時限內,沒有遲延抗辯之適用。多數意見由Alito大法官撰寫。

國會制訂消滅時效規定填補漏洞

首先,Alito大法官指出,最高法院2014年的Petrella案的判決理由有兩方面,一方面來自於權力分立原則,二方面來自於遲延在衡平中的傳統角色。該判決指出,消滅時效的規定,乃是國會所做的決定,認為時效問題應該用一個固定、快速的判斷方式認定,比法院進行個案判斷的方式好。如果在國會制訂的消滅時效期限內,仍然有遲延抗辯之適用,乃是給予法官一個「推翻立法」(legislation-overriding)的角色,而逾越了司法權[12]。此外,衡平法院之所以要創造遲延抗辯,是想填補沒有消滅時效規定的漏洞,若已經有消滅時效規定,就沒有漏洞需要填補了,若還適用遲延抗辯,將違反其目的[13]

Alito大法官指出,最高法院Petrella案雖然乃討論著作權法第507條(b),但其論理完全適用於專利法第286條。Petrella案中,最高法院認為,著作權法條文已經顯示國會的決定,亦即在請求權產生之三年內,不能適用遲延抗辯。同樣地,專利法第286條也顯示出國會之決定,亦即在起訴前六年內之侵權,專利權人均可請求損害賠償[14]

被告First Quality主張,此案與Petrella案不同,因為著作權法第507條(b)是寫「請求權產生起三年內」(向後計算),而專利法第286條是寫「起訴前六年內 」(向前計算)。不過,Alito大法官指出,實際上在Petrella案中,仍然是將著作權法第507條(b)解釋為從起訴時向前算三年[15]。被告 First Quality又主張,真正的消滅時效,是從原告發現訴訟原因(discovery a case of action)時起算,而專利法第286條卻不是這麼規定。但是Alito大法官指出,一般消滅時效就是從請求權形成(claim accrues)之日起算,而不是從發現訴訟原因時起算[16]

專利法第282條是否納入了遲延抗辯

聯邦巡迴上訴法院認為,專利法第286條一開始寫「除法律另有規定」,而專利法第282條就是這裡的另有規定;而第282條的廣泛的文字,已經把遲延抗辯納入。First Quality也主張,遲延抗辯屬於第282條(b)(1)的「無法實施」(unenforceability)的情形之一。但Alito大法官認為,即便第282條(b)(1)已經將遲延抗辯納入,但也不必然表示,在第286條的六年請求時限內,還可以援引遲延抗辯。事實上,國會既然在專利法已經放入第286條的請求時限,還另外保留遲延抗辯,這個可能性很低。聯邦巡迴上訴法院和被告並沒有舉出其他例子,證明國會對一個時效問題同時賦予雙重保護[17]

聯邦巡迴上訴法院和First Quality引用了一些1952年專利法制訂前的判決先例,主張當時就已經有一個穩固的實務見解,認為「遲延抗辯可以對抗專利侵權的損害賠償請求」,並進而主張,1952年制訂專利法時,第282條已經納入了1952年前就存在的遲延抗辯。但是,Alito大法官認為,1952年立法當時,有一個最重要的一般法律規則,就是在國會所明訂的消滅時效內不可再援引遲延抗辯,並為多個最高法院判決所承認。而最高法院Petrella案也確認並重申此一規則,因此,光引用一些下級法院判決,並不足以支持,專利法第282條(b)(1)已經納入了一個不同的專利法規則[18]

1952年前的判例是否承認遲延抗辯

聯邦巡迴上訴法院和First Quality引用了三類的案件:1. 1938年前的衡平案件(equity cases);2. 1938年前根據法律所請求之案件(claims at law);3. 1938年後法律和衡平合併之後判決之案件[19]。但Alito大法官分別攻擊了這三類案件,認為這些案件無法證明,當時存在一廣泛明確之實務共識,可將遲延抗辯適用於專利侵權損害賠償。

Alito大法官認為,「1938年前的衡平案件」中,許多案件原告並沒有請求損害賠償,即便有請求損害賠償的案件,也只是在判決旁論中提及遲延可能會阻礙損害賠償請求。將遲延適用於損害賠償請求的案件太少,無法證明當時已經有穩定的全國共識。總之,從1938年前的衡平案件中,最多可以知道,在衡平法院下可以援引遲延抗辯,但無法推論出遲延抗辯可以完全阻礙專利權人獲得賠償[20]

其次,Alito大法官認為,First Quality 所引用的三個「1938年前根據法律所請求之案件」,好像認為在消滅時效內仍然可以適用遲延抗辯。但其認為,原則上國會立法是採取普通法之原則,被告所引用的案件數量太少,不足以推翻上述推定。First Quality主張,因為在1870年後根據法律請求之專利案件不多,所以可引用之案件不多,但Alito大法官認為這是First Quality該負的舉證責任[21]

最後,於第三類「1938年之後的案件」,Alito大法官認為,在法律與衡平法院合併後,更少案件可以支持,法院持續援引遲延以對抗請求權。只有兩個上訴法院認為,遲延可以對抗請求權,但這不足以構成一個「遲延抗辯可對抗專利請求權」的穩定、一致的實務見解[22]

故意遲延提起訴訟問題

最後,最高法院指出,衡平禁反言原則可以保護First Quality 所擔心出現的濫用問題,例如,不道德的專利權人引誘潛在的侵權對象先進行生產投資,然後過了多年後才提起訴。亦即,最高法院認為,在美國專利法第286條所定的期限內(起訴前六年)沒有遲延抗辯之適用,但仍然有衡平禁反言之適用。至於本案是否有衡平禁反言之問題,發回給上訴法院認定[23]

撰寫反對意見的大法官Breyer特別指出,在專利領域中,某些專利權人會故意等待潛在侵權人做了重大投資,且投資到了轉換成本過高時,再提起侵權訴訟[24]。對於這種惡意行為,雖然衡平禁反言仍可作為一種防止工具,但似乎不夠。故其認為,多數意見認為不適用遲延抗辯,將來這種專利惡意行使的問題將更加嚴重[25]

備註

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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