美國民事訴訟中，有「爭點禁反言」（collateral estoppel）或「爭點排除效」（issue preclusion）這個概念。大意是說，在前一個訴訟中爭訟過的爭點，在後面的訴訟就不得再提起。而在專利訴訟中，此種爭點禁反言原則，最早可適用在專利無效判決。只要一專利曾在前訴訟中被民事法院判決無效且確定，在後訴訟中專利權人不得再主張其有效。進一步，聯邦巡迴上訴法院將爭點禁反言適用的爭點，推廣到專利不侵權判決，以及專利請求項解釋之判決。

2017年聯邦巡迴上訴法院的Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co.Eyeglasses案，涉及法院在前案訴訟中，已經就專利請求項解釋及專利不侵權等爭點做過判決，專利權人在後一訴訟中，對不同被告但相同設計的產品主張侵權，而被告提出爭點禁反言抗辯。

美國專利號第 5,428,933號專利請求項

IntegraSpec公司對Airlite公司起訴，主張其侵害美國專利第 5,428,933號專利（簡稱‘933號專利）。該專利與建築使用的隔熱混凝土形式（insulating concrete forms，簡稱ICFs）有關。發泡性聚苯乙烯XPS板，是用來砌造混凝土強的模組。這種板的上下兩端有連結設計，可將隔熱混泥土板彼此連結。

圖一、美國專利號第 5,428,933號專利

圖片來源：USPTO

‘933號專利強調，其與先前隔熱混凝土版不同之處在於其連結方式，根據其請求項所描述的ICFs，可以讓多個隔熱混凝土板以雙向或反向方式連結，因而更容易彼此連結， 在安裝時速度更快，且較不會浪費[1]。

請求項1記載，在該板的上下兩端，至少有兩排交替的凸處及凹處，該凸處與凹處實質上相同大小（substantially the same dimension）…而一排的凹處與另一排的凸處相鄰接（adjacent）。（within each said pattern each of said projections and recesses in each one of said at least two rows within said pattern being of substantially the same dimension, wherein within each said pattern said recess of one row is adjacent said projection of the other row）。請求項2則記載，其為「請求項1的隔熱結構組，而該隔熱結構組是一個隔熱結構塊。」[2]

前案訴訟：Reward Wall案

2011年2月，IntegraSpec公司對包含Reward Wall公司及Nudura公司在內的多家公司提起侵權訴訟，主張他們侵害其第’933號專利。被告要求地區法院先解釋系爭專利請求項1與19中的「實質上相同大小」（substantially the same dimension） 和「相鄰接」（adjacent）這兩個詞。

地區法院在2012年6月召開馬克曼聽證會（Markman hearing）。對於「相鄰接」這個詞，地區法院解釋為「在相同的嵌板或邊緣上鄰接」（next to ... on the same panel or sidewall）[3]。地區法院並認為，根據申請歷程，由於系爭專利強調過去的連接有一排，而系爭專利應該有兩排[4]。最後，關於「實質上相同大小」，地區法院解釋為「同樣長、寬、體積，差距不能超過10％」（the same measurable length, breadth, area and volume, with only minor variations in dimension of up to about 10%）[5]。

在地區法院做出請求項解釋後，被告等人要求做出不侵權之即決判決。首先，對於其中一家被告Nudura公司的隔熱板，由於只有一排的連結方式，而非採取二排連接方式，地區法院認為文義上明顯不侵權。且基於系爭專利的申請歷程，均等範圍也不及於一排的連結方式，故Nudura公司的隔熱板也不構成均等侵權[6]。

其次，針對Reward Wall 的Reward Wall iForm ICFs產品，因為其凸處凹處大小差距超過20％，所以不構成文義侵權。但是否構成均等侵權？地區法院認為，參考系爭專利申請歷程，乃特別強調其凸凹實質大小相同，因而構成申請歷程禁反言，故判決Reward Wall 的隔熱板也不構成均等侵權[7]。

地區法院判決後，IntegraSpec公司對其終局判決上訴，但只上訴其請求項之解釋，意即只爭執「相鄰接」和「實質上相同大小」的解釋。但並沒有對一審法院不侵權判決的其他部分提起上訴[8]。上訴法院維持地區法院的最終判決，但根據聯邦巡迴法院訴訟規則第36條，並未撰寫判決意見[9]。

後案訴訟：Airlite案

IntegraSpec公司在2012年5月對Airlite公司提告。提告當時，Reward Wall訴訟還在進行中。Airlite公司的兩項產品被控侵權，一個是Fox Block ICFs，另一是Fox Block 1440 ICFs。Fox Block ICFs產品和前述Nudura ICFs產品一樣，都只有一排的連結凸凹[10]。另一項產品Fox Block 1440 ICFs和前述的Reward Wall iForm ICFs 產品一樣，凸處的大小不一致，差異超過10％[11]。

由於Airlite公司產品與前案的產品有類似特徵，所以在被告後，向法院聲請先停止訴訟，等待Reward Wall案訴訟判決結果和系爭專利再審查之結果。法院同意而停止訴訟。在Reward Wall案終局判決出來後，地區法院重啟審判，IntegraSpec公司要求先進行請求項解釋。Airlite公司則主張爭點禁反言（collateral estoppel），並請求做出不侵權之即席判決[12]。

Airlite公司認為，IntegraSpec對Airlite公司產品所提出之侵權請求，與前面Reward Wall案的請求並無不同。Airlite主張自己的產品，與Reward Wall案被判決不侵權的產品，沒有實質差異（material differences） 。Airlite主張，既然聯邦巡迴上訴法院同意前案地區法院對「相鄰接」與「大小」之限制，那麼這些限制對IntegraSpec公司構成爭點禁反言[13]。

IntegraSpec公司主張，其在前案中對於該爭點並沒有得到完整且公平的爭訟機會，因為在該案中爭執的請求項是請求項1，而本案爭執的是請求項2。其次，地區法院在Reward Wall案的請求項解釋並不正確。此外，IntegraSpec公司認為本案並不適用爭點禁反言，因為請求項解釋並非前案不侵權判決之必要部分[14]。

爭點禁反言之要件

聯邦上訴巡迴法院指出，由於爭點禁反言原則並非專屬於聯邦巡迴上訴法院，所以對於該原則之採用，其乃根據該案地區法院所在之巡迴區的判例。而該案屬於第八巡迴法院，根據第八巡迴法院Robinette v. Jones案[15]之標準，爭點禁反言有五項要件：

1.在第二案件中主張爭點排除所對抗的當事人，必須是前案當事人或與之有密切關係（in privity with a party）；2.所欲排除的爭點，必須與前案的爭點相同（same）；3.所欲排除的爭點必須在前案中被真正爭訟過；4.所欲排除爭點必須被一有效終局判決所判斷過；5.前案之該判決，必須是前案判決的必要部分（essential to the prior judgment）[16]。

不過，根據聯邦巡迴上訴法院判例，若涉及特別與專利法有關事項，則適用聯邦巡迴上訴法院自己對爭點禁反言之分析標準[17]。根據此判例，只要後案與前案中的被控侵權產品「實質上相同」，則後案的侵權請求就與前案的侵權請求為相同請求（same claim）。而所謂的實質相同，只要兩產品的差異，是顏色外觀之差異，或與系爭專利請求項之限制無關即可[18]。

地區法院判決適用爭點禁反言

地區法院採用上述架構後，認為本案就請求項解釋以及不侵權兩爭點，均符合爭點禁反言之判準。就請求項解釋部分，地區法院認為：1.IntegraSpec公司是前案的當事人；2.對請求項中「相鄰接」與「實質相同大小」的解釋在前案中是爭點；3.這些文字的解釋，在前案中有被「真正爭訟過」；4.這些請求項解釋在上訴時被確認，故屬於終局判斷；5.這些請求項解釋，是前案中不侵權判決之必要部分[19]。

而就不侵權判決部分，地區法院也認為，在前案中所爭訟的不侵權爭點，與後案中的不侵權爭點「實質相同」。而前案中系爭產品不侵權的爭點，在前案中已經被完整且公平的爭訟過。這些判斷是前案不侵權判決的必要部分。而不侵權判決部分因為並未上訴，所以是終局判決。地區法院認為，Airlite公司被控侵權產品，基於前案中Nudura的ICFs產品及Reward Wall的iForm ICFs產品不構成侵權的相同理由，所以也不侵害’933 號專利。地區法院認為，後案的系爭產品，與前案不侵權的產品，乃採相同設計[20]。

IntegraSpec公司主張不適用爭點禁反言

但IntegraSpec公司不服，認為有兩個要件不符：1.前案對該爭點並非有效及終局之判決；2.前案就請求項解釋之判斷並非為前案判決的必要部分。IntegraSpec公司特別強調有三項錯誤：1.地區法院乃根據聯邦巡迴上訴法院規則36（Rule 36）而賦予爭點禁反言效果；2.地區法院錯誤解讀Reward Wall案上訴之言詞辯論筆錄；3.地區法院沒有解釋系爭專利請求項2[21]。

聯邦巡迴上訴法院2017年判決

（1）不發表書面意見之判決仍為終局判決

就第一點，Reward Wall案上訴時，聯邦巡迴上訴法院的判決只有寫維持一審原判，並沒有發表書面意見。聯邦巡迴法院規則第36條規定：「本法院在下述情況下，且書面意見並無判決先例價值時，可維持原判決並不發表書面意見：(a)一審法院之判決、決定或命令，所根據之事實，並無明顯錯誤；(b)陪審團裁定所賴以支持之證據，充分足夠；(c)相關記錄可支持即決判決、指示裁決、就訴狀內容逕行判決；(d)行政機關之決定，根據法律所規定之救濟審查標準，應獲得維持；(e)該判決或決定並無法律上之錯誤。[22]」

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然沒有發表書面意見，但該判決已經經過上訴法院完整的考量，所獲得的審理比起其他有寫判決意見的案件，並未較不受重視。因此，規則第36條之「即決維持判決」（summary affirmance），屬於該法院有效且終局之判決[23]。上訴法院強調，此種判決的效力，只有對該案有效，沒有其他判例效力，但就既判力、爭點排除效等，仍具有此效力[24]。

（2）參考上訴法院言詞辯論筆錄乃確認上訴範圍

就第二點，由於Reward Wall案上訴後並沒有書面判決，地區法院乃參考該案上訴時的言詞辯論筆錄，確認該案上訴的範圍。IntegraSpec公司認為，從筆錄來看，當時審理的上訴法院法官，對於地區法院的請求項解釋表達懷疑，故主張地區法院沒有認真看待這段筆錄。但聯邦巡迴上訴法院認為，地區法院透過筆錄，只是要掌握前案上訴的範圍，至於法官在言詞辯論中表達的意見，沒有什麼意義，畢竟在最後判決結論就是維持Reward Wall案地區法院判決[25]。

（3）同一專利不同請求項相同用語採相同解釋

IntegraSpec公司主張，後案所主張的請求項為第2項，而Reward Wall案所涉及的請求項為第1項和第19項，所以前後兩案的爭點並不相同。但Airlite公司認為，請求項2和請求項1一樣，都有「相鄰接」與「實質相同大小」等字眼。聯邦巡迴上訴法院認為，在前案中，IntegraSpec公司只是挑選代表的請求項1和請求項19，並不表示其他請求項的解釋不受拘束。而且，是因為系爭專利在訴訟中經過單方再審查（ex parte reexaminatin），刪除請求項1，而合併到請求項2，所以在後案才主張侵害請求項2。由於兩個請求項均有相同的限制條件，因此兩案的爭點一樣 [26]。

此外，聯邦巡迴上訴法院指出，在解釋請求項時，同一用語在整個專利間應採取一致解釋（claim terms are to be construed consistently throughout a patent）[27]。

最後，聯邦巡迴上訴法院認為IntegraSpec公司所提出的三個質疑都不成立，故維持地區法院原判決。亦即認同地區法院可適用爭點禁反言，而禁止IntegraSpec公司就同一專利的請求項解釋和不侵權認定為相反的主張，而判決被告Airlite公司勝訴。

備註

1. Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics Co.Eyeglasses, 854 F.3d 1344, 1348(Fed.Cir. 2017).
2. Id. at 1349.
3. Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., No. 8:12-cv-91, 2012 WL 2958233, at *7 (D. Neb. July 19, 2012).
4. Id. at *9.
5. Id. at *11.
6. Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., No. 8:12-cv-91, 2012 WL 5906546, *4-8 (D. Neb. Nov. 26, 2012).
7. Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., No. 8:12-cv-91, 2013 WL 4774726, *5-1 (D. Neb. Sept. 5, 2013).
8. Phil-Insul v. Airlite, 854 F.3d at 1351.
9. Phil-Insul Corp. v. Reward Wall Sys., Inc., 580 Fed.Appx. 907 (Fed. Cir. 2014).
10. Phil-Insul v. Airlite, 854 F.3d at 1351.
11. Id.at 1351-52.
12. Id. at 1352.
13. Id. at 1352.
14. Id.at 1352.
15. Robinette v. Jones, 476 F.3d 585, 588 (8th Cir. 2007).
16. Id. at 589.
17. 引用Aspex Eyewear, Inc. v. Zenni Optical Inc., 713 F.3d 1377, 1380 (Fed. Cir. 2013).
18. 引用Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc., 531 F.3d 1372, 1379 (Fed. Cir. 2008).
19. Phil-Insul Corp. v. Airlite Plastics, Co., No. 8:12-cv-151, 2016 WL 5107131, at *9. (D. Neb. Mar. 2, 2016).
20. Id.at *9-10.
21. Phil-Insul v. Airlite, 854 F.3d at 1354.
22. Federal Circuit Rule 36(“The court may enter a judgment of affirmance without opinion, citing this rule, when it determines that any of the following conditions exist and an opinion would have no precedential value:(a) the judgment, decision, or order of the trial court appealed from is based on findings that are not clearly erroneous;(b) the evidence supporting the jury’s verdict is sufficient;(c) the record supports summary judgment, directed verdict, or judgment on the pleadings;(d) the decision of an administrative agency warrants affirmance under the standard of review in the statute authorizing the petition for review; or (e) a judgment or decision has been entered without an error of law.”).
23. Phil-Insul v. Airlite, 854 F.3d at 1354.
24. Id. at 1355.
25. Id. at 1358.
26. Id.at 1359.
27. Id.at 1359.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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