2017年12月20日，歐盟法院（Court of the European Union, CJEU）對於備用零件市場中汽車輪圈的長期訴訟及歐盟設計法[1]（簡稱設計法）中「維修條款（repair clause）」的解釋作出裁決，說明「維修條款」適用於複合式產品外觀上所有的零組件。本文介紹這兩個案件、相關法律規定及背景、CJEU佐審官的法律意見及論理分析以及裁決結果，提供給我國汽車維修零組件廠商及貿易商在開發歐盟市場做為參考之用。

※本文摘錄自[CJEU擴大了設計法中維修條款的適用範圍----狠狠打了德國法院一耳光]

C-397/16案件

Audi在EUIPO申請許多汽車零組件的註冊設計，其中一些是汽車輪圈的外觀設計（如圖1所示）。義大利廠商Acacia以WSP Italy品牌生產許多合金汽車輪圈，其中有一些是用於Audi車輛的輪圈（如圖2所示）與Audi已註冊的合金輪圈設計相同。不過，Acacia主張其所製造的輪圈上印有「非OEM」字樣，表示非原廠製造商所生產，隨同這些產品的商業和技術文件、銷售發票和Acacia的互聯網網站表明，這些輪圈是專門作為進行維修的替換零件。

圖1：Audi集團在EUIPO的汽車輪圈註冊設計

圖2：WSP Italy品牌適用Audi汽車的輪圈[2]

Audi向義大利米蘭地區法院（District Court, Milan, Italy）提起侵權訴訟，主張Acacia製造和銷售有爭議的輪圈已侵害其擁有的註冊設計，地區法院也支持這一訴訟。Acacia不服，向米蘭上訴法院（Corte d'appello di Milano）提出上訴，上訴法院特別注意到義大利法院和其他成員國的法院對「維修」條款適用的裁決存在一些衝突，決定停止訴訟，並提交CJEU作初步裁決。

C-435/16案件

Porsche在EUIPO註冊了一些汽車輪圈的外觀設計（如圖3所示）。Acacia製造的輪圈在德國的互聯網上銷售，該網站是針對最終消費者，而其中有些輪圈與Porsche汽車輪圈的註冊設計相同（如圖4所示）。依據Acacia的說法，其所製造的輪圈是Porsche車輛專用的，只能用於維修Porsche的車輛，且網頁上也註明「該產品不發貨到德國市場」。

圖3：Porsche集團在EUIPO的汽車輪圈註冊設計

圖4：Acacia的WSP Italy品牌適用Porsche汽車的輪圈[3]

Porsche在德國的斯圖加特地區法院（Regional Court, Stuttgart, Germany）提起侵權訴訟，主張Acacia製造和銷售有爭議的輪圈已侵害其擁有的註冊設計（如圖5所示），地區法院支持這一訴訟。Acacia和D’Amato不服，就法律問題提出上訴。上訴法院指出，就法律問題而言，上訴的結果取決於Acacia是否能信賴設計法第110條(1)款的「維修免責」條款。但是，這法條的解釋引起發了一些困難。在這種情況下，德國聯邦高等法院決定停止訴訟程序，並提交CJEU。

圖5：WSP Italy適用Porsche汽車的不同顏色輪圈產品[4]

待CJEU解決的三個主要問題

2016年7月18日和2016年8月4日，C-397/16案件及C-435/16案件分別於向CJEU書記處登記初步裁決的請求，也提交了Acacia和Porsche、Audi、歐盟委員會以及義大利、德國和荷蘭政府的書面意見。由於這些請求都是關於設計法第110條(1)款[5]的解釋，法院決定將兩個案件合併審理，CJEU被要求決定以下三個主要問題：

（1）本質上，第110(1)條的「維修條款」是否解釋為歐盟設計保護的例外？ Audi、Porsche和德國政府基本上認為，第110條(1)款中的「維修」條款僅適用於複合式產品的外觀零件，鋁合金輪圈不能被該規定所涵蓋。而Acacia、義大利和荷蘭兩國政府及委員會則認為，「維修」條款的適用不限於固定形狀的零件，因此鋁合金輪圈可以被該規定涵蓋。

（2）設計法第110條(1)款的適用範圍是否僅限於與原有零組件相同的零組件？

（3）副廠製造商或供應商如能 取決於設計法第110條(1)款的維修條款時，其應採取的預防措施？

歐盟法院佐審官的法律分析及意見

這個合併案件的法律意見是由歐盟法院的佐審官（Advocate General, AG）[6]在2017年9月28日會議上所提出的。佐審官認為，這案件涉及設計法第110條(1)款規定「用於維修複合式產品的替換零件」之維修條款，在解釋之前，要先檢視在通過該法規之前的立法程序中，已詳細討論了作為共同設計的保護的例外情況。

設計法第110條(1)款維修條款背後的理由

從設計法提案的解釋性備忘錄中可以清楚看出，修訂維修條款之目的是為了避免複合式產品的零組件被設計權利人所壟斷。根據設計法第19條和第21條之規定，該製造商有權壟斷這些設計的使用，包含所有實施其設計的替換零件。而第110條(1)款的維修條款，試圖在某些情況下排除的正是這種壟斷。

佐審官說明：維修條款最初的適用範圍僅限於其形狀是由複合式產品（例如：汽車前燈）外觀決定的零組件。但是，在立法過程中，為了使歐盟理事會能夠順利通過設計法，取消這限制條件是必要的。因此，維修條款的最終版本涵蓋所有替換部件，也對其形狀沒有限制條件。

指令及設計法中都沒有形狀由複合式產品外觀決定之要件

佐審官說明：設計法第110條(1)款只規定「零組件須是複合式產品的一部分，且其外觀必須 取決於汽車的外觀」。其次，1993年12月3日委員會同時提出關於歐盟設計的保護指令與設計法的提案[7]，其目的是建立一個歐盟共同設計的保護制度，以減少貨物自由流通的障礙。設計法提案第23條的「維修條款」，其適用範圍僅限於複合式產品的零部件且「其設計是取決於複合式產品的外觀」（如圖6所示）。指令提案第14條包含維修條款，使用的措詞幾乎相同。

圖6：Audi的汽車設計及外觀取決於 汽車外觀的零組件[8]

為了配合指令，委員會於1999年6月21日提出修正案刪除設計法提案第23條，而增加第10(a)條之規定，其中暫時排除設計法對零組件之設計保護，排除範圍仍限於「複合式產品的零組件其外觀是取決於複合式產品之外觀」，這與指令第14條規定不同[9]。於是，在2000年10月19日的理事會中主席Cooper同意做一些調整，為了達成政治協議而修訂維修條款，刪除「其外觀是取決於複合式產品外觀」要件。因此，維修條款中複合式產品的零組件的適用範圍比委員會最初提出的範圍更廣（如圖7及8所示），雖然這決定違反了設計權人的利益[10]。

圖7：Audi可適用維修條款的汽車零組件

圖8：Daimler AG可適用維修條款的汽車零組件

佐審官認為：設計法立法說明(13)仍保留「其外觀須取決於合式產品外觀」的用語，是立法說明與法律規定之間缺乏協調性，這一要件已被歐盟立法機關明確拒絕了。沒有約束力的立法說明措詞不能重新導入理事會為了達成政治協議而刪除的要件，進而限制設計法第110條(1)款的適用範圍。

零組件的製造商或供應商應遵守維修條款的預防措施

設計法第110條(1)款沒有具體提及可能採取的預防措施，因此，法院必須解釋法條，以確定製造商或供應商為了排除設計權利人的專有權，可能需要依賴維修條款應採取的措施內容。

在這方面，法院提出了擔保、報告或勤勉義務的三種建議。第一種的擔保義務，製造商和供應商只有在確定其所製造或銷售的替換零件將用於維修複合式產品以恢復其原有外觀的條件下，才能供貨。Acacia及委員會認為這是不成比例的。因此，我認為不應要求製造商和供應商保證他們製造的產品將依照前述條件使用。

第二種方式是零組件製造商和供應商有義務向顧客索取一份聲明，表明他不會將該零組件用於除設計法第110條(1)款規定以外之任何目的。可以預見的是，這種方式的有效性值得懷疑。

第三種方式是義大利政府及委員會所提的，基於下游使用者會遵守維修條款之預防措施的勤勉義務。勤勉義務是一方面製造商或供應商必須告知顧客，他們不是該零組件的設計權人，另一方面，該零組件是專用於維修複合式產品以恢復其原有外觀之目的。如果製造商或供應商知道或有合理的理由知道該零組件將不依照該條款使用，則製造商或供應商將無權依賴該條款。

佐審官的建議

佐審官建議法院對其提交的問題作出如下答覆：（1）設計法第110條(1)款必須解釋為：「複合式產品的零組件」的概念不限於其零組件形狀是由複合式產品的外觀決定的，而是涵蓋任何產品可被併入到另一個產品。（2）為了受益於設計法第110條(1)款規定的例外情況，零組件必須「用於維修複合式產品」，且「恢復其原始外觀」意味著替換零件必須具有與最初結合到複合式產品之部分相同的外觀。（3）為了依靠這種例外情況，複合式產品的零組件製造商或供應商必須履行勤勉義務。

CJEU的裁決

2017年11月和12月，Porsche和Audi分別向法院登記處提交文件，要求CJEU根據「法院議事規則」第83條重新開啟言詞辯論。CJEU認為，在聽取佐審官的意見後已有做出判斷的一切必要資料。而且，根據TFEU第252條第2款規定，佐審官的職責是在完全公正和獨立的情況下作業。無論該意見中審查的問題如何，當事人不同意佐審官的意見，不能成為重新開啟言詞辯論的理由[11]。因此，沒有重新開始程序的言詞辯論之必要。

設計法第110條(1)款規定之「維修條款」的解釋

CJEU說明：本質上，轉介法院要問的是，設計法第110條(1)款的「維修條款」是否解釋為歐盟設計保護之例外，如果一個受保護之設計是一個複合式產品的零組件，是用於維修複合式產品之目的以恢復其原有外觀，且該保護設計是 取決於於複合式產品外觀的條件下？

在案例法中解釋歐盟法律規定時，不僅要考慮其中的措辭，還要考慮其發生的背景以及其所追求的目標。歐盟法律規定的來源也可能提供與其解釋有關的訊息[12]。第110條(1)款僅規定必須是「複合式產品的零組件」，且「用於修復複合式產品之目的，以恢復其原貌」。因此，「被保護設計外觀取決於 複合式產品外觀 」並不是該條款所列出的條件之一。

從維修條款的立法沿革可明顯看出，在立法過程中，對零組件的適用範圍並未加以限制，並未規定那些零件形狀是被複合式產品外觀的所固定形狀的零件。從以上的分析看來，設計法第110條(1)款的適用範圍不限於構成複合式產品之一部分且其外觀 取決於於複合式產品外觀的零組件。

CJEU的答覆

（1）首先，CJEU裁定設計法第110條(1)款不受限於被保護設計（即備用零件）須取決於複合式產品（即汽車）外觀的條件。

CJEU認為：維修條款本身僅規定它必須是「複合式產品的零組件」，用於修復該複合式產品以恢復其原有外觀，受保護設計與複合式產品的外觀之間相互依賴的條件並不存在。Audi和Porsche所提出「鋁合金輪圈可以自由互換且獨立於汽車的外觀」的主張是無關緊要的。

（2）其次，CJEU認為，設計法第110條(1)款維修條款的適用條件是，投入市場的替換零件外觀必須與最初複合式產品中的零件有相同的視覺外觀。

CJEU強調，維修條款要件是用於維修以便複合式產品恢復其投入市場時的原有外觀。例如：如果替換零件與原始零件不一致或者複合式產品的外觀在投入市場後已經改變了，則不適用維修條款。

（3）最後，CJEU認為，為了要依賴該條款中的「維修」條款，複合式產品零組件的製造商或銷售商有義務採取任何預防措施，以確保零組件的下游使用者僅將其用於維修目的。

結語

在過去的幾年中，汽車製造商和零部件供應商之間的爭端引發了維修條款的幾個重要問題。2012年7月，在德國BMW公司控告R & M公司及David Gross的註冊設計侵權案件[13]中，英國高等法院也曾對歐盟設計法的維修條款之適用作出解釋，法官Arnold J說明：依據EU立法沿革的解釋原則，第110條(1)款規定必須依據立法說明(13)予以解釋[14]。

不過，CJEU在裁決中的解釋重重的打了英國高等法院一巴掌。CJEU說明：在案例法中解釋歐盟法律規定時，不僅要考慮其中的措辭，還要考慮其發生的背景以及其所追求的目標。立法者在設計法的最終草案中故意沒將「其外觀取決於複合式產品之外觀」的限制條件納入其中。而且，根據已確定的判例法，立法說明只能解釋有關措施的實際規定的內容，但不能有偏差，更不能藉由解釋而將委員會已刪除的限制條件重新納入。

這個革命性的裁決看起來為副廠零件製造商開放了巨大的可能性，似乎可以將維修條款應用於許多不同產業的複合式產品：各種汽車外觀的零組件，摩托車的外觀零組件（如圖10所示），還有事務機器、名牌手提袋或皮包的提把（如圖9所示)、手錶的錶帶，或是任何特定家具的單個部件或把手等等。

圖9：LV及GUCCI的手提包提把的更換零件

圖10：Gogoro的摩托車設計及其外觀的替換零組件

事實上，維修條款的適用不完全是沒有限制的，除了「維修必須將複合式產品恢復到其原有的外觀」之外，CJEU說明：複合式產品零組件的製造商或銷售商必須擔負勤勉義務。如果製造商或銷售商知道或者根據合理的理由而知道該零件不會使用於維修目的，則不應出貨。否則，他們有可能無法依賴維修條款，因而須承擔侵權責任。

備註：

1. Council Regulation EC No 6/2002 of 12 December 2001，歐盟設計法，或稱為歐盟設計規則。
2. Acacia的WSP Italy品牌輪圈的照片來自該公司的網頁, http://www.wspitaly.com/catalogo-lista?lang=en&brand=audi, 參閱日期是02/18/2018。
3. Acacia的WSP Italy品牌輪圈的照片來自該公司的網頁, http://www.wspitaly.com/catalogo-lista?lang=en&brand=porsche, 參閱日期是02/18/2018。
4. 同註3。
5.  Article 110(1) of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ 2002 L 3, p. 1)。
6. Born 1964; graduated in law from the University of Aarhus (1991); master's degree in European Law from the College of Europe in Bruges (1993); lecturer at the University of Aarhus (1991-93) and the University of Copenhagen (1999-2001); visiting professor at the Universities of Copenhagen and Aalborg (since 2008); lawyer at the Danish Bar (1995); Legal Secretary at the Court of First Instance of the European Communities (1994-99); Public Prosecutor at the Prosecution Office, Copenhagen (1999-2000), and Inspector in police districts (2004-06); Legal Adviser to the representative of the Danish Prime Minister during the negotiations for drawing up the Charter of Fundamental Rights of the European Union (1999-2000); Head of Section in the Office for EU Law (1999-2000), Head of Department in the Office for EU Law and Human Rights (2000-01) and Head of Department in the Office for Property and Obligations Law (2001-06), at the Ministry of Justice; Consumer Ombudsman appointed by the Danish Government (2006-14); Judge at the Østre Landsret, Copenhagen (2015); Advocate General at the Court of Justice since 7 October 2015。
7.  Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (OJ 1993 C 345, p. 14)。
8. 圖6左側揭露Audi汽車設計在EUIPO的註冊設計，右側揭露的是汽車零組件的註冊設計，上方是「EU 2002857-0001的前後車燈設計」、下方是「EU 2002766-0001的後保險設計」。
9. 參見 the Report from the Presidency to the Permanent Representatives Committee (Coreper), No 12420/2000, of 19 October 2000, paragraph 6 (available at:
   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑12420-2000-INIT/en/pdf)。
10. 參見Report from the Presidency to the Coreper No 12420/2000, of 19 October 2000, paragraph 9。
11. 參見Judgment of 25 October 2017, Polbud — Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, paragraph 23 and the case-law cited。
12. 參見Judgments of 3 October 2013, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council, C 583/11 P, EU:C:2013:625, paragraph 50; of 1 July 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C 461/13, EU:C:2015:433, paragraph 30; and of 18 May 2017, Hummel Holding, C 617/15, EU:C:2017:390, paragraph 22。
13. 參見 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Round & Metal Ltd and another [2012] EWHC 2099 (Pat), 27 July 2012.)。
14. 參見“從BMW v. Round & Metal Ltd一案解析歐盟設計的維修免責條款”, 北美智權報142 期, 2015.09.23。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們