207期
2018 年 03 月 21 日
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後Alice時代之商業方法專利適格性判斷
葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 副教授

商業方法專利包含涉及所有與商業活動之專利,2014年美國最高法院在Alice Corp. v. CLS Bank Alice Corp. v. CLS Bank針對專利標的適格性之判斷,提出Alice/Mayo二階段測試標準,藉以適用所有涉及抽象概念之專利標的之適格性判斷,於是有關商業方法可專利性的判斷標準再度引發關注。以下將探討2017美國聯邦上訴巡迴法院二件商業方法專利適格性案件,以分析商業方法標的可專利性之問題。

何謂商業方法專利?

商業方法專利並無具體的定義,但一般來說係專利主張新的商業方法,因此所涉及的標的類別包括電子商務、保險、銀行與稅務遵循等領域。但目前商業方法專利之申請,主要涉及商業自動化方法和電子商務方法[1]。大多數美國商業方法專利被歸類為第705類[2],該類別係「專門為企業的實踐,管理或管理設計或使用數據處理操作的設備和相應方法。」[3]當然,商業方法也可能歸納為其他類別。過去與商業方法有關專利案例,涉及演算法、軟體等抽象概念之運用,因此其專利標的之適格性受到嚴重考驗。

由State Street案到Alice案

1998年美國聯邦上訴法院在State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group[4],確定商業方法軟體專利的適格性,且拒絕將(Method of Doing Business)認定為司法例外不得專利之標的。State Street Bank案意見基本上確立80-90年代間USPTO不以軟體專利或是商業方法專利來決定是否為可專利之標的之立場[5]State Street因為涉及演算法,因此產生是否為適格的標的之爭議法院認為,涉及演算法不必然為不適格之標的,當演算法是透過計算器(machine)運用一連串數學計算,將資料—可分金額,轉換為最後股價(share price),則是一種演算法的實際運用,因為這樣的方式將產生一種「有用(useful)、具體(concrete)、有體的(tangible)」的結果,因此這樣演算法之運用具有可專利性[6]。此後20年,有關抽象概念可專利性的判斷標準並有太大轉變。

2014年美國最高法院在Alice Corp. v. CLS Bank針對專利標的適格性之判斷,提出Alice/Mayo二階段測試標準,適用所有涉及抽象概念之專利標的是否適格之判斷,於是有關商業方法可專利性判斷再度引發關注。

Alice案所涉及的專利,其請求項為指向減輕「清算風險」的電腦化計劃;即承諾財務交易所中之一方履行其義務的風險,且由電腦執行這個步驟,因此事實上就是一種由電腦執行的商業方法專利。最高法院在Alice案,針對軟體專利標的以Mayo案所建立之二階段分析進行檢驗,此二階段測試又稱為Alice/ Mayo測試,檢驗方式內涵如下:

  1. Alice/ Mayo測試第1階段分析,首先判斷請求項是否指向(direct to)不可專利性的抽象概念?如果有這種情況,必須進入第2步分析。
  2. Alice/ Mayo測試第2階段分析,須單獨考慮每個請求項的元件,以及額外的元件是否足以改變請求項性質而符合適格之專利標的。

最高法院首先確認Alice專利之技術,指出本案專利請求項之目的在透過使用電腦系統作為第三方中介來促成雙方之間的財務交換義務。其次在第一階段檢驗中,法院以專利方法請求項記載了中介清算的概念,為指向一種抽象概念。而專利系統請求項包括通信控制器、第一方設備、數據存儲設備和電腦,其系統請求項主張之硬體幾乎是每台電腦都包含的一般硬體。換言之,請求項所主張之系統,本質上與方法請求項沒有區別軍指向抽象概念。而後在第2步檢驗中,最高法院指出,該專利方法請求項記載了在一般電腦上實現之抽象概念,而系統請求項記載了一些被配置為實現相同想法之電腦組件,且是一般電腦功能就可以達成。因此,以請求項並無額外元件可以使請求項確認其有明顯大於基本的抽象思想本身,因此,法院認定該請求項並不具備專利適格性。

後Alice時代之商業方法專利之可專利性

此後美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)陸續審理與商業方法有關之專利,多被認定不適格,包括2017年Clarilogic, Inc., v. Formfree Holdings Corporation[7]Audatex North America, Inc., v. Mitchell International, Inc案。以下摘要說明CAFC如何判斷二案的商業方法軟體專利的適格性。

Clarilogic案

Clarilogic, Inc., v. Formfree Holdings Corporation案所涉及之專利為8,762,243號專利(下稱'243號專利)。'243號專利[8]係為一「電子帳戶認證與增強信用報告之系統與方法」,其中涉及用電子方式認證潛在借款人之金融收支數據與提供信用報告之方法電腦執行系統請求項,從第三方尋求潛在借款人之財務資訊,對數據運用演算法引擎(algorithm engine),並且輸出報告。但該演算法引擎並非屬專利請求項,請求項亦不因演算法引擎所完成的各種方法步驟等任何規則所限制。反之,系統可以接收來自政府或特定使用者之邏輯規則,該建立之邏輯規則可能用於識別資訊。因此,係從第三方所取得該演算法引擎。詳細步驟如下圖[9]所示:

一審法院判定'243號專利之請求項指向抽象概念,且未包含任額外的元件足以改變請求項之性質而符合專利適格性。法院認為不適格之理由,係以'243號專利之請求項「充其量僅描述了通常使用,即使用多功能之電腦功能用以自動化財務風險評估之基礎經濟程序……。然而,任何自營風險分析被包含在不可專利的、不被描述的演算法或一組演算法中。」專利權人FormFree針對地院判決提起上訴。上訴爭議為'243號專利是否指向抽象概念?若是,則請求項是否足以轉化而具專利適格性?

CAFC指出有關專利標的適格性之判斷,依據Alice案所發展之兩步驟分析法來判斷系爭專利是否具備專利適格性。首先判斷系爭請求項是否指向抽象概念。若是,則接續判斷系爭請求項是否包含發明概念,而足以轉化為具備專利適格性。於兩步驟分析之第一步驟中,該請求項需被全部考慮,以確定其整體性質指向不予專利標的。於第二步驟中,需個別地或合併地考慮請求項元件,以判斷是否有額外之元件將請求項轉化為具專利適格性之申請案,亦即尋找有無發明概念,足以確認請求項產生顯然多於抽象概念本身。如僅描述或加上「實施於電腦」等詞語,無法將不具專利適格之抽象概念轉化為具專利適格之發明。

CAFC本案系爭專利請求項1係描述一種方法「用以提供經認證之財務數據,以指出關於個人之財務風險」,包含有接收要求、以電子方式收集財務數據、將數據轉換成所需格式、藉由應用演算法引擎來認證數據、分析異常與產生報告。法院認為系爭專利請求項1產生潛在借款人之財務資訊,係指向抽象概念,即當請求項著重在「收集並分析資訊,進而顯示某些收集與分析結果時」,認定請求項係指向抽象概念。

在第2步驟之分析,專利權人以其發明具轉化性,因此具專利適格性。然而CAFC認為,本案系爭請求項1由未知及未被主張之過程以改變電子資訊顯示之方式,且未對如何改變數據作任何限制,所以不具備發明概念。

法院認為本案之請求項僅利用常規電腦技術,以收集、分析及顯示所需之資訊,且並無主張以何種技術方式收集、分析與輸出財務數據,且未主張任何自營風險評估演算法,因此'243號專利並未通過Alice案之兩步驟分析,不具適格性。

Audatex案

Audatex North America, Inc., v. Mitchell International, Inc.[10]案涉及美國7,912,740號專利(下稱'740號專利)及美國8,468,038號專利(下稱'038號專利)。'038號專利為'740號專利之延續案,係「由全球資訊網處理車輛作業產品之系統與方法」,系爭專利為關於輸入數據而與毀損車輛之保險理賠相連之系統,該系統會將該數據處理為估價報告並經由網路傳送,允許保險理賠理算師更迅速地使用車輛估價資料庫。

本案上訴前於進行CBM(商業方法複審;Covered Business Method Review)後,專利初審暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board,下稱委員會)仍認為系爭專利請求項不具專利適格性,且依據不具非顯而易見性而無效。專利權人Audatex遂提出修改、刪除'740號專利請求項1至29項,而提出代替地請求項30至58項。同樣地,亦申請修改'038號專利,刪除請求項1至31項,而提出請求項32至62項為替代。其中'740號專利請求項第37項與第40項具有代表性,而第37項[11]直接依附於獨立項第30項[12]

依據Audatex主張,替代之請求項係透過動態伺服器頁面(Active Sever Page,ASP)檔案,解決了利用來自許多客戶不斷變化資料庫數據之問題。如請求項37項,利用兩個ASP檔:第一個用於調出車輛價值之資料庫;第二個則用於調出車輛零件清單,及計算評估數據。該ASP可調出估價伺服器,以產生理算師用於計算之估價報告。該請求項係描述「藉由組合所調出的多個資料庫,以取得汽車保險理賠估價報告之系統及方法,以根據理算師之具體需求,提供訂製之保險估算工具」。惟委員會對於修正後之請求項,仍維持不具適格性及非顯而易見性之主張。因此Audatex針對委員會之判決提出上訴。

上訴之爭點為:系爭專利是否指向抽象概念?若是,則請求項是否足以轉化而具專利適格性?

CAFC依據Alice案所發展之兩步驟分析法來判斷系爭專利是否具備專利適格性。首先,Audatex認為委員會不適當地將專利適格性與可專利性之舉證責任移轉至其身上。惟法院認為無論由誰負擔舉證責任,基於下列理由,系爭專利請求項均不具適格性。

於第一步驟中,Audatex主張系爭專利請求項並不抽象,而指向對電腦相關技術之具體改良,如'740號專利之請求項第40項,即描述「一種產生估價報告之具體方法,包含用於處理數據之特殊目的估價伺服器,並用於車輛價值資料庫以產生估價報告」,強調利用第一個ASP來調出資料庫,與第二個ASP來調出零件清單與計算估價數據。其以此得出結論,認為電子網路、客戶端電腦以及網路伺服器等元件相結合,允許輸入關於保險理賠數據與傳送估價報告,使請求項並不抽象。更進一步主張,認為請求項提供了相對於先前技術之具體改良。

法院則認為,「透過收集與使用車輛資訊,提供車輛估價」。該請求項僅描述藉由習知技術,收集資訊以產出車輛毀損之估價報告,因此,不涉及電腦功能之改良,也未提供電腦操作之具體改良。實係實施一個抽象概念,僅利用電腦及一般組件作為收集數據並產生報告之工具。

於第二步驟中檢驗,認定請求項並未對技術基礎設施改良,亦未解決網路特有問題。雖然增加了電腦功能與使用網路以提高速度與效能之抽象程序,但這不足以使其具專利適格性。請求項僅僅描述大量一般的電腦組件,如「網站」、「網頁」、「客戶端電腦」、「電子通訊網路」、「資料庫」、「網頁伺服器」、「估價伺服器」等等,亦不足具備發明概念。此外,法院認為Audatex於請求項第37項及第40項中描述到ASP,僅係以慣習之方式使用一般電腦組件,並不足以將抽象概念轉化為具專利適格性之發明。

結論

商業方法專利是企業可用的法律保護的重要新形式。隨著該領域不斷擴大和發展,包括金融科技、區塊鏈運用等均可能涉及商業專利之保護。在Alice案,對於軟體專利適格標的要求提高,然而相較於商業方法專利,似乎軟體專利有較高的機率取得專利。在後Alice時代CAFC以及USPTO均認可電腦功能的改良位指向抽象概念,或可能被認定為顯著於抽象概念本身,因此大大提高改良電腦功能與技術功能的軟體專利被認定為適格標的機會。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雲卿
現任: 世新大學 智慧財產權研究所 副教授
輔仁大學財經法律學系 兼任副教授
輔仁大學法律學系進修學士班 兼任副教授
學歷: 美國舊金山金門大學 法律博士(SJD)
美國華盛頓大學 法律碩士(LLM)
國立政治大學 法律碩士
國立台灣大學環境工程所 工程碩士
經歷: 台灣科技大學專利所 助理教授
美國舊金山 Suzan See Law Office法務
美國矽谷 Vivian Lu Law Office法務
台灣建業律師聯合事務所律師
台灣環宇律師事務所律師
產學合作計畫: 美國訴訟管理產學合作計畫
代表著作: 營業秘密刑事責任
中小企業智慧財產權管理制度建置
專利意見書在訴訟上之運用
證照: 律師、台灣專利代理人、環境工程技師、仲裁人、ISO14000管理師

 

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