歐盟共同體設計規章中，存在一個「維修免責條款」（歐盟設計規章第110條），歐洲法院2017年底的重要判決Acacia v. Audi案，擴大了該條款的適用範圍。臺灣作為汽車零組件製造銷售大國，在專利法中的設計專利，卻沒有維修免責條款，對我國產業不利。歐洲法院這則重要判決可供啟示，是否應該在修改我國專利法時，增加一設計專利維修免責條款，以開放汽車外觀零件市場的競爭。

歐盟共同體設計規章中，存在一個維修免責條款（歐盟設計規章第110條），亦即為了維修複合產品、回復原來外觀，而生產製造利用複合產品的零件，縱使該零件上有歐盟設計保護，也可以得到免責。而使用這個條款最重要的產業，就是汽車零件製造業，因為汽車使用年限長，但部分零件一定需要更換維修，故在歐盟設計保護下的這個例外規定，讓許多汽車零件製造商可以製造銷售汽車外觀零件。但這卻會導致汽車原廠的正廠零件銷售減少，因而歐盟有許多案件，都在爭執到底這個條款的適用範圍有多大。

其中一個爭議許久、引發多達40件以上訴訟的案件，涉及的是汽車合金輪圈之設計，是否適用歐盟設計規章第110條的維修免責條款？而這個問題，因為奧迪（Audi）在義大利的訴訟，以及保時捷（Porsche）在德國的訴訟，涉及維修免責條款的適用範圍的解釋，而聲請歐洲法院（Court of Justice）解釋。2017年12月底歐洲法院作出的Acacia v. Audi案判決[1]，認為汽車合金輪圈適用於維修免責條款，但同時課予副廠製造商在銷售時要注意下游使用者是否確實將產品作為維修使用。以下介紹這則重要判決。

Audi告Acacia案（Case C‑397/16）

原告車廠Audi擁有一些汽車合金輪圈的歐盟設計保護（Community designs）[2]。被告義大利的廠商Acacia，使用「WSP」這個品牌，製造並在其網站上銷售汽車合金輪圈，而所銷售的輪圈中，有部分與Audi的輪圈設計一模一樣。Acacia所銷售的輪圈上有標示「非原廠」（NOT OEM），也就是說明非原廠製造。Acacia的銷售相關文件、發票、網站都指出，是專門為了維修目的提供零件而銷售該輪圈[3]。

Audi在義大利米蘭地方法院提起訴訟，要求法院確認Acacia製造和銷售這些輪圈，是否侵害了Audi的歐盟設計，而地方法院判決支持Audi的主張[4]。Acacia不服，向米蘭上訴法院提起上訴。上訴法院發現，對於歐盟設計規章（Regulation No 6/2002 on Community designs）中第110條的維修條款（repair clause）的解釋有爭議，因此向歐州法院（Court of Justice）聲請解釋[5]。

Porsche告Acacia案（Case C‑435/16）

另一大車廠Porsche一樣也擁有汽車合金輪圈的歐盟設計保護。而廠商Acacia製造了相同形狀的汽車輪圈，並在德國的網站上銷售，且銷售對象為一般終端消費者，德國人也可購買。其中，Acacia為了Prosche車款所製造的輪圈只能使用於Prosche的車款，但Porsche則指出，Acacia的輪圈，部分在顏色和尺寸上與Prosche的原廠產品不同[6]。

Porsche在德國的斯圖加特地區法院起訴，要求法院宣告，Acacia製造和銷售系爭輪圈，侵害了Porsche的歐盟設計專利。地區法院判決Porsche勝訴[7]，Acacia上訴後也敗訴，最後上訴到德國聯邦最高法院。聯邦最高法院認為，本案法律爭點，取決於歐盟設計規章第110條(1)維修條款的解釋，因而也聲請歐州法院解釋[8]。

圖一、Porsche、Audi註冊的輪圈設計與Acacia網站上銷售的汽車輪圈

圖片來源：http://ipkitten.blogspot.tw/2018/03/the-best-and-brightest-key-uk-and-eu.html

是否限於「依附於複合產品」、「整體固定形狀」的零件？

雙方對於歐盟設計規章第110條(1)維修條款爭議的第一個問題在於，維修條款所不保護的設計是否限於，為了回復複合產品原來外觀所製造銷售的零件，其零件設計是否必須「依附於」（dependent upon）該複合產品的外觀？亦即必須複合產品各零件的形狀是固定的（parts whose shape is fixed），而不涵蓋可由消費者自由挑選更換的零件[9]。

Audi、Porsche和德國政府等主張，歐盟設計規章第110條(1)的維修條款，適用範圍應只限於零件設計依附於複合產品外觀，亦即整體形狀是固定的，而汽車合金輪圈因為是可替換的零件而非形狀固定的部分，故不適用於該維修條款。而Acacia、義大利政府、荷蘭政府、歐盟執委會則認為，維修條款的適用範圍，並不限於形狀固定的複合產品，故汽車合金輪圈也可適用於該條款[10]。

會有這個解釋上的爭議，來自於歐盟設計規章第110條(1)的條文文字，與歐盟設計規章前言第13段的說明，兩者不同。

歐盟設計規章第110條(1)規定：「…歐盟設計專利保護不及於，一複合產品的零件之設計，為了維修該複合產品、回復其原來外觀之目的（for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance），而為第19條規定之各種利用行為（製造、銷售、提供銷售、進出口等）[11]。

歐盟設計規則前言第13段則為：「…在此情形下，目前不適合對下述零件賦予歐盟設計保護，倘一產品設計乃構成一複合產品的零組件，且該設計依附於該複合產品外觀（a complex product upon whose appearance the design is dependent），且乃出於修復該複合產品、回復原來外觀之目的而利用，…[12]」

比較兩者可知，第110條(1)的條件，只有一項，就是「為了維修該複合產品、回復其原來外觀之目的」，而前言第13段，則有二項條件，除了「為了維修該複合產品、回復其原來外觀之目的」以外，還要求「該設計依附於（dependent upon）該複合產品外觀」[13]。

立法過程刪除「依附於複合產品外觀」這個要件，
汽車輪圈也可適用維修條款

歐洲法院認為，從立法的過程來看，可以支持第110條(1)本身的文字，亦即維修條款只存在一個條件[14]。

最早的歐盟設計規章草案，有1994年版及2001年版，當初的草案確實有「該設計依附於複合產品外觀」這句話。但在理事會常駐代表委員會（Coreper）審查過程中，建議維修條款文字與現在1998年的設計保護指令（Directive 98/71/EC on the legal protection of designs）的文字盡量一致，且建議維修條款適用的零件設計，只保留一個條件，就是其是「為了維修一複合產品以修復其原來外觀」就好[15]。因此，後來2002年理事會通過的歐盟設計專利規章的正式版本，在第110條(1)的文字，就刪除了「依附於複合產品外觀」這個要件。雖然當時沒有刪除前言第13段這句話，但法院認為，在解釋歐盟規章時上，雖然前言可供參考，但是立法過程與立法目的的價值更甚於前言，且也不該否定法條文字本身[16]。

在當初的立法說明中曾經指出，之所以不保護複合產品的零件設計，是怕造成市場競爭的限制。尤其針對汽車這種可使用很久的昂貴產品，倘若保護其零件設計，將導致使用者在汽車可用年限內，所有的零件維修必須使用原廠零件而被俘虜。因此，維修條款的目的就是要讓購買使用年限長、昂貴產品的消費者，不一定要向原廠購買外觀零件，不被原廠俘虜[17]。

此外，歐盟設計保護指令的前言19段和第14條，並沒有強制各會員國國內的設計專利法一定要納入維修免責條款，但卻提到，若將來各會員國國內法律修正，一定要朝向開放自由化（iberalise）零件市場的修法方向前進[18]。

維修條款的零件，必須與原來外觀相同

第二個問題則是，Acacia能主張維修條款的零件，是否一定要跟原廠的零件外觀一模一樣？還是可以及於一些其他的變化設計？也就是說，如果原廠自己對輪圈有其他的設計專利，但並非是原車上用的零件，則其他廠商是否可以製造銷售這些非用於原車上其他設計零件？   

歐洲法院指出，維修條款的適用有幾個要件。第一，必須該產品上有歐盟設計；第二，該設計必須存在於複合產品上的零件；三，乃為了維修該複合產品回復原來外觀之目的而利用[19]。

就第一個部分必須釐清，歐盟設計保護的零件設計，必須該零件裝到複合產品後，在正常使用該產品時仍然可以看到（remains visible during normal use of that product）；且該設計符合設計要件，亦即新穎性及獨特性[20]。在本案中，Audi和Porsche確實有將汽車輪圈申請設計保護[21]。

第二個部分，何謂複合產品？歐洲法院指出，複合產品就是可將工業或手工的零件結合唯一複合產品，且該複合產品乃由多個零組件組合，零組件可以被取代，可以拆開並重新組裝[22]。但最重要的是，這些可以拆裝的零件，倘若複合產品缺少這些零件，將無法正常使用[23]。在本案中，汽車輪圈確實是複合產品的一個零件，且欠缺這個零件，汽車就無法正常使用[24]。

第三個部分，所謂為了維修該複合產品回復原來外觀的使用，包括歐盟設計規章第19條(1)的各項利用行為，包括製造、提供銷售、銷售、進出口、使用以及庫存等[25]。既然其目的是為了「維修」，就表示欠缺該零件或零件故障，會導致該複合產品無法正常使用[26]。

不過，如果更換零件的目的，是為了美觀、方便、或客製化的目的，而非為了維修，不是出於「維修」目的，就無法適用此維修條款[27]。

第四個部分，維修條款要求是為了「回復原來外觀」（so as to restore its original appearance）[28]。而所謂產品的外觀，包括其特徵、線條、輪廓、顏色、形狀、紋理、材料及裝飾等[29]。第110條維修條款適用的零件，必須對複合產品的外觀有所貢獻；且如上所說，必須零件組裝到複合產品後仍然可以看到，所以必然對複合產品的外觀有所貢獻[30]。最重要的是，維修條款要求是回復到「原來」的外觀，所以要適用維修條款，該零件必須是為了回復原複合產品銷售時的外觀[31]。因此，維修條款適用的範圍，只限於複合產品的零件跟原來的零件外觀上看起來一模一樣（visually identical to original parts）[32]。如果所利用的零件，不是為了回復原來銷售時的複合產品外觀，就無法適用維修免責條款。例如，如果零件與原廠零件的顏色、尺寸不同，或者會導致複合產品的外觀改變，就不能適用維修免責條款[33]。

副廠生產的零件是否只能直接銷售給維修站？

第三個問題是，副廠生產的零件，為了確保作為維修利用之目的，是否只能直接銷售給維修站，而不能銷售給消費者？

Audi認為，將副廠產品直接銷售給終端消費者，不能確保維修利用目的，故副廠應該只能將其產品銷售給維修站。Porsche則主張，副廠的零件應該要能在客觀上確保，產品被購買實是為了維修目的，而不會被拿去做其他目的使用。義大利政府和執委會也認為，副廠零件應採取一般的管制措施，以確保這些零件被作為維修利用。而Acacia則提出，「事前告知消費者此非原廠品，且書面告知該零件只能被作為維修複合產品以回復其原來外觀」，這個措施就已經足夠[34]。

副廠銷售時的注意義務

歐洲法院認為，作為製造和銷售零件的廠商，實際上無法期待其有辦法確保，所有其所製造銷售的零件，後來的利用都一定符合第110條(1)的維修利用。但是至少製造和銷售零件的廠商，應該有某程度的注意義務，要注意下游使用者盡量遵守維修利用的條件[35]。

第一個方法，就是零件製造商和銷售者，應該用各種方法告知下游使用者，包括在產品上、包裝上、目錄上、銷售文件上，張貼清楚、可見的告知，說明該零件並非原廠零件，且告知該零件只能被使用於維修複合產品以回復原來外觀的目的[36]。

第二，零件製造商應透過適當的方法，尤其是契約，以確保下游使用者不會將該零件用於非維修的用途[37]。

第三，零件製造商和銷售商若已知、或合理可得而知在某些銷售管道，其後來的使用不會符合第110條(1)的條件，則應避免繼續於這些管道銷售期零件[38]。

因此，歐洲法院認為，副廠的零件製造商和銷售商，確實有某種注意義務，要避免下游使用者的利用違反第110條(1)所允許的維修利用目的[39]。

結語

臺灣作為汽車零組件製造銷售大國，在專利法中的設計專利，卻沒有維修免責條款，對我國產業不利。歐洲法院這則重要判決可供啟示，是否應該在修改我國專利法時，增加一設計專利維修免責條款，以開放汽車外觀零件市場的競爭。

相關文章：CJEU擴大了設計法中維修條款的適用範圍——狠狠打了德國法院一耳光

備註：

1. Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG [ 2017] ECLI:EU:C:2017:992.
2. Id, at para 11.
3. Id. at para 12.
4. Id. at para 13.
5. Id. at para 114-15.
6. Id. at para 16-17.
7. Id. at para 18.
8. Id. at para 19-20.
9. Id. at para 29-30.
10. Id. at para 30.
11. Article 110(1) of Regulation No 6/2002(“1. Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a Community design shall not exist for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19(1) for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance.”).
12. Recital 13 of Regulation No 6/2002 (“…Under these circumstances, it is appropriate not to confer any protection as a Community design for a design which is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the design is dependent and which is used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance, until the Council has decided its policy on this issue on the basis of a Commission proposal.”).
13. Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG, at para 33-34.
14. Id. at para 35.
15. Id. at para 36-37.
16. Id. at para 40.
17. Id. at para 50.
18. Id. at para 52.
19. Id. at para 59.
20. Id. at para 61.
21. Id. at para 62.
22. Id. at para 63.
23. Id. at para 65.
24. Id. at para 66.
25. Id. at para 68.
26. Id. at para 69.
27. Id. at para 70.
28. Id. at para 71.
29. Id. at para 72.
30. Id. at para 73.
31. Id. at para 74.
32. Id. at para 75.
33. Id. at para 76.
34. Id. at para 80.
35. Id. at para 85.
36. Id. at para 86.
37. Id. at para 87.
38. Id. at para 88.
39. Id. at para 89.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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