2017美國最高法院TC Heartland v. Kraft Foods Grp Brand案件中，澄清專利訴訟管轄權的範圍，對於原告選擇法庭地將有重大的影響。然而，電子商務相關專利訴訟所涉及之專利，多為電腦執行方法專利或裝置專性，而TC Heartland案所涉及地專利為物品的專利，由於物品專利侵權行為地之認定與方法專利並不相同，因此本案對於未來電子商務專利訴訟管轄之影響，仍有待進一步評估。本文將討論TC Heartland案件的重點與電子商務專利訴訟管轄所涉及相關問題。

TC Heartland v. Kraft Foods Grp Brand澄清何謂被告之住所地

TC Heartland vs Kraft Foods Grp Brand[1]於2017年作成，對於專利訴訟法院之選擇有重大影響。2014年，Kraft Food有限公司在德拉瓦州對TC Heartland有限公司提起專利侵權訴訟。TC Heartland係在印第安納州註冊成立的有限責任公司，其總部也設在印第安納州。TC heartland 因此請求德拉瓦州聯邦地方法院以欠缺管轄權裁定駁回訴訟，並聲請移轉管轄至印第安納州聯邦南區地方法院。德拉瓦州聯邦地方法院駁回移轉管轄聲請，被告上訴聯邦巡迴上訴法院（CAFC），而CAFC亦維持原判。於是被告上訴到最高法院（US Supreme Court）。

有關法院是否裁定移轉管轄，最高法院認為如果專利侵權特別管轄之規定有排除民事訴訟普通管轄權規定之適用，則地方法院應准許聲請移轉管轄裁定。最高法院進一步分析專利訴訟案件的特別管轄之28USC§1400（b）規定，認為由立法歷程演變來看，認為在2011年國會針對1391(c)[2]修法時，立法者有以專利訴訟案件的特別管轄規定排除普通管轄規定之意思，因此專利管轄不適用1391(c)的補充規定。

因此，專利侵權管轄必須依照28 USC§1400 (b)規定[3]決定之。此依規定，使專利權人可向三個地區法院提出訴訟：（1）被告侵權行為地，（2）常態與既定的營業地，以及（3）被告居住地。而在TC Heartland v. Kraft Foods Grp Brand案，主要爭事涉及何為被告的居住地？最高法院認為本條所規定之被告住所地，限於被告公司設立地點（where the defendant is incorporated）；此一見解再度確認1957年最高法院在Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.[4]案之見解，認定§1400(b)國內公司的住所地係指公司註冊地，並且否定專利訴訟可依據§1391條規定決定其法庭地。

本案主要再度確認1957年的見解。有關專利訴訟管轄權雖然在1957年最高法院已表示意見，然而，1990年美國聯邦上訴法院在VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co案中表示所有對於被告有個人管轄權的法庭都是專利訴訟適當的法庭地，此一見解造成對於被告具有普通管轄權的法庭，對於專利訴訟亦有管轄權，導致日後數十年大部分專利權人選擇東德州聯邦地方法院進行專利訴訟。許多報導認為，本案將可降低專利訴訟在東德州地方法院進行問題，然而事實上本案僅釐清有關被告居住地如何認定，對於被告的營業處所或是侵權行為地則未說明。CAFC在本案之後，接著在In Re Cray Inc.案澄清被告之營業地，而有關侵權行為地之認定則可參考NTP vs Research in Motion之見解。

In Re Cray Inc.案澄清被告之營業地

2017年9月21日，在In Re Cray Inc.[5]案，CAFC澄清了根據28USC§1400（b）被告營業地所指為何?

2017年年初，Raytheon在德克薩斯州東區聯邦地方法院，控告Cray Inc.侵害其專利侵權。Cray是華盛頓州的一家公司，但在威斯康辛州和德克薩斯西部地區均設有設施，且有兩名遠距離工作的員工，在東德克薩斯州的家中工作。Cray根據2017年最高法院在TC Heartland LLC案的判決意旨，認為雖有遠程工作的員工，並不構成28USC§1400（b）規定之營業場所，因而聲請移轉管轄。然而Cray移轉管轄之聲請，被東德州聯邦地方法院駁回，Cray不服移轉管轄駁回的裁定，上訴至CAFC，CAFC廢棄地院的駁回裁定。

本案主要建立被告的營業處所的判斷要素。上訴的爭點在於：是否因為被告有德克薩斯州東區的家中遠程工作的員工，而使東德州聯邦地方法院取得專利訴訟之管轄權？上訴法院認為專利訴訟管轄法院根據§1400（b）之規定，由專利侵權地、被告住所地、或被告通常營業地點的法院管轄。因此，在本案法院判斷德州是否為適當法庭地，必須考慮以下因素：

1. Cray執行業務的實際地點，
2. 定期和建立的營業場所是否有一定程度確定性和永久性，
3. 被告公司設施的地點，是否由Cray Inc.以某種方式擁有，例如租賃、所有、持有或相當程度可以控制的地點，而不僅僅是Cray的潛在短暫僱用人之地點。

在上述考慮因素，上訴法院認為本案的事實並無法建立東德州法院有管轄權之條件，因此廢棄地方法院之裁定。

NTP vs Research in Motion針對方法專利侵權地之認定

電子商務專利為一種商業方法專利，有關專利侵權案件的管轄權與其他專利侵權案件並無不同。然而，由於電子商務專利涉及網路技術與軟體應用，這些專利多以方法或裝置項撰寫，因此在判斷電子商務專利訴訟的管轄權一般會涉及幾個問題：

1. 侵權的元件有多個元件，且每個組件不在同一地點，如何決定管轄權？
2. 方法專利的每個步驟如在不同地點執行，管轄權又如何決定？

由於90年代VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance[6]案的見解，導致在專利侵權訴訟被告公司註冊地以外之「法庭」提出訴訟相對容易，因此原告基本上很少適用專利侵權行為地規定以取得被告公司註冊地以外法庭地之管轄權。然而，這種情況在TC Heartland案之後將有所改變，未來專利訴訟管轄法院無法按照普通管轄規定，而必須符合§1400（b）特別管轄規定，且由於對於被告住所地與營業地點採取狹義解釋，因此原告如果仍要公司註冊地以外法院提出訴訟，那麼僅能適用公司營業地與專利侵權行為地。在TC Heartland案之後，CAFC並無侵權行為地與管轄權相關見解可提供參考，而需參考CAFC在2006年NTP vs Research in Motion對於侵權行為定認定之意見。

2006年的NTP vs Research in Motion[7]案，CAFC針對專利法第271條侵權行為地作出解釋，或可做為判斷專利侵權地之參考。在NTP案件中，有二個重要結論，有關方法專利侵權，只針對美國境內發生的專利侵權行為而言，因此方法專利之每一步驟都必須在美國進行，才會構成美國境內侵權。至於系統請求項，如果專利請求項包含多個不同組件的系統，此時只要主要的控制組件美國境內，就可構成侵權。

NTP案雖然處理專利地域性的問題，但是也包含有關侵權地之判斷，惟其適用性則有待觀察，因為NTP案所涉及專利其中一部分元件不在美國，方法的某些步驟也不在美國執行，因此在決定管轄權是否可採本案之標準，有待進一步觀察。

結語

在TC Heartland案之前，美國東德州聯邦地方法院可謂全美發明人最喜歡選擇的提出專利訴訟的法庭地，原因是東德州聯邦地方法院判決對於專利人較為友善，其勝訴機率較其他周圍高。TC Heartland案之後，專利訴訟的原告僅能依照特別管轄的規定確定法庭地，因此註冊地點以外機會僅能是營業地與侵權地，未來法院對於侵權地的判斷勢必對於電子商務之運作模式以及訴訟策略產生影響，值得進一步觀察。

備註：

1. TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)
2. (c)Residency.—For all venue purposes—(2) an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business
3. 28 USC§1400 ( (b) Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.
4. 353 U. S. 222, 226 (1957)
5. In Re Cray Inc., 2017 WL 4210535 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017)
6. VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.（917 F.2d 1574）
7. NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1287 (Fed. Cir., 2005).；另可參考：楊智傑，專利蟑螂與專利侵權之屬地主義 － 以美國2005年黑莓機案為例。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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