本文以汽車售後維修零件為例，說明歐盟設計法對於維修零件的定義、保護要件及範圍，討論維修零件的相當認知的使用者以及侵權比對、分析，另說明美國設計專利中維修零件的保護要件及範圍，分析維修零件的一般購買者、侵權比對，希望提供給我國法院、專利業界及廠商在處理汽車維修零件糾紛時做為參考之用。

※本文摘錄自[解析歐盟與美國維修零件的保護和侵權分析----以汽車維修零件為例說明]

長期以來，在汽車製造商與副廠零件製造商的利益對立的環境下，無論在歐洲、美國或是台灣，汽車維修零件市場的侵權紛爭不斷。歐盟設計法對於產品的外觀及其部分的設計特徵都給予設計保護，另定義了複合式產品和其零件，也規範複合式產品維修零件的保護要件，以及設計保護的例外情況--維修免責條款及適用條件。美國的設計專利制度雖保護維修零組件設計，但專利法中並未特別定義複合式產品及其零件，也沒有維修免責條款之適用規定。

歐盟設計對於複合式產品及其零件的設計保護

歐盟設計法（Community Design Regulation，簡稱設計法）[1]第3條(a)項定義「設計」是指產品的整體或部分外觀/或其裝飾的特徵，(b)項定義「產品」是指任何工業產品或手工藝品，特別包括擬裝配成複合式產品的零件。(c)項定義「複合式產品」是指是由多數零件組構而成的產品，可經由拆解或重組而置換零件。因此，汽車（如圖1所示）、摩托車等複合式產品，以及其零件都符合產品的定義，廠商可將汽車及零件設計（如圖2所示）分別申請註冊設計的保護。

圖1：Volvo汽車的註冊設計

圖2：Volvo汽車零件的註冊設計

圖式清楚揭露的法律要件

根據申請實務作法（Common Practice，簡稱CP6）建議使用的多面視圖，是依據某一方向（或角度）所揭露的多面視圖來定義請求設計，其中包括：透視圖，前視圖，頂視圖，右側視圖，左側視圖，後視圖和仰視圖等（如圖3所示）。然而，有些設計則只需要提交一個視圖（如圖4所示）就足夠了。但是其他（非傳統）類型視圖，特別是分解圖和剖面圖不能單獨提交。

圖式是用來揭露請求保護之設計的特徵，必須是完備的，以便清楚和精確地確定權利人請求保護之設計標的，這是法律明確性（legal certainty）要件所明定的規則。

圖3：Audi的前車燈零件之註冊設計

圖4：Audi的前車燈註冊設計

圖式是註冊設計保護範圍解釋之依據

設計法第3條規定，任何人可將產品的整體或一部分的外觀申請註冊設計。申請案必須包含適當的圖式，並指明該設計所要應用或實施的產品項目，也包括解釋圖面的描述。但是，所有額外的資訊並不影響設計的保護範圍[2]。

如何解釋註冊設計的保護範圍，可從EUIPO的審查指南得到一些參考。例如︰虛線可用於呈現（或表示）那些不請求保護或表示設計中不可見的部分元件。同時，邊界可用來圍繞請求保護的設計特徵，及色差（如圖4所示）與淡化模糊的部分（如圖5所示）可用於表示某些被排除保護的特徵。

圖5：Toyota的車燈之部分的註冊設計

維修零件之保護範圍

設計法第4條(2)款規定，複合式產品零件的設計可受到保護的條件是，零件一旦被併入複合式產品，在正常使用該產品期間仍然可被看見，且零件可見的設計特徵本身必須滿足設計法第4條(1)款規定的新穎性和獨特性要件。所謂的「正常使用（normal use）」，不包括維護，維修或修理工作。

在ICD 10058的無效案件中，無效部門說明：設計法立法說明(12)解釋了設計法第4條(2)款的可見性要件，「設計保護不應擴展到在正常使用產品期間不可見的零件，也不應擴展到那些不是在正常使用產品期間不可見的零件而是在安裝時可見，或者本身不能滿足新穎性和獨特性的要件」。

維修零件的侵權分析

2007年，在Procter & Gamble案例[3]中，上訴法院確立歐盟設計侵害認定的比對流程與相關因素：（1）定義產品，（2）確認設計領域的設計自由度與設計限制，（3）定義相當認知的使用者，（4）整體印象之比對分析。2014年，在Magmatic Ltd v PMS International Ltd.案件中，英國上訴法院確定，註冊設計的獨特性及保護範圍之判斷主體都是相當認知的使用者。

定義產品與設計領域

設計法第36條第6項規定的立法說明：申請註冊的設計應考慮到設計相關的指定產品，同時，設計本身必須清楚產品的性質以及其預期的目的或達到的功能。如果指定一個較寬廣的產品類別，相當認知使用者的條件以及設計者在開發設計的自由度也會比較寬廣。

根據設計法第10條(2)款規定，在評估保護範圍時，應考量設計者的自由度。通常，車燈的形狀和尺寸被與其匹配的汽車前後保險桿及其他部件，預留的空間所限制，車燈內部的燈具及亮度的配置也是由車輛標準所決定。基本上，他們大都有一個不透明的背面殼罩和一個可穿透燈光的透明罩蓋（如圖6所示）。

圖6：BMW及GM公司的前車燈設計

確認相當認知的使用者

設計法第10條(1)款規定：歐盟註冊設計的保護範圍包含任何不會使相當認知的使用者（informed user）產生與註冊設計不同的整體印象（different overall impression）之設計。在The Proctor & Gamble v. Reckitt Benckiser案件[4]中，法官Fysh說明：「相當認知使用者」是法律概念上的假想人物。所謂的「相當認知（informed）」是指對於註冊設計所實施或應用的產品的了解與熟悉程度，要高於一般消費者，有一些「產品市場」與「產品近年趨勢」的概念。

「使用者」是指根據產品所預期的用途而使用設計所實施的產品的人[5]。根據實施註冊設計之產品的性質，相當認知使用者的概念可能包括(1)專業人士獲得此類產品以便將其分配給最終使用者，(2)最終使用者本身[6]。在T-11/08案件[7]中，普通法院（General Court）第一法庭的判決說明：內燃機是設計法第4條(2)款所稱的複合式產品之零件，普遍使用於割草機，將相當認知使用者定義為希望使用割草機的人，因需要購買而了解割草機。

在本案中，必須考慮割草機的正常使用情況。因此，上訴委員會認定相當認知使用者是希望使用割草機的人，因購買的需求而了解割草機。事實上，車燈也是複合式產品之零件，一般車燈的維修大都是到維修廠去進行拆解或更換，不過，設計法第4條(2)款規定的「正常使用」已排除維護，維修或修理工作，因此，車燈的最終使用者應定義為車主或駕駛者。

整體印象之比對與分析

在設計侵權訴訟中，設計侵害的認定是經由眼睛觀察比對的工作（visual work），相當認知使用者仔細觀察且直接比對後，判斷被告產品是否產生不同的整體印象。整體印象的檢測就是，相當認知使用者以合理的辨識能力，以合理的注意程度仔細觀察且直接比對產品，決定被告產品所產生的整體印象是否不同於註冊設計。

在評估整體印象時，會考量該產品設計領域的設計限制與設計自由度，評估各個設計特徵對於整體視覺印象的貢獻度及影響的權重比例，最後再以一個相當認知的使用者的觀點判斷，兩個設計之間的差異部分是否會產生不同的整體印象。在Proctor & Gamble 案例[8]中，英國上訴法院說明：對於一個相當認知的使用者而言，兩個噴霧劑容器之間近似的部分是屬於該類產品設計的共通印象，而兩個設計之間的差異部分則會使得它們產生不同的整體印象。

維修零件可比對之部分

在T-11/08案件中，普通法院說明：權利人的註冊設計所應用的內燃機是設計法第4條(2)款所稱的複合式產品之零件，普遍使用於割草機如果在正常使用複合式產品的過程中，該零件的設計特徴只是部分是可見的，與先前設計的比較也必須被限制在可見的部分（如圖7所示）。零件不可見的部分並非註冊設計保護之標的，也不是侵權比對之對象。

圖7：光陽公司的註冊設計與Honda美國設計專利比對圖

前車燈零件（如圖8所示）普遍使用及安裝在汽車上，最終使用者正常使用汽車的過程中，保持可見的車燈主要是前側的透明燈罩部分（如圖9右側所示），車燈後側則是不可見的。如果在正常使用複合式產品的過程中，該零件的設計特徴只有前端部分是可見的（如圖9左側所示），在侵權比對中與被告產品比對之對象是註冊設計保護的部份。

圖8：Jaguar公司的前車燈註冊設計

圖9：Jaguar公司的汽車及前車燈使用於汽車上的可見部分

實務上，車燈的形狀及尺寸都被與其匹配的汽車所限制，內部燈具及燈光的配置也被車輛標準所限制，副廠零件製造商幾乎沒有造形變化的空間。在評估整體視覺印象時，歐盟法院會認為車燈前端設計特徵的貢獻度較大，影響的權重比例也較重，後方殼罩的差異對於整體印象幾乎不會產生影響。因此，除非有設計法第110條(1)款的維修免責條款之適用，否則很難免除侵權責任。

美國設計專利中維修零件之設計保護和侵權分析

美國專利法第171條的規定，一個工業產品的新穎的、獨創的、具裝飾性的設計，可依專利法的規定及專利要件獲准專利。設計專利保護之標的不是「物品的設計」（not of articles of manufacture），而是「應用於物品的設計」（applies for articles of manufacture）。無論是汽車或是汽車車體外觀的零件或其部分之設計，只要是新穎的、獨特的設計，廠商可將汽車（如圖10所示）及零件或其部分之設計（如圖11所示）分別申請設計專利。

圖10：Daimler公司的汽車之部分的設計專利

圖11：Daimler公司的汽車車燈的設計專利

正常使用的可見性

美國專利法中並未特別定義複合式產品及其零件，也沒有正常使用及最終使用者的定義，更沒有零件的維修免責條款。在In re Webb案例[9]中，CAFC特別強調，「產品在最終使用時雖然完全隱藏起來，但是，在產品生命週期中的任何一個時間點或時段，產品的外觀成為購買者所關心的事項（matter of concern）」，換言之，美國設計專利中的正常使用並未排除維護，維修或修理等工作。

設計專利權範圍之解讀

在MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，專利審查程序手冊）中規定，設計專利申請案必須提出充分且足夠的視圖，足以清楚且完整地揭示主張設計的整體外觀設計。美國最高法院認為，對於設計專利而言，解讀權利範圍時，以圖片方式呈現會比文字描述來得更好[10]。

設計專利保護的範圍是圖式中以實線所揭示的整體外觀設計。任何以實線揭示於圖式的設計元件都是主張設計的重要元素（material element），每一設計元素對該設計的可專利性及所造成之視覺效果的貢獻程度是一樣的。

汽車維修零件的設計專利侵權訴訟

2015年1月29日，美國福特汽車旗下負責管理智慧財產權的子公司Ford Global Technologies LLC（簡稱Ford），在美國密西根州東區聯邦地院提起專利侵權訴訟，控告United Commerce Centers, Inc.（簡稱UCC）、New World International Inc.（簡稱NWI）、Auto Lighthouse Plus, LLC（簡稱Auto Lighthouse）的汽車頭燈及引擎蓋板零件（如圖12右側所示），侵害Ford擁有的D489,299及D 501,685的專利權（如圖12左側所示）[11]。

圖12：Ford公司汽車維修零件的設計專利與被告產品的比對[12]

汽車車身零件協會（Automobile Body Parts Association, ABPA）請求法院取消Ford所持有的D489,299及D 501,685車身零件設計專利。法院沒有被ABPA的主張：專利耗盡原則下汽車零件的設計專利無法執行給說服。法院說明：客戶僅是購買F-150卡車（如圖13所示），Ford並沒有將其設計專利所涵蓋的汽車車身零件製造權轉讓給車主。專利物品銷售的授權是允許購買者使用或出售他們所購買的單項物品，而不是製造或替換被損壞的物品。法院也拒絕ABPA關於宣告兩項設計專利無效請求的即決判決[13]。

圖13：Ford公司的F-150卡車

汽車維修零件的一般觀察者

設計專利侵害的事實認定中的「Gorham」檢測，是依據一般觀察者的觀點，檢視被告產品的外觀設計與原告獲准專利是否實質相同或同一（substantially the same），足以構成專利侵害。1872年，美國最高法院以市場上的「一般購買者」（ordinary purchaser）的用語來定義「一般觀察者」[14]。，他是（1）對設計專利所實施的產品有合理的熟悉程度；（2）在面對設計專利與被告設計時，可分辨相似之處與差異之處；（3）可做出通常且合理的判斷。兩個設計是否實質相同的判斷，主要是以觀察後產生的視覺印象（visual impression）去判定。至於觀察的時間點，在KeyStone與In re Plastics Research案例[15]中，CAFC清楚說明應該是在「購買時」或「要作購買決定之前」的觀察。

在Goodyear的案例中，CAFC認為：最高法院是以「主要的購買者」的用語來定義「一般觀察者」，卡車司機及卡車修理技工都是卡車輪胎的購買者，也是一般觀察者。在Arminak案例中，CAFC說明：由Calmar的銷售紀錄可得知，其從未將噴頭直接銷售給零售消費者，而是清潔劑製造廠商的專業採購人員。因此，在產品零組件或是供專業使用的產品的設計專利侵害訴訟中，美國法院認為，只要是該設計所實施或應用的產品的真正購買者都有資格成為「實質相同檢測」的一般觀察者。

通常，汽車因為碰撞而毀損的售後維修，車主大都是到汽車維修廠經由專業的修理技工進行拆解或更換，因此，維修廠商的專業購買者或是產業購買者都可作為實質相同檢測的一般觀察者，這些專業購買者對於兩個設計是否會構成實質相同的認定標準，會比一般購買者的觀點來得更嚴謹。

汽車零件的比對

原則上，設計專利侵害的檢測，法院應將被告產品與原告設計專利圖式所揭示的設計予以比對（如圖14所示。如果原告的商業實施例中有許多特徵是設計專利所未主張的，而以其作為設計專利侵害判斷的基礎，這種比對方式很冒險，也是法律上的錯誤[16]。在Sun Hill案件[17]中，CAFC說明：原告的商業實施例有許多特徵是D 310,023設計專利所沒有主張的，因此，審判法院必須以原告的專利權範圍，而非以原告的商業實施例作為侵害認定的依據。

圖14：Ford公司設計專利與被告產品的比對

所有的圖式都不能忽視，底部也是設計特徵

在Contessa的案例[18]中，Contessa公司的D404,612設計專利是蝦盤的擺飾（如圖15左側所示，簡稱612專利），競爭對手Conagra公司從泰國進口且銷售之「蝦盤」中蝦子排列方式與612專利近似（如圖15右側所示），Contessa公司控告Conagra等公司侵害612專利。CAFC特別說明：612專利的整體設計包含圖式中所揭露的頂面、側面及底部的所有設計特徵，因此，審判法院除了將盤面上蝦子排列方式比對之外，應以蝦盤的整體設計與被告產品作整體的比對。在設計專利侵權判斷時，並沒有主要部位與次要部位，或主要或次要視覺焦點的區分。

圖15：USD404,612設計專利與被告產品的比對

結語

其實，歐盟各國的註冊設計制度在其加入歐盟設計後，除了維修免責條款的導入有爭議之外，歐盟設計中複合式產品及其維修零件的獨特性要件審查以及侵權比對的方式也適用於德國的註冊設計，在維修零件設計的侵權比對，只比對註冊設計保護的範圍，就是正常使用期間可見之部分，不可見的部分不是註冊設計保護的標的，也不是侵權比對之對象。

我國與美國的設計專利制度都保護維修零組件設計，但專利法中都未特別定義複合式產品及其零件，更沒有維修免責條款。而設計專利的正常使用並沒有規定是指最終使用者之使用。我國的普通消費者的觀點比較接近美國的一般觀察者，觀察的時間點是購買時，也不是正常使用時。而且，無論是專利要件的審查或是專利侵權的比對，都是採用設計一體的整體比對方式，不應有主要部位與次要部位，或主要或次要視覺焦點的區分。

備註：

1. 參照COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs。
2. 參見考葉雪美，【從Green Lane v. PMS案例探討歐盟設計的權利範圍與先前技藝(上)】，北美智權電子報18期, 2008年12月1日。
3. 參照Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007。
4. 參照 The Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007。
5. 參見judgments of 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58。
6. 參照judgment of 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54。
7. 參見The judgment of 09/09/2011, T-11/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:447, § 25-27)。
8. 參照Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007。
9. 參照In re Webb 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436（Fed. Cir. 1990）
10. 參照Dobson v. Dorman, 118 U.S. 10, 14 (1886)。
12. 被告侵權產品的圖片來自訴狀。
13. 參見Automotive Body Parts Association (“ABPA”) v. Ford Global Technologies, LLC, Case No. 2:15-cv-10137 (E.D. Mich. Feb. 20, 2018)。
14. 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 527-528（1872）。
15. 參照Keystone Retaining Wall Systems, Inc. v Westrock, Inc., 997 F.2d 1444, 1449-50 (Fed. Cir. 1993),以及In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002。
16. 參見Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int’l Ltd., 988 F.2d 985, 990, 27 USPQ2d 1516, 1520-1（Fed. Cir. 1993）。
17. Sun Hill Industrial Inc v. Easter Unlimited Inc., 48 F.3d 1193; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925（CAFC 1995）.
18. 參照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417（Fed. Cir. 1995）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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