美國專利法中有所謂的「衡平禁反言」（equitable estoppel），相當於我國的誠實信用原則。如果專利權人長期不對潛在侵權人提告，且有某些誤導行為，讓潛在侵權人信賴專利權人不欲行使其專利權，卻在多年後突然提起訴訟，損害潛在侵權人的信賴，則法院將禁止專利權人提告。2018年的加州中區地區法院的Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案，就是這種衡平禁反言的典型訴訟。以下介紹這則判決。

本案的專利權人是Akeso，其擁有美國專利號第6,500,450號專利（簡稱’450號專利），該專利乃是用於治療偏頭痛的藥物組合物，其發明人則為Akeso創辦人之一的Hendrix先生。Akeso自己販賣一款實施該專利的藥，名為MigreLief®。被告Designs for Health公司（簡稱DFH），則製造銷售一款名為Migranol的治療偏頭痛的藥。原告於2016年於加州中區地區法院向被告起訴，指控被告藥物侵害其專利[1]。

長達十年沒有提告

在十年前，2006年4月18日，發明人Hendrix的律師寄信給被告DFH，告知其為 ’450號專利的發明人，並宣稱Migranol藥與其專利組合物的成分「近似」，希望DFH停止製造與散布Migranol藥，並銷毀所有庫存，回收所有Migranol藥，並在2006年5月1日前以書面回報是否完成上述要求之行為[2]。

2006年4月27日，DFH律師回信，為了做更完整的侵害分析，並與客戶討論，所以他們需要更多時間，才能夠回覆上述要求。DFH的律師還說，我們最慢會在2006年5月12日前與你聯繫，並附上聯絡方式，供發明人與其聯繫。但自此之後，原被告雙方就沒有再有任何聯繫，直到原告於2016年10月18日於法院起訴侵權[3]。

被告DFH於2018年3月19日提出一動議，認為本案因為原告超過十年沒有起訴，符合美國專利法中所謂的衡平禁反言（equitably estoppel）原則，應該直接駁回其訴，而無庸進入實體審查[4]。

衡平禁反言三要件

地區法院指出，要構成衡平禁反言以阻止專利權人起訴，必須證明三個要件：

1. 專利權人透過誤導行為或沈默（misleading conduct or silence），讓被控侵權人合理的推論，專利權人並沒有想對侵權人實施其專利。
   
2. 被控侵權人信賴該行為。
   
3. 如果允許專利權人進行請求，被控侵權人將受到實質損害（materially prejudiced）[5]。

而所謂的誤導行為，乃指被控侵權人知道該專利權人或專利之存在，且知道或可以合理推論，專利權人已經得知該系爭侵權行為一段時間[6]。至於沈默行為是否算是誤導，根據以前的判決先例，必須存在某些其他的因素，讓該沈默足以達到惡意的程度（bad faith）被認為是誤導[7]。其中一種被認定屬誤導性沈默的是，專利權人曾經威脅要立即或積極行使其專利權，但在一段過長不合理的期間，卻沒有任何作為[8]。而法院在判決專利權人是否會因為衡平禁反言而被駁回其訴時，必須考量所有與衡平有關的證據[9]。

警告信後十年都沒有起訴，構成了誤導行為

本案雙方並沒有爭執，Akeso公司或發明人Hendrix先生並沒有採取任何積極作為，構成誤導DFH公司的行為。因此，本案的問題在於，在Hendrix先生寄送警告信後，長達十年不起訴，這樣的不作為，是否符合誤導行為，而構成衡平禁反言？[10] 

在1992年聯邦巡迴上訴法院的Hemstreet v. Computer Entry Sys. Corp.案中，原告曾於1983年寄信給被告，內容為：(1)提議協商授權契約；(2)提到其他訴訟和被授權者；(3)提到目前正在對被告相同產業的其他成員進行訴訟；(4)要求被告研究完專利後與原告聯繫[11]。被告回信說會研究專利，並將與原告聯繫。被告並要求提供關於授權的進一步資訊，原告也提供了。但此後沒有任何的聯繫，直到1989年，原告與被告聯繫，提出授權協議[12]。

聯邦巡迴法院認為，該案中，六年的沈默並不算是誤導，因為授權的談判仍在持續進行中，且雙方並沒有處於對立地位，因此原告並沒有理由要被告立即回應[13]。法院認為，當聯繫停頓時，應該是被告要與原告聯繫，原告沒有義務與被告聯繫。因此，任何不作為的責任應該歸屬於被告，而非原告[14]。

在2010年聯邦巡迴上訴法院的Aspex Eyewear Inc. v. Clariti Eyewear, Inc.案中，原告寄給被告兩封警告信，信中指出「你們所銷售的某些產品，可能被信中所述專利請求項所涵蓋」，要求被告立即停止銷售任何涉及侵害相關專利的產品，並與原告確認[15]。後來被告回信給原告，認為他們相信，其產品並沒有侵害系爭二專利的有效請求項[16]。此後，雙方之間長達三年沒有再有任何聯繫[17]。聯邦巡迴法院支持地區法院，認定本案符合衡平禁反言，認為從相關事證來看，被告會合理認為已經遭到侵權訴訟威脅，而三年的停止聯繫，可認為是行使權利上不合理的拖延[18]。

因此，本案加州中區地區法院認為，長期沈默要被認為是誤導，一開始的聯繫必須是「對立的」（adversarial），讓被告合理相信這是「威脅提起侵權訴訟」，而非「授權協商」。因此，本案中發明人Hendrix 先生的用語，要求DFH立即停止製造散布系爭產品，並銷毀所有庫存，相當於Aspex中的警告信內容。信中並沒有提出授權協商的可能。因此Hendrix先生的立場不可能是「非對立的」（non-adversarial）；而整封信都隱含著訴訟威脅，縱使沒有明白寫出來[19]。

既然認為其屬於誤導性沈默（misleading silence），進一步的問題是，這樣的拖延是否屬於不合理的過長時間（unreasonably long time）。本案中，DFH沒有在其自己要求的延長時間內回信後，發明人Hendrix先生選擇不繼續其威脅。經過一段合理期間後，DFH可以解讀這個決定，是Hendrix要放棄自己的侵權請求[20]。

尤其在本案中，原告提起訴訟是在過了十年之後。美國專利法的消滅時效為六年，則起訴前六年以前的請求均無法再請求，則專利權人放棄了前四年的潛在損害賠償，可被合理解釋為放棄其請求。因此，法院認為，專利權人透過誤導行為（或沈默），讓被控侵權人合理的推論，專利權人不打算對被控侵權人行使其專利[21]。 

被告DFH信賴該誤導行為

其次，被告DFH必須證明，其對該誤導沈默有所信賴。只要證明，被告知道有可能被訴訟威脅，就會從事不同的行為，就足以證明具有「信賴」（reliance）。DFH公司宣稱，如果Hendrix先生持續主張其請求，DFH將會考慮更改Migranol的仿單或其組成，以避免侵害系爭專利，或者將投資、行銷、製造、銷售等努力轉移到其他產品上。但因為DFH相信Hendrix已經放棄了其侵權請求，所以DFH選擇在過去十年繼續製造銷售Migranol藥，甚至增加投資[22]。

Akeso提出，被告DFH的投資，在2006年到2010年間沒有增加，直到2012年到2017年才有實質成長。法院認為，被告就是等到2006年起算後過了六年，原告都沒動作，表示已經放棄了部分請求權，DFH才決定擴大投資Migranol藥，這一點更證明被告是信賴原告的不作為才擴大投資[23]。

被告DFH證明允許提告其將受到實質損害

最後一個要件，被告DFH必須證明，如果允許專利權人進行請求，將受到實質損害。法院指出，在過去六年以來，DFH對Migranol藥的行銷與投資的努力，導致該藥的銷售獲利成長四倍。法院認為，這可以顯示，原告Akeso是看到市場的機會，想要重新主張已經放棄的請求，以剝奪DFH的高獲利。在經過10年沒有提告，在DFH對商品進行實質投資後，若法院現在允許Akeso 提告，必然會損害DFH[24]。

具體陳述不控告侵權也是誤導行為

本文所介紹的Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc.案，這個案例說明了，單純的長期不提告，未必構成誤導行為，必須再搭配其他相關行為，例如本案典型的情況是專利權人先寄發警告信，然後長期不作為，讓潛在侵權人以為專利權人不欲行使其專利，這樣才算有誤導行為。相對地，倘若專利權人直接公開告訴大家，其不欲行使專利，這種具體陳述、作為，更可以直接構成誤導行為。

備註：

1. Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc., 2018 WL 2122644, *1 (C.D. Cal. 2018).
2. Id. at *1.
3. Id. at *1.
4. Id. at *1-2.
5. Id. at  *2.
6. Id. at *2.
7. 其引用1992年的Hemstreet v. Computer Entry Sys. Corp., 972 F.2d 1290, 1295 (Fed. Cir. 1992). Id. at *3.
8. 其引用1992年的Meyers v. Asics Corp., 974 F.2d 1304, 1309 (Fed. Cir. 1992). Id. at *3.
9. 其引用2010年的Aspex Eyewear Inc. v. Clariti Eyewear, Inc., 605 F.3d 1305, 1310 (Fed. Cir. 2010).Id. at *3.
10. Id. at *3.
11. Hemstreet, 972 F.2d at 1292.
12. Id.
13. Id. at 1295.
14. Id.
15. Aspex, 605 F.3d at 1308.
16. Id. at 1309.
17. Id.
18. Id. at 1311.
19. Akeso Health Sciences LLC v. Designs for Health Inc., 2018 WL 2122644, at *3.
20. Id. at *4.
21. Id. at *4.
22. Id. at *4.
23. Id. at *4.
24. Id. at *5.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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