2016年美國聯邦上訴巡迴法院在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games判決中，說明適格性判斷挾雜充分要件判斷時，應如分別二者有詳細說明，或可做為二者區別的指導原則。以下針對適格性、充分揭露條件、以及McRO如何區分二者為摘要說明。

在Alice案之後，美國聯邦法院對於專利標的適格性之審查採取二階段測試架構。其中第一步驟，判斷請求項是否指向司法例外事項，第二步驟，則判斷有無發明概念。第一步驟判斷涉及請求項限制條件的解讀，因此與說明書是否充分揭露之判斷有重疊之處。理論上來看，適格性判斷與充分揭露條件之要求各有不同政策理由，其目的亦不相同，二者之判斷當可以獨立進行。然而，實際操作因為均涉及請求項是否過於抽象或寬泛之檢討，因此二者之界線不易區分。

專利適格性的檢驗

是否授與專利之判斷過程中，有關專利標的適格的判斷，其所扮演的角色與專利的新穎性、進步性保護要件之地位並不同。一般認為美國專利法第101條有關專利資格要求，僅為是否給予專利的一個門槛，此可由2010年美國最高法院Bilski v.Kappos[1]判決意見可以窺見。美國專利法第101條，將法定專利適格之主體定義為「任何新的和有用的過程，機器，製造或物質組成，或其任何新的和有用的改進。」另外，透過案例法，聯邦法院進一步創造出三個不可專利之標的，自然法則，自然現象和抽象的想法，[2]此三個例外，又被稱之為司法例外（Judicial Exceptions）。然而，儘管被稱為司法例外不可專利之標的，但並非絕對排除專利保護，近年來法院一直在努力，尋求界定適格性之判斷標準，以區別涉其這三類例外之發明時，仍可以授予專利之界線。

2013年美國最高法院首度提出兩階段分析之架構，以判斷涉及自然界現象事項之標的適格性。2014年美國最高法院，則首度將這二階段檢驗架構運用於涉及抽象概念之發明之適格性判斷。最高法院在Alice案指出，由於「所有發明在某種程度上都是自然規律，自然現象或抽象概念的體現、使用、反思，依賴或應用。」因此，適格性的判斷必須恰到好處，並非排除所有發明，而僅只淘汰「人類心智活動的基石」的專利申請，以排除這些專利造成獨佔使用，而限制創新的發展。

關於適格性之判斷，法院在第一階段的測試必須檢驗請求項是否指向不可專利之標的，其次需單獨或整體考慮每項請求項的元件，並將元件為有次序組合，整體觀之，以確定其他元件是否可將請求項的性質轉變為符合專利的申請。

充分揭露之要件

如果請求項通過專利適格性的門檻測試，則當其適當地滿足專利法其他保護要件之要求，包括美國專利法第102條、103條與112條之要求，則可取得專利。第112條規定發明人在專利申請中必須滿足充分揭露要求之多項條件。第一個條件，即「書面描述」（the written description），此一條件「提供了一種技術交換功能，使公眾可以獲得有意義的揭露，以換取在有限的時間內被排除實施發明之權利。」

另外，專利法第112條中「據以實施」（enablement）的條件，旨在要求揭露如何製造和使用權利人所主張發明保護的全部範圍。如同「書面描述」之要件，「據以實施」之要件在專利制度中亦有雙重功能，一方面確保充分公開申請人所要求保護的發明範圍，並能有項防止請求項之範圍比所公開的發明更廣泛。因此，專利權人可能因未完全揭露而導致請求項失效。

最後，專利法第112條也包含明確性要求，可用於檢驗模糊和不精確的專利請求項用語，以避免請求項不明確所造成的請求項過大之問題。有關請求項用語是否欠缺明確之判斷， 最近美國最高法院在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments[3]一案中，推翻過去聯邦法院所採取「insolubly ambiguous」（無法解決地模糊）之標準，改採「合理確信」之判斷標準，以判斷請求項有無欠缺明確性之問題。前後標準的差異在於，過去法院以有無可能解釋或有無可能之方法解釋專利請求項為標準，如果有任何解釋或方法可以解釋請求項之用語，則專利請求項用語便無明確性之問題[4]。

Nautilus案的標準，認為必須是判讀專利說明書與申請過程（prosecution history）中的文件後，無法得到「合理確信」以向該發明技術領域之人說明專利請求項之意涵，則可認定專利請求項欠缺明確；換言之，新的判斷標準，法院要求專利請求項文字必須使該發明領域技術之人，僅憑藉專利說明書以及申請歷程就可以合理且確信專利用語範圍，才符合明確性原則，反之，如果該領域技藝之人，使用專利說明書以及申請歷程的資料後，尚無法需憑藉說明書或申請歷程文件內之資料，確認專利用語之範圍，則用語欠缺明確性。Nautilus該標準要求明確，並要求一定程度的細節，以限制對請求項用語的以不同方式提供解釋。

整體而言，專利法第112條有關發明人充分揭露的要求，旨在激勵發明人向公眾揭露資訊，以換取專利獨佔權，因此專利請求項範圍應與揭露範圍相同。

McRO案詮釋後Alice案有關專利法第101與112條間關係

適格性判斷與充分揭露判斷之交會

對於發明人而言，無不期望可以最大限度地擴大發明可以主張之範圍。因此經常會透過抽象的用語，或是寬廣用語或不那麼具體描述以主張發明之範圍，然而這種用語往往導致專利適格性或違反專利法第112條條件之問題[5]。

嚴格來說，專利法第101條之門檻與112條的要件之要求，過於抽象或寬泛的用語均有限制之作用，然而二者背後的目的並不相同，也因此二者判斷所關注的焦點並不相同。如同最高法院在Bilski案所指出有關第101條之門檻，在避免防止過於抽象或過於寬泛的專利，導致專利權人可以「先佔」任何抽象概念或基本原則，而導致創新的障礙。反之，專利法第112條之功能，在於確保專利說明書中充分揭露發明並與公眾分享。然而，正因為101和112條均與解讀請求項之用語有關，因此縱然二者目的不同，由於近年來美國法院對於專利適格性檢驗的關注，導致兩者之間的關係相對複雜。以下以McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.判決說明。

案件背景

2016年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）首度在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.案中，承認專利法101和112之間檢驗專利請求項之範圍確實有重疊之處。本案所涉專利為二，即6,3017,576（’576號專利）及6,611,278（’278號專利），’278號專利係延續’576號專利所為，系爭二專利均為「自動化人物嘴型與臉部表情動作同步化動畫之方法」。本件原告為替廣告產業提供電腦影像、虛擬特效與動畫設計服務之公司McRO, Inc.，起訴控告多家動畫遊戲製作開發公司，其所開發製作與販售之動畫遊戲產品，侵害原告上述之二專利。

先前技術與本案件技術之關係

既有技術係使用角色臉部之多個3D模型來描繪談吐時的各種臉部表情，係利用不同模型間變化角色表情之方法，「中性模型（neutral model）」係指動畫人物於靜止時時臉部的3D表現。角色臉部的其他模型則被稱為「變形目標」，而每發出不同的音素（製造某些聲音）都有其代表之表情，而此種表情的聲像表現形式則被稱為「描聲影像（viseme）」。如發出「ahh」音素之臉部變形目標如下圖（圖一）所示。

圖一

圖二

現有技術在模擬臉部之動作，係透過動畫師手動操作電腦來完成，動畫師使用「關鍵格（keyframe[6]）」之方法。因此，動畫師係使用電腦來手動決定每個關鍵格中適當之變形權重組合，以合於定時轉錄中的音素時間。對於每個關鍵格，都是依其人工判斷來操作，使模擬角色看起來正確—係視覺及主觀的過程。因發出之音素與繪製關鍵格則之時間點對應，此現有技術過程使得3D角色之嘴型與臉部可同步化。接著電腦程式會在動畫師設置之關鍵格進行內插，透過關鍵格間之連續過渡（transition）來確定中間時間點之適當變形權重組合，以創建中間格。

現存之技術，手動控制關鍵格之方法十分乏味及耗時，且描繪談吐會需要大量的關鍵格會導致不精確。而本件專利，則克服現有技術之缺點，透過用於電腦之電腦軟體方法，可以快速、有效地進行人物臉部表情與嘴型的同步化，從而可以快速、創造性且較少成本的方式產出動畫產品。本質上，本件專利係將3D動畫師的工作自動化，特別係在確定何時應該設置關鍵格，係透過定時轉錄的規則（rule）來確定變形權重之輸出以實施，系爭專利描述了許多示例性的規則集（rule sets），可考量到上下文中類似音素之嘴型差異以產生更真實的談吐。

CAFC對於適格性之判斷

地方法院認為’576專利請求項1所述之「第一組規則」（a first set of rules）用語，並未具體主張特定之音素序列規則，相當對於所有的規則造成先占的效果，故係依抽象概念，不具專利適格性，原告McRO不服地院判決而上訴。

CAFC審理本案專利標的適格性重申有關§101條Alice之兩步驟測試程序。於本案之適格性分析，首先，法院並不認同地院對於系爭專利請求項為抽象概念之結論。CAFC認為此案中專利請求項本身對第一組規則提出有意義之要求「將一個變形權重組合流，定義為音素序列之功能，以及與前述音素序列相關聯之時序」，且近一步要求「將所述第一組規則應用於每個子序列……」。因此，可以斷定本案請求項1係以特定方式呈現其規則，該規則本身之限制並未涵蓋所有可行之方法，所以其有具體特定之結構。CAFC認為，當請求項作為整體判斷時，請求項1涉及對現有的手動3D動畫技術的技術改良，且係使用一有限制之規則來實現改良之技術結果，故’576專利之請求項1並非指向抽象概念。

CAFC對於101條與112條關係之論述

除了適格性之判斷，本案特別闡述101條與112條之關係。法院認為發明若係以上位概念表現而非下位概念，並不排除專利之適格性。專利法發展至今，對於以上位概念主張專利權利有額外之限制，然而此限制與§101條無涉。換言之，以上為概念申請專利是否可取得專利，應檢討的是否可以滿足§112條所述對於請求項廣泛之範圍須充分揭露。儘管，以上位概念為請求項容易造成先佔之風險，而須檢討是否具備專利適格性，然而並不代表絕對排除其專利適格性。適格性判斷所關注的重點，係檢討請求項因未指向一具體之發明，因為造成技術先占，且導致不當地壟斷「科學技術作為基本工具」。

因此，本案中法院似乎承認，專利法第101條雖然也用於檢討請求項範圍是否過大但是其與專利法第112條之功能仍有不同。前者用以檢驗寬泛之請求項，是否造成獨佔基本原則與科學工具，反之第112條限制了申請人對於發明範圍主張之限制。

結論

McRO案似乎對於101條與112條之區分提出指導意見，但是否將成為主流意見仍有待觀察。有些法院支持適格性的判斷仍為取得專利之門檻，亦有認為考慮專利有效性之前必須考慮標的是否適格，而另有法官認為101條適格性判斷並無法解決所有專利問題，甚至有些問題交由新穎性、顯著性、或充分揭露要件檢討或有更能處理問題之爭議[7]。

備註：

1. 561 US 593,602,130 S.Ct 3218,3225（2010）
2. Alice Corp.Pty.v.CLS Bank Int'l, 134 S.Ct 2347,2354（2014）
3. Nautilus, Inc. v.Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014)
4. 有關明確性要件，作者則撰文--Interval Licensing LLC v. AOL案明確性標準分析—以美國最高法院Nautilus乙案之明確性標準建立欠缺明確性之用語態樣為例，其中有關Nautilus採用合理確信原則不分之敘述，有部分內容誤植，因此於本文於此重述有關合理確信原則之內涵，以供參考。
5. John Cox, PhD & Michael Nullet, March 13, 2017, Sections 101 and 112: Eligibility, Patentability, or Somewhere in Between? www.ipwatchdog.com/.../id=79237/
6. 在動畫中，關鍵格是繪製所有平滑變換中所必須定義的起點和終點。關鍵格的序列定義了觀眾將會看到哪些動作，雖然在影片、視訊或動畫上的關鍵格位置限定了動作的時機掌握，zh.wikipedia.org最後瀏覽日期2017/09/18。
7. John Cox, PhD & Michael Nullet, March 13, 2017, Sections 101 and 112: Eligibility, Patentability, or Somewhere in Between? www.ipwatchdog.com/.../id=79237/

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們