225期
2018 年 11 月 28 日
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高通FRAND授權承諾對晶片廠商有授權義務:美國加州北區地院FTC v. Qualcomm部分即決判決
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國聯邦貿易委員會(FTC)起訴高通(Qualcomm)違反FRAND承諾拒絕授權其標準必要專利且採取複雜授權架構一案,目前仍在加州北區地院訴訟審理中。於2018年11月6日,加州北區地院Lucy H. Koh法官作出最新中間判決。此一中間判決,乃FTC主張,高通加入兩個標準制定組織所簽署的承諾書,故有義務一定要授權其標準必要專利給相競爭的數據晶片供應商?根據法院判決,高通確實有義務授權[1]

Federal Trade Commission Seal
圖片來源:pixabay

行動通訊標準制定組織

本案涉及兩個美國的「標準制定組織」(standard-setting organizations,簡稱SSOs)。為了討論第三代行動通訊標準,各國標準制定組織間形成了區域性組織,以確保全球的標準化。其中一個區域性組織為「第三代合作伙伴計畫」(Third Generation Partnership Project,簡稱3GPP)。隨著4G科技的興起,3GPP發展出4G的LTE標準家族。另一個區域性組織為「第三代伙伴計畫2」(Third Generation Partnership Project 2,簡稱3GPP2),則致力於CDMA2000標準的標準化[2]

參與3GPP和3GPP2的個別標準制定組織,一般稱為「標準組織伙伴」(Organizational Partners)。其中,「美國電信產業解決方案聯盟」(The Alliance for Telecommunications Industry Solutions,簡稱ATIS,是參與3GPP的一個標準組織伙伴。而美國的「電信產業協會」(Telecommunications Industry Association,簡稱TIA,則是參與3GPP2的標準組織伙伴[3]

智慧財產權政策

為了避免參與標準制定組織的公司,將其具有專利的科技納入標準後,而透過標準的力量索取過高的權利金或拒絕授權,大部分的標準制定組織,都會採取其智慧財產權政策,要求標準制定組織的參與者,必須作出「合理無歧視」(RAND)授權承諾或「公平、合理、無歧視」(FRAND)授權承諾。

本案中,TIA的智財政策中[4]就明確要求,在通過標準前,要求標準必要專利權人必須作出承諾,其規定:「對於實施任一或全部該標準的規範性部分(Normative portions)所必須的必要專利,專利權人應該明示其願意作出下述授權承諾:

(1) 其對於任一或全部實施標準規範部分所必要的必要專利,不持有任何權利;或

(2) (a)專利權人對其擁有的必要專利,其在合理和無歧視的條件下,授權將會提供給所有申請者,... 且只在為了實施該標準的使用領域上、實施任一或所有規範性部分所必要之範圍;或

(2) (b) 專利權人對其擁有的必要專利,其在合理和無歧視的條件下,授權將會提供給所有申請者,其可包含金錢報酬(monetary compensation),且僅及於為實施標準使用領域、實施任一或全部規範性部分所必要之範圍。[5]

本案雙方都不爭持,高通確實對TIA數次做過這種承諾[6]

ATIS的智慧財產權政策[7]規定:「專利權人之陳述在通過所提案之美國全國標準前,ATIS應收到可辨別之當事人、或可代表該當事人作出承諾者,以書面或電子形式:

(a) 以一般的放棄權利的形式,保證該當事人並不持有、也沒有想要持有任一必要專利請求項;或

(b)保證,該必要專利請求項將提供授權給,為了實施該標準而想要利用該授權的申請者...

(i)在合理條件下,且明確地免於任何不公平之歧視;或

(ii) 無金錢報酬,且在合理條件下,且明確地免於任何不公平歧視。[8]

本案雙方都不爭持,高通曾經數度向ATIS寄送承諾書,會根據ATIS的智慧財產權政策授權其標準必要專利[9]

訴訟程序

2018年8月30日,FTC提出聲請,要求法院就「高通在兩個標準制定組織下的授權承諾義務,是否需授權給競爭的數據晶片供應商?」作出部分即決判決(partial summary judgement )。10月15日,FTC和高通提出共同的程序動議,要求法院暫緩對此一部分即決判決作出決定。但法院當天就否決此一動議,並在11月6日,作出部分即決判決[10]

所謂即決判決,就是指沒有事實爭議,不需要召開陪審團,而可由法院自己判決者。所謂的部分即決判決,相當於我國之中間判決,就是僅就案情的部分爭議點,先作出部分判決。本案的最終爭議,是高通有無違反競爭法,進而違反聯邦貿易委員會法(FTCA)第5條。但就部分即決判決,FTC要問的只是:「高通自願對ATISTIA作出的FRAND授權承諾,是否讓高通有義務要授權給相競爭的數據晶片供應商?[11]

高通認為,TIA和ATIS的智財政策,只要求高通授權其標準必要專利給製造供應設備(例如通訊手持設備)的申請者,而不包括只供應數據晶片等元件的申請者[12]

契約解釋的方法

首先,對於TIA和ATIS智財政策的契約解釋,要適用哪一個國法或州呢?因為這兩個組織的智財政策都沒有寫出適用的法律,法院只好適用加州的選法規則。在加州選法規則下,契約的解釋,要根據其履行地的法律,如果沒有指出履行地,則適用簽約地法。法院認為,雖然兩個組織的智財政策都沒有明文指出履約地,但一般期待,高通會在其加州的總部進行授權。此外,高通在加州簽署承諾時,就是契約成立時,因此法院認為應適用加州契約法[13]

根據加州契約法,契約條款的解釋,應該尊重簽約時雙方的相互真意。如果契約文字很清楚明確,且不矛盾,就應採用契約文字以判斷當事人真意。因此,如果一般人賦予該契約文字的意義不模糊,法院就直接適用該意義。此外,契約條款要採體系解釋,並整體搭配來看[14]

首先,高通寄給TIA和ATIS的FRAND承諾書,基本上就是將上述該組織的智財政策的文字照貼,內容一模一樣[15]

雙方並不爭執,高通所寄送承諾書,算是一種有拘束力的契約。在美國之前涉及標準必要專利的案件,例如加州第九巡迴法院所處理的Microsoft Corp. v. Motorola案,就已經指出,一個公司對標準制定組織所作出RAND承諾,乃是一個有拘束力的契約[16]。 

其次,FTC主張,TIA公布的TIA智財政策指引,也可作為契約的一部分。但法院認為,智財政策指引並非契約的一部分,應該只看智財政策本身,以及高通公司所做的承諾本身即可。但智財政策指引可作為解釋契約的外部參考證據[17]

第九巡迴法院Microsoft v. Motorola案對FRAND承諾的見解

第九巡迴法院在Microsoft v. Motorola案中,認為標準必要專利權人的FRAND授權承諾的拘束範圍,乃同意要授權給所有基於合理無歧視授權條件的上門請求授權者(to all comers[18]。第九巡迴法院在該案後續的判決中再次提到,標準必要專利權人,對願意支付FRAND授權金的製造商,不能拒絕授權[19]

法院指出,在Microsoft v. Motorola案中涉及的標準制定組織的智慧財產政策,裡面的用語,和本案的智財政策的用語幾乎一樣。其規定:標準必要專利權人承諾「授權給無限制數量的申請人,基於全球、無歧視、合理條件,為了製造、使用銷售實施相關標準,而使用受專利保護的素材」 [20]。第九巡迴法院強調,此種智財政策用語,對誰或多少的申請人可以得到授權,或關於哪些國家的專利可以被涵蓋,均沒有任何限制[21]。因此,第九巡迴法院判決認為,標準必要專利權人不能拒絕授權任何標準必要專利,包括其他國家的標準必要專利[22]

因此,Lucy H. Koh法官認為,從第九巡迴法院的上述判決先例可以得知,作出FRAND授權承諾的標準必要專利權人,必須授權其標準必要專利給所有申請者[23]

1.智財權政策文字本身

Lucy H. Koh法官指出,本案涉及的智財政策也一樣提到不能有所歧視,所以高通不能對不同類型的授權申請者有所歧視。在TIA的智財政策下,標準必要專利權人承諾對「所有申請者」,在「合理、無歧視的條件下」授權。在ATIS的智財政策下,標準必要專利權人必須授權其標準必要專利給任一申請者,在「合理條件下,且明確地免於不合理歧視」[24]

2.智財權政策指引(IPR Guidelines

Lucy H. Koh法官認為,TIA的智財政策指引,可以解釋草擬TIA智財政策時的意圖,因此是解釋契約條款的有關的外部證據[25]

TIA智財政策指引首先說明,TIA智財政策是希望該智財可以在合理無歧視的基礎上,對「所有」可能要使用系爭標準來開發產品的公司提供授權。TIA智財政策指引也說到,如果願意授權給所有申請者,但不授權給授權人的競爭對手,就是典型的一種違反TIA智財政策的歧視行為[26]

3.智財權政策的明文目的

兩個組織的智財政策都有明確的寫出,其採取無歧視要求,具有促進競爭的目的。TIA的智財政策是希望鼓勵智財權人,貢獻他們的科技給TIA標準化的努力,讓相競爭廠商可以實施,有利於製造商,最終有利於消費者。而ATIS的智財政策則是希望尊重智財權人的合法權利,但同時有助於公共利益。此外,TIA智財指引也明確指出,標準必要專利權人的FRAND承諾,是避免專利科技被納入標準化後,讓專利權人可以因為標準化的過程獲得任何市場的獨占[27]

4.高通自己的授權行為

最後,高通自己的授權行為,也違反了其所謂的「自己不會授權給元件供應商(數據晶片供應商)」的說法。高通在訴狀中承認,曾經有另一家數據晶片供應商曾經得到其授權製造數據晶片。更重要的是,高通自己也在相同的標準下,從其他公司獲得製造數據晶片的標準專利授權,這些公司的數量甚至高達120家。也就是說,高通自己宣稱,其所謂的「契約解釋或業界標準是只對終端設備製造商授權」,跟「自己獲得大量授權以製造晶片」,兩者矛盾[28]

甚至,曾經在另一起訴訟中,Ericsson控告高通的數據晶片侵害其二項專利。高通在該案中曾主張,TIA的智財政策要求,Ericsson應該授權其任何專利,給需要發產與該標準相符的產品。高通在該案主張,TIA的智財政策確保所有產業參與者可以去發展、製造和銷售與該標準相符的產品,而無庸擔心專利權人會關閉他們的運作。而高通的創辦人甚至指出,數據晶片就是高通認為符合TIA標準的產品之一[29]

5.標準必要專利的性質

高通主張,其授權義務應該只及於設備供應商,而不及於數據晶片供應商,因為只有設備供應商,才會「實施」或「執行」該標準。但法院認為,在兩個組織的智財政策中,都沒有要求所有申請者,都必須「實施或執行」全部的標準。TIA的智財政策規定,申請者希望得到的授權是「在為了實施該標準的使用領域上、實施任一(any)或所有規範性部分(portions)所必要之範圍」 。亦即,TIA智財政策已經清楚指出,TIA標準會有所謂的「部分」或「元件」,申請者只需要得到TIA標準的「任一」部分實施所必要之授權。 ATIS的智財政策則提到,為了實施該標準(for the purpose of implementing)[30]

而且,高通自己也指出,數據晶片就是通訊手持設備的核心元件,所以,數據晶片當然是為了執行或實施通訊標準之目的,而需要得到標準必要專利的授權。因此,根據無歧視授權原則,當然也應該授權給數據晶片供應商[31]

FRAND授權承諾書解釋的結論

總結而言,加州地院認為,在考量契約文字,以及其他可被採納的外部證據,契約的意義並不模糊。亦即,TIAATIS的智財政策,都要求高通必須授權其標準必要專利給數據晶片供應商[32]

加州北區地院的 Lucy H. Koh法官所作出的部分即決判決,乃就「FRAND授權承諾」中無歧視原則,作出了一審的具體判決。其認為,標準必要專利權人簽署FRAND承諾,尤其是其中的無歧視原則,就應該授權給所有上門請求授權的申請者,不論是元件製造商,還是終端設備製造商。也就是說,高通拒絕授權給數據晶片供應商,違反了其FRAND承諾,也算是違反了有拘束力的契約。

此判決只是就此一中間爭點,先作出判決。但這個中間爭點,有助於討論後續到底高通行為有無違反競爭法或聯邦貿易委員會法。若參考之前Lucy H. Koh法官2017年6月所作出的初步判決,可以推斷,Lucy H. Koh法官最終會認為高通行為已違反競爭法。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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