甲公司擁有一個「二隻大老鷹面對面，中間為小鷹」的商標註冊，並使用此商標經營食品的販售，在同業間也算是小有名氣。乙公司則是食品界的後起之秀，雖努力打拼，但也是僅能維持公司生存，無法讓公司收入明顯提升。於是乙公司便模仿甲公司的註冊商標，僅將中間的小鷹改成盾牌，二隻大老鷹頭的方向改變成與原商標相反，其餘均相同。起初市場反應還小，在銷售量逐步加大後，甲公司也意識到有近似的商標在市場上使用，且已侵蝕到自己的市場。於是透過律師，向乙公司發出警告信函，乙公司接獲後，與甲公司協商。

圖片來源：By Shadowxfox at Wikipedia

雙方協商後，簽訂了乙公司使用商標的約定，主要內容為乙方不得使用近似甲方的商標，且不可以將甲公司之商標分拆圖樣後，再組合其他元素而成為近似商標去使用。乙公司老闆陳先生簽訂約定後，心中頗不是滋味，心想除了設計新的商標外，是否有其他方式可以因應？於是向律師界朋友丙詢問，律師丙告知陳先生，可以向法院提出確認訴訟，請法院給予若使用拆分圖樣並組合其他元素的商標，是否侵害甲方商標權給予判決。陳老闆便交由律師丙提出確認訴訟。沒想到訴訟結果確是碰了一個大釘子回來。為何？

民事訴訟法第247條
確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。
前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限。
前項情形，如得利用同一訴訟程序提起他訴訟者，審判長應闡明之；原告因而為訴之變更或追加時，不受第二百五十五條第一項前段規定之限制。

民事訴訟法第247條第1項清楚規範，「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。」此乃是因為民事訴訟設置的目的，在於解決當事人間存在的民事爭議。所以當事人間若是還沒有真正存在有民事爭議，或者其民事爭議僅存在於當事人自己的預先顧慮，仍有待事件未來的發展，才能確定其爭議。前述的二種狀況，法院就無介入處理的正當性。法院是司法機關，不應扮演指導或諮詢商業活動應該如何合法進行的角色。

約束對方不得使用拆分圖樣並組合其他元素的特定組合商標圖示，並非以主張行使商標權為前提，只要一方提出要約，另一方予以承諾即可成立。即使沒有商標權，只要雙方合意，基於私法自治與契約自由原則，也可以禁止任何特定的商標使用，所以不能僅憑一紙約定禁止使用拆分圖樣並組合其他元素的特定組合商標圖示，就認為被禁止方已經進行侵權行為，商標權人就可以主張侵權行為發生。反之，僅是「打算」使用拆分圖樣並組合其他元素的特定組合商標圖示，為避免被提起侵權訴訟而事先提起確認訴訟，也是不行。但是如果行為已經大量準備商標吊牌或貼紙，預備廣泛使用於某特定商品時，此時應該就可以准許可能受害的商標權人提起商標侵害防止訴訟（商標法第69條第1項後段）。相對，如果可能受害的商標權人僅是發出警告信函而未起訴，也可以准許特定商標預備使用人，提起反向確認訴訟，也就是確認得請求侵害之法律關係不存在。

商標法第69條第1項
商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。

作者： 邱英武 現任： 北美智權專利法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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