美國法院在以合理權利金為基礎計算專利侵害之損害賠償時，可以一次給付之「總額型權利金」（Lump-Sum Royalty）權利金代替依未來銷售額比例計算之「浮動型權利金」（Running Royalty）。然而，CAFC在2018年Enplas Display Device v. Seoul Semiconductor案再度指明，雖然合理權利金的計算有部分是基於「假設性協商法」，但專利損害賠償僅止於合理的侵權補償，因此合理權利金不得涵蓋未被起訴的專利侵權行為或產品。換句話說，在總額型權利金的計算上，法院必須基於被控侵權產品的未來銷售預估，而不得因雙方在磋商過程的議定內容而將其他潛在侵權產品的銷售額一併算入。

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在2018年Enplas Display Device v. Seoul Semiconductor案維持聯邦地院在專利侵權與有效性的見解，認定系爭專利有效，且被控侵權人Enplas Display Device Corporation（Enplas公司）對系爭專利構成誘引侵權（induced infringement）[1]；惟CAFC再次指明「未構成侵權之行為或產品，不得作為計算合理權利金基礎」，有鑑本案專家證詞以兩造磋商時認為有潛在侵權危險卻仍未在訴訟中被指控侵權之產品之銷售作為賠償金計算基礎，該證據未充分支持陪審團的賠償金評估依據，CAFC將賠償金部分廢棄發回地院重審[2]。

案件背景

系爭專利為美國6,007,209號（'209號）與第6,473,554號（'554號）專利，技術特徵皆與液晶顯示器背光源（backlights）有關。被控侵權人Enplas公司於2010年至2011年間與專利權人Seoul Semiconductor Company（SSC公司）共同研發製造一種玻璃透鏡透鏡（lenses），以利SSC公司再製為最終產品的LED燈管（LED light bar），且該最終產品包含前述兩個系爭專利。在研發過程中，SSC公司曾告知Enplas公司其所提供的玻璃透鏡將用於製作含有系爭專利的最終產品，且僅有SSC公司獨家取得其與Enplas公司共同產製的玻璃透鏡[3]。

2012年，SSC公司懷疑Enplas公司提供前述玻璃透鏡予三星電子和LG公司等競爭廠商用以製造組裝含有相似LED燈管的最終產品，且認為該產品侵害其所擁有的系爭專利。在拆解競爭廠商產品並經侵權比對分析後，SSC公司對Enplas公司寄出指控其構成誘引侵權等間接侵權的警告信函，Enplas公司因此向美國加州北區聯邦地院對系爭專利提出專利無效且侵權不成立的確認之訴，SSC公司亦提起反訴並提出損害賠償要求[4]。

地方法院陪審團決議誘引侵權成立並認定Enplas公司應就'209號專利賠償7萬美元、'554號專利賠償400萬美元之一次性自由運營（one-time freedom to operate payment)的合理權利金。然而，該權利金計算基礎包含Enplas公司其他未侵權的產品。在地院駁回Enplas提出賠償金應排除未被指控侵權與未顯示侵權產品的依法律判決（judgment matter of law，JMOL）動議主張後，Enplas公司向CAFC提起上訴[5]。

提供產品說明書即構成誘引侵權

CAFC依2011年Global-Tech案[6]見解指出，依美國專利法第271(b)條規定欲成立被控侵權人誘引侵權，需證明兩項要件：(1)直接侵權成立，和(2)被控侵權人是有意識的進行誘引侵權，也就是說，被告是有意圖地鼓勵他人侵權，或被告已知系爭專利的存在且可預見持續提供他人使用的行為將造成他人侵權的結果[7]。

Enplas公司在地院審理時，未爭執其知道系爭專利的存在，其亦承認曾受SSC公司告知其所製造且提供給SSC公司的玻璃透鏡是用來製造含有系爭專利的LED燈管。除此之外，地院陪審團亦得到Enplas公司銷售上述玻璃透鏡給其他非SSC公司的廠商以製造具有侵害系爭專利LED燈管並在美國境內銷售具有該LED燈管的電視機之證據[8]。SSC公司更在地院審理時，提出Enplas公司在全世界具有超過50%的市場占有率，合理證明Enplas公司能預見其所販售的玻璃透鏡，將協助直接侵權人製造並在美國銷售侵權產品[9]。

雖然Enplas公司於上訴審中抗辯，指出前述SSC公司所提出的市占率證據並不能直接證明其可知其所製造的玻璃透鏡將被購買者組裝成侵權產品並在美國銷售，且即使其知道系爭專利的存在且銷售給非SSC的公司，並不能證明其有意圖誘使其他公司組裝製作侵權產品。然而，CAFC在地院的審判資料中查得「Enplas公司曾提供該玻璃透鏡的說明書給購買者，說明書中並建議使用該玻璃透鏡進行組裝配置等侵權行為」；CAFC援引2014年Microsoft案見解，「若能提出被控侵權人曾提供產品作為侵權行為指引的書面證據，即可證明其有意圖誘引他人侵權」[10]。根據以上證據，CAFC指出由於任一陪審團均能合理認定Enplas公司理解系爭專利的存在、 知道購買其玻璃透鏡產品的廠商將專利侵權，並有意圖誘使他們繼續侵權，因此CAFC維持地方法院判決Enplas公司構成誘引侵權的見解。

法院判決時，未來潛在侵權之產品不可納入合理權利金計算基礎

CAFC在審理損害賠償金額時，針對前述地院判決Enplas公司應對SSC公司'554號專利賠償的判決，指出該400萬美元的一次給付之「總額型權利金」（Lump-Sum Royalty）[11]涵蓋「未被提告為侵權產品以外的疑似侵權產品」；然而，CAFC依2015年AstraZeneca案[12]判決見解強調專利損害賠償應僅止於合理的侵權補償（adequate to compensate it for the infringement），合理權利金的計算雖然有部分基於假設性協商法（Hypothetical Negotiation）[13]，仍不應涵蓋未被起訴的專利侵權行為（activity）或產品（product），因此CAFC廢棄本部分地院判決發回重審[14]。

地院審理過程中，SSC公司證人供稱Enplas公司在假設性協商中曾同意對系爭專利的間接侵權行為提出對'209號和'554號專利分別為7萬和50萬美元的總額型權利金，而前述57萬美元是包含特定5項被控侵權產品。該證人亦在作證時指出，在磋商過程中，雙方亦同意若有與前述5項侵權產品具有相似性質而有高度侵權可能時，將會另行協商權利金的金額，以避免未來潛在侵權的危險[15]。此外，針對前述7萬和50萬美元金額的估算，SSC公司證人承認由於在地院證據開示（Discovery）階段並無找到相關證據，於是該金額是以Enplas公司網站上的公開資訊去估算被控侵權產品的銷售量，而上述具有未來潛在侵權危險的產品銷售量則是以網站上資訊的8到10倍去估計，因此最終得到陪審團所決定的400萬美金（即50萬美金的8倍）[16]。

CAFC駁斥陪審團最終的400萬賠償金額的決定，認為專家證詞的證據未充分支持陪審團的賠償金評估依據。雖然法院在以合理權利金為基礎計算專利侵害之損害賠償時，可以一次給付之「總額型權利金」（Lump-Sum Royalty）權利金代替依未來銷售額比例計算之「浮動型權利金」（Running Royalty）；然而，合理權利金不得涵蓋未被起訴的專利侵權行為或產品，因此即使被控侵權人曾在假設性協商中同意基於可能有潛在侵權風險的產品上計算合理權利金，法院在審酌權利金額時仍不可將該磋商結果納入以作判決[17]。因此CAFC廢棄本案損害賠償金額部分的判決，發回重審。

小結

判決與和解有本質上的不同。雖然美國專利合理權利金的衡酌要素包含假設協商後的結果，但專利損害賠償僅止於合理的侵權補償，因此即使在磋商或試行和解時，被控侵權人曾同意將未侵權的產品納入權利金計算基礎，在審判時法院仍不應將其結論納入，作為被控侵權人亦應在法院審酌賠償金額時據以力爭。

備註：

1. Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., 2016 U.S. Dist. LEXIS 105762 (N.D. Cal., Aug. 10, 2016)
2. Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., 2018 U.S. App. LEXIS 32625
3. Id. at 7.
4. Id. at 8.
5. Id. at 10.
6. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754
7. Enplas Display Device Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 32625, at 17.
8. Id. at 18.
9. Id. at 19.
10. Microsoft Corp. v. DataTern, Inc., 755 F.3d 899, 905 (Fed. Cir. 2014).
11. 吳靜怡，美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢，科技法學評論，第13卷2期，頁197（2016年）
12. AstraZeneca AB v. Apotex Corp., 782 F.3d 1324, 1343 (Fed. Cir. 2015)
13. 吳靜怡，專利侵權損害賠償之實證研究，科技法學評論，第11卷2期，頁180-82（2014年）
14. Enplas Display Device Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 32625, at 25-27.
15. Id. at 22.
16. Id.
17. Id. at 26-28.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 美國杜克大學法學院訪問學者 學歷： 國立交通大學科技法律研究所博士生 國立交通大學科技法律研究所碩士生（逕升博士班） 國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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