美國在專利商標局下的專利審理暨救濟委員會，負責專利的多方複審或領證後複審程序，解決專利無效爭議。其由行政專利法官組成，採取準司法化的審理方式。若對其決定不服，可跳過地方法院，直接上訴到聯邦巡迴上訴法院。但是，此種行政機關下的準司法化審理機關，是否違反美國憲法第3條「應由法院負責審判」之規定？2018年美國最高法院於Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group案[1]，判決專利多方複審程序合憲。

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美國專利多方複審程序

美國於2012年正式實施的美國發明法（America Invents Act），將過去的「多方再審程序」（Inter partes reexamination），改為後來的「領證後複審」（post-grant review）及「多方複審程序」（inter partes review）。專利權人以外的任何人，都可以在專利核發9個月內，提起領證後複審[2]，在9個月後，則可提起多方複審[3]。在多方複審程序中，申請人可主張一個以上專利請求項，不符合新穎性或非顯而易見性而無效，以其他專利或以出版之刊物做為證據，要求撤銷該請求項[4]。

申請人提出申請（petition）後，專利權人可以提出「初步答辯」（preliminary response）。美國專利局長必須決定是否具有合理可能性，系爭專利至少有一個以上請求項可能會無效，而決定是否啟動（institute）多方複審程序。在2016年美國最高法院的Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案[5]中，最高法院認為專利局長是否啟動多方複審的決定，屬於其裁量權，而屬於終局且無法救濟之決定。

專利審理暨救濟委員會之準司法化審理

在多方複審程序啟動後，將由美國專利局內的「專利審理暨救濟委員會」（Patent Trial and Appeal Board）負責審理此一專利有效性的複審程序[6]。 此時，將由三個行政專利法官（administrative patent judges）組成審理小組[7]。此一審理程序採取類似司法審判程序，申請人及專利權人都有權要求進行事證開示程序（discovery）[8]，提出證詞、宣誓書、書面證據[9]，並在委員會前進行言詞辯論（oral hearing）[10]。該程序中，申請人必須負擔「優勢證據」（preponderance of the evidence）的舉證責任，證明專利請求項無效[11]。專利權人可在該程序中更正請求項，包括自願刪除有爭議的請求項，或者提出合理數量的替代請求項[12]。

專利審理暨救濟委員會必須在多方複審程序啟動的一年內，做出最終書面決定[13]，決定系爭專利請求項無效或有效，並由專利局長重發專利證書[14]。

後續訴訟程序跳過地方法院

任何一方當事人對專利審理暨救濟委員會之決定不服，可以跳過聯邦地區法院，直接向聯邦巡迴上訴法院（Appeals for the Federal Circuit）提起救濟[15]。該訴訟的原告、被告，就是原本複審程序的申請人與專利權人[16]，而專利局長可以參加該訴訟，捍衛專利審理暨救濟委員會的決定[17]。

本案事實

本案專利權人是Oil States Energy Services公司，於2012年時，在聯邦地區法院起訴被告Greene’s Energy Group公司，主張其侵害專利。Greene’s Energy在一審訴訟事證開示快結束時，申請多方複審程序，主張系爭專利二個請求項無效。專利審理暨救濟委員會啟動了多方複審程序，故地區法院的一審訴訟與複審程序同時進行。2014年6月，地區法院先做出請求項解釋，該解釋排除了Greene’s Energy所挑戰的進步性問題，但幾個月後，專利審理暨救濟委員會做出最終書面決定，認定系爭專利無效[18]。亦即，地區法院的請求項解釋，和委員會的認定發生歧異。

Oil States針對複審決定，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，並在上訴中，挑戰多方複審程序之合憲性。其認為，撤銷專利之審理，應由憲法第3條規定之法院及增修條文第7條之陪審團審判。聯邦巡迴上訴法院在同一時間，在MCM Portfolio LLC v. Hewlett–Packard Co.案[19]中，判決認為相關制度合憲，並在本案中維持委員會之決定[20]。因而，該案上訴到聯邦最高法院。

憲法第3條之法院與「公權利概念」

美國聯邦憲法第3條，將聯邦司法權賦予「一個最高法院，以及國會隨時設立與制定之下級法院」。因此，國會不能將政府的司法權，賦予聯邦憲法第3條以外的其他機關[21]。

不過，最高法院在判斷一個程序是否涉及憲法第3條司法權之行使，會區分所謂的「公權利」（public rights）和「私權利」（private rights）。這種區分，讓國會有較大的彈性，可將公權利之決定，交給憲法第3條法院以外的機關[22]。

所謂的「公權利原則」（public-rights doctrine）雖然不容易界定，但是過去的判例認為，只要該議題，屬於政府和其所管轄之人民，針對行政和立法部門憲法功能之運作有所關連的議題，就屬於公權利。另一個說法是，公共權利涉及的議題，是政府和其他人民間產生的議題，其性質不需要司法加以判斷，但可受司法審查。而專利之多方複審，就屬於這種議題，其乃是對政府給予「公共特權」（public franchise）決定之重新思考（reconsideration）[23]。

核發專利屬於公權利議題

首先，美國法院長久以來都肯定，核准專利就是「涉及公權利的議題」。從一開始，核發專利涉及的就是「政府和其他人民之間引發」的議題。尤其，專利權就是一種政府給予發明人的「公共特權」（public franchises）[24]。此外，核發專利，正屬於「行政和司法部門」執行的憲法功能，而不需要司法判斷的介入[25]。基於上述公權利原則之公式，是否給予專利，就屬於涉及公權利的議題，而不需要由憲法第3條之法院來進行審判[26]。

專利多方複審程序一樣是涉及公權利議題

其次，專利之多方複審程序，也與核發專利是一樣的議題。多方複審是對行政核發專利的第二次檢視。專利審理暨救濟委員會要做的審理，和專利局核發專利要做的審查，用的是一樣的條文。因此，多方複審的判斷，與一開始核發專利所為判斷，涉及相同的利益[27]。

雖然多方複審是在專利核發之後的程序，但這一點對是否為公權利議題並沒有差別。因為，專利權之核發，一開始就有一個條件，就是專利局有權在後續的多方複審程序中再次審查甚至撤銷其專利請求項。因此，專利權核發後，仍然可由憲法第3條法院以外之專利局（及其下的專利審理暨救濟委員會）進行撤銷[28]。

最高法院過去在其他案件中也承認，政府在給予公共特權時，可以加諸條件，保留是否撤銷或修改該公共特權的權力。而專利權的核發以及後續的撤銷，也跟這種方式類似[29]。因此，公權利原則可涵蓋複審程序中所處理的議題。憲法並沒有禁止由憲法第3條法院以外的專利審理暨救濟委員會來處理相關議題[30]。

三個老舊判決先例曾經提到，專利是一種私權利

Oil States公司引用三個舊的判決曾經提到，專利權是一種給專利權人的「私財產權」（private property of the patentee），包括1888年的American Bell Telephone Co.案、1898年的McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman，以及1857年的Brown v. Duchesne案[31]。

但是，最高法院指出，1857年的Brown v. Duchesne 案也承認，專利權完全是「由法律所得出來的權利」，因此，其乃「受到這些法律的規範和橫樑，而非超越這些法律」。而其中的一種規範限制，就是多方複審程序[32]。

其次，最高法院指出，另外二個1888年級1898年的判決，確實都明確指出：「有權宣告專利無效、撤銷或更正的，只有聯邦法院，而此權力並不屬於核發專利的行政機關。」但是這兩個判決都是在1870年專利法的背景下所做出的判決。當時的專利法，並沒有設計任何核發後的行政審查程序。因此，對這兩個判決先例最佳的解讀，就是其只是在描述當時存在的法律規定而已。他們當時並不是要解決國會是否有權建立不同的制度[33]。

英國歷史上，專利無效問題並非只能由法院作判斷 

此外，Oil States公司主張，有一個一般原則是，國會不能立法，剝奪原本在普通法下，性質上（from its nature）屬於司法管轄權的審理類型。他們主張，在18世紀時，專利有效性的問題通常是交由英國法院處理，亦即，當專利權人提起侵權訴訟，被告可在法院中提出專利無效抗辯。另外，也可以向「衡平法院」（Court of Chancery）請求「告知令狀」（writ of scire facias）挑戰專利有效性[34]。

但最高法院認為，從歷史發展看不出來，專利有效性問題從性質上必然是由法院決定。事實上，18世紀的英國，人們可以向樞密院（Privy Council）申請撤銷專利，這個程序與現在的多方複審程序比較接近。從17世紀到20世紀，英國的專利可由六個以上的樞密院大臣，宣告專利無效，如果他們認定該發明違反法律、不具新穎性、或並非由專利權人所發明[35]。

由於美國憲法制定之時，是以英國制度為背景而草擬。制憲者應該充分理解，核發專利是有可能受到樞密院撤銷的。 但Oil States公司並沒有說明，制憲者在草擬憲法第1條第8項第8款的智財權條款及第3條的司法權規定時，並不清楚這樣的一般運作；也沒有任何理由可以支持，制憲者在討論憲法時想排除這樣的運作[36]。

雖然有人認為，在美國，法院傳統上會審判專利有效性的問題，但不表示永遠都只能由法院來審理專利有效性問題。因為，公權利原則所涵蓋的議題，有多種解決爭議的方式，包括國會可以保留由自己做決定，或者授權給行政機關做決定，或者交由司法機關做決定。國會過去雖然將專利有效性問題交由法院決定，並不表示就不可以在今天將該爭議交由專利局下的專利審理暨救濟委員會作審理[37]。

行政機關並非不能採取準司法化程序

最重要的一點是，Oil States公司主張，多方複審程序之所以違反憲法第3條，因為其所採取的程序設計，與司法權行使的各項重要特徵都一樣，包括下述幾個重要的程序：向專利審理暨救濟委員會提起動議的方式、事證開示程序、取證程序、對證人之交叉詰問、根據聯邦證據規則提出證據和提出異議的程序，在審理委員會前的對立聽審程序等。甚至，委員會的審理，英文稱之為「審判」（trial），委員會的成員稱為「法官」（judges），委員會的最終書面決定，稱為「判決」（judgment）[38]。

但最高法院認為，過去在判斷一個審判是否是在憲法第3條法院以外進行的審判時，並沒有採取「外貌相似」（looks like）標準。一個行政機關採取類似法院的程序，並不必然表示，其就是在行使司法權。雖然多方複審程序採取某些對立訴訟的特徵，但其並沒有對兩造當事人之法律責任做出任何具拘束力的判斷。其仍然是解決涉及「政府與他人之間的公權利問題，而性質上不需要司法判斷之介入」[39]。

本判決結論僅限於該多方複審程序是否合憲

最高法院提醒，本案的判決論述，僅侷限於多方複審程序是否合憲。至於專利權是否為正當法律程序條款或徵收條款中的財產權問題，並非本判決所討論。其中有一個有趣的問題就是，專利審理暨救濟委員會做成決定後，專利法第319條規定，跳過地方法院直接向聯邦巡迴上訴法院救濟。最高法院認為，這是由法律所規定，所以也不需要討論在上訴法院審理前沒有任何一審法院介入是否合憲的問題[40]。

也沒有憲法增補條文第7條陪審團審理的問題

最後，Oil States主張，憲法增補條文第7條規定，訴訟利益超過20美元之爭議，應有權由陪審團審判。但最高法院過去即判決過，倘若國會合法將某議題的審理交由非憲法第3條之法庭審理，則非由陪審團作為事實認定者，也不會違反憲法增補條文第7條[41]。

備註：

1. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. 1365 (2018).
2. 35 U.S.C. § 321.
3. 35 U.S.C. § 311.
4. 35 U.S.C. § 311(b).
5. Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S.Ct. 2131, 2140 (2016).
6. 35 U.S.C. §§ 6, 316(c).
7. 35 U.S.C. § 6(c).
8. 35 U.S.C. § 316(a)(5).
9.   35 U.S.C.§ 316(a)(8).
10. 35 U.S.C.§ 316(a)(10).
11. 35 U.S.C.§ 316(e).
12. 35 U.S.C.§316(d)(1)(B).
13. 35 U.S.C.§ 316(a)(11).
14. 35 U.S.C.§ 318(b).
15. 35 U.S.C.§ 319.
16. 35 U.S.C.§ 319.
17. 35 U.S.C.§ 143.
18. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. at 1372.
19. MCM Portfolio LLC v. Hewlett–Packard Co., 812 F.3d 1284, 1288–1293 (2015).
20. Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy, 639 Fed.Appx. 639 (Fed.Cir. 2016).
21. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. at 1372-73.
22. Id. at 1373.
23. Id. at 1373.
24. Id. at 1373.
25. Id. at 1374.
26. Id. at 1374.
27. Id. at 1374.
28. Id. at 1374.
29. Id. at 1375.
30. Id. at 1375.
31. United States v. American Bell Telephone Co., 128 U.S. 315 (1888); McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman, 169 U.S. 606 (1898); Brown v. Duchesne, 19 How. 183, 197, 15 L.Ed. 595 (1857).
32. Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group, 138 S.Ct. at 1375.
33. Id. at 1376.
34. Id. at 1376.
35. Id. at 1377.
36. Id. at 1377.
37. Id. at 1378.
38. Id. at 1378.
39. Id. at 1378.
40. Id. at 1379.
41. Id.a t 1379.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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