耶穌基督誕生後第2018年的10月11日星期四，美國聯邦公報（Federal Register vol. 83 no. 197）發了一篇通知：規定美國發明法案（America Invents Act）複審程序（例如多方複審inter partes review）使用聯邦法院法律解釋專利保護範圍；看似平淡無奇，卻是暗藏玄機。

生産關係决定上層建築

公告自曝，根據統計，美國發明法案複審涉案專利與聯邦法院訴訟系爭專利有86.8%是重疊的，可見複審程序與聯邦法院合流有其必然性。這種高度重叠顯示行政訴訟大量分攤了法院訴訟工作，被告企業從善如流，調整應訴策略，被訴後反應機制該走專利無效。新規定更是把專利範圍解釋先發戰場轉移到美國專利局。多方複審立案後，還可申請相關聯邦法院專利訴訟暫停，可以節省大筆訴訟費用，還可與共同被告分攤多方複審費用，何樂而不爲？

公開了統計數據，魔鬼總在細節裡。專利訴訟核心總是專利和技術，光是找到可用公開文件（例如專利公開或者標準技術文獻）就是硬功夫，都是時間經驗及努力所累積而來的。以企業的角度來說，如何運用多方複審才能達到戰略目標？假設已經掌握兩組公知技術文件，如何運用多方複審程序才能讓企業利益最大化？

專利範圍解釋是關鍵

現在有兩組文件，甲組公知技術文件無效效果最大的條件是專利範圍解釋具體而且特定，乙組文件無效效果最佳之條件為不解釋專利範圍或者範圍最大化解釋，複審程序該如何運用是好？

只發一組多方複審申請，專利局可能不解釋、廣義解釋或者限制專利範圍解釋。但是兩組申請一發，專利局便必須選擇廣泛或者窄化專利解釋，而專利權人在複審程序回覆時也必須評估何爲有利範圍解釋，對無效申請抗辯。專利局的解釋是官方立場，而且依法是沿用聯邦法院法律解釋專利範圍，當然會納入聯邦法院專利解釋考量，而且專利權人所有在複審程序的抗辯都是訴訟對造抗辯理由的材料（例如禁反言）。

專利權人原告原本希望在訴訟中主張廣義專利範圍，主張越多侵權産品越好，但是面臨公知文件時，面臨無效立場以及保護範圍解釋抉擇的夾殺，不得不細部化，務實的具體表明專利請求項意義和侵權立場。相較專利訴訟，花了真金白銀做了事實與專家取證（fact and expert discovery），侵權與無效抗辯，馬克曼抗辯與聽證後才能取得類比結果，實在是實惠多了。再加上複審程序沒有事實取證成本，也不會牽扯到系爭産品證據要求，而且多方複審可以有多重申請人，各家被告都可分攤複審程序成本，大家都當分母，尤其面對專利蟑螂（patent trolls）時，經濟又實惠，難怪統計專利訴訟和複審專利年年重叠，複審規費的繳交絡繹不絕，美國專利局年年生意興隆。

有些企業被告運用複審程序已經爐火純青，先於中國大陸或者歐洲專利局申請相關專利無效，專利權人必有抗辯，細部評估分析後，再在美國發明法案法定時間限制內（相關訴訟一年內）發動多方複審，在無效申請中提出美國專利無效理由與公知技術證據，順付專利權人於中，歐抗辯，把專利人逼得死死的，很有效果。多重無效攻擊可使專利範圍立場具體化，而其必然導向侵權産品範圍具體甚至窄化，即便專利權人真的有本錢、有精力熬到本案訴訟，打擊力度與範圍已大大縮小，沒有牙齒的東北虎就可以順著毛摸，即使不能立馬馴服成家畜，也會比較講道理好商量了。

哦，對了，美國發明法案明文規定複審程序隨時可以合意和解，將專利權人逼急之後，無效申請人還可隨時剪票下車。省錢又靈活，看倌覺得划不划算？

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 張亞樵  (ychang@mwechinalaw.com) 現任： 中國元達律師事務所   (www.mwe.com; www.mwechinalaw.com) (上海市浦東新區世紀大道88號2801室200121) 執業資格： 德克薩斯州、紐約、新澤西州、美國專利商標局 法院出庭資格： 美國地方法院德克薩斯州東區 經歷： 張亞樵律師具有逾20餘年代理國際公司、臺灣和中國大陸公司處理大量複雜的智慧財產權（IP）事務的經驗，側重美國專利訴訟。張律師常就禁令救濟、審理、權利要求解釋、337條海關執法、審理後程序、產業標準（IEEE 802.11、MPEG、GSM和CDMA）、專利權濫用和耗盡、合理非歧視（RAND）授權金、不正當競爭、商業秘密和專利局程序向客戶提供意見。張律師在無線通信、IC設計、數位電視、半導體和液晶顯示器等技術領域具有專利訴訟經驗。 在加入元達之前，張律師曾擔任美國凱易律師事務所北京分所的共同創始合夥人和首席註册代表。他也曾任美國專利商標局的專利審查官。 學歷： 法學博士，美國加州大學哈斯汀法學院(1994年) 華東政法大學中國法律結業證書 (1994年) 柯柏高等科學藝術聯盟學院電機工程理學士(1991年)

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