237期
2019 年 05 月 22 日
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2018年英國Unwired Planet v. Huawei案(一)
全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎?
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

英國上訴法院於2018年10月23日做出Unwired Planet v. Huawei案判決,維持了2017年4月英國一審專利法院的Unwired Planet案判決。其中,一個很有趣的爭議點在於,標準必要專利權人必須以誠信協商方式,提出符合公平合理無歧視(FRAND)的授權條件,並提出授權要約。但標準必要專利權人所提出的授權條件,若是將全球各國的專利組合在一起,提出一個全球範圍的授權條件,這樣的授權是否符合FRAND?英國二審法院同意一審判決,認為這符合FRAND授權條件。

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圖片來源:維基百科

華為侵害Unwired Planet(UP)的二件標準必要專利

本案中,標準必要專利權人是Unwired Planet(以下簡稱UP),被告為華為。原告UP的標準必要專利,主要是從Ericsson公司取得的全球相關的專利。本案中,UP主張華為侵害了五件標準必要專利,且已經提出合理授權條件,但華為卻不接受,故請求法院核發禁制令,避免華為繼續侵權。華為抗辯,系爭專利並非必要專利,專利也無效,且主張UP並沒有提出合理授權條件的要約(offer)[1]

本案一審時,在2016年4月以前,經過三個技術審判,確認其中二個專利是有效且屬必要專利,另外二個專利是無效的[2]

英國專利法院一審判決

由於到了審判前,雙方都無法達成協議,一審的Birss法官只好在判決中處理雙方所提出的授權條件,是否符合FRAND。如果不符合,則法官要幫雙方決定FRAND的授權條件,並解決是否有競爭法的爭議,亦即,UP是否犯用其優勢地位(dominant position),沒有遵守FRAND授權承諾,而應駁回所請求的禁制令救濟?

華為主張Unwired Planet濫用優勢地位的理由有三:(1) UP啟動授權協商時,並沒有明確指出華為到底哪裡侵害了專利,且沒有具體提出授權要約,遑論提出符合FRAND的要約;(2) UP最後提出的權利金方案,仍然過高和不合理;(3) UP不恰當的將英國的標準必要專利與其他國家的標準必要專利合併,要求華為接受全球授權[3]

Birss法官在2017年4月5日做出一審判決,該判決長達166頁[4]。該判決中最重要的地方有下述三點:

  1. 有意願且理性的當事人,會接受全球範圍的授權,UP所提出的全球範圍的專利組合的授權,對於華為這種公司來說,屬於FRAND的授權。因此,UP有權堅持這樣的授權條件。反之,華為所堅持的只針對英國專利的授權要約,並不符合FRAND的授權。
  2. 但是,UP所提出的權利金卻過高,因而本案適合由法院來幫忙雙方決定全球的FRAND授權金費率。
  3. UP在相關市場具有優勢地位,但在權利金談判過程,包括提起訴訟請求法院核發禁制令,並沒有濫用其優勢地位。

Birss法官進而綜合運用各種複雜方法,幫雙方決定出了一個全球範圍的適當的FRAND權利金,並且也討論,如果上訴法院認為不應該採取全球範圍的授權,則Birss法官也幫雙方決定了針對英國範圍的適當FRAND權利金。

2017年6月7日,Birss法官核給了對華為的禁制令,禁制期間直到華為與Unwired Planet簽署全球範圍、法院所認定的FRAND授權條件的授權協議為止,但若在上訴期間,該禁制令暫停生效。

Birss法官認為全球範圍的專利組合授權符合FRAND

本案其中第一個爭議點就是,Birss法官同意,全球範圍的授權是符合FRAND授權條件的。

針對UP和華為的具體情況,Birss法官認為,UP的標準必要專利組合,涵蓋了歐洲大部分地區、俄羅斯、土耳其、中國、日本,大部分東南亞國家、美國、加拿大、澳大利亞、印度和墨西哥。不過,其專利組合就沒有涵蓋到非洲、南美洲、東歐。整體來說,UP專利涵蓋的國家範圍,與華為的事業範圍並沒有很大不同[5]

華為雖然主張,其製造手持設備的地點主要在委內瑞拉,但Birss法官認為,委瑞內拉只是組裝,大部分的零件生產自中國,輸出到委瑞內拉組裝,而中國是UP專利組合所涵蓋的地區[6]

Birss法官承認,UP專利組合涵蓋的地區,比起華為、三星、Ericsson等這種全球型公司,確實比較小。但是UP專利組合也沒有小到,需要與更大的專利組合為不同的對待。UP專利組合涵蓋的範圍還是夠大,大到如果要針對每一個專利去談授權,是不切實際的。而且,就算專利組合的涵蓋地區範圍比較小,以及所涵蓋的標準必要專利數量較小,其實可以反映在FRAND授權金費率的調整就好[7]

Birss法官在幫雙方衡量FRAND授權金時,是採用「有意願之授權人」(willing licensor)和「有意願之被授權人」(willing licensee),推測他們在洽談授權時,面對專利組合涵蓋範圍較大或較小,會希望採取全球授權嗎? Birss法官認為,UP專利組合涵蓋的專利數量夠多、地理範圍夠大,故理性的、有意願的被授權人,應該會接受全球範圍的授權。不過,就算採取全球範圍授權,也可以針對不同地區的銷售採取不同的權利金,但這不影響採取全球授權。同樣地,就算全球型公司如華為,將組裝工廠設置於專利組合未涵蓋的國家,也只會影響權利金計算的考量,但不影響有意願的授權人會接受全球範圍的授權契約[8]

Birss法官認為,每一個國家逐一洽談授權不符合效率,且後續必須追蹤許多不同的權利金計算與支付,將付出更多的成本,沒有一個理性的企業會選擇這種方式[9]

華為提起上訴,認為英國法院無權要求全球範圍授權

針對Birss法官的最終判決,華為則向英國高等法院提起上訴。其上訴理由之一,是認為由英國國內法院,針對侵害英國專利的基礎,決定施加一個全球範圍的授權,其認為不符合FRAND授權,結果也是不正當的。

華為上訴的主要理由認為,既然法院認為英國有效的標準必要專利是二件,英國法院只能思考對這二件專利侵權的救濟方式。華為只需要按照一審法官所認定的符合FRAND授權條件,達成只限於英國的專利授權協議,就足以解決UP所為的FRAND授權承諾。倘若華為與UP無法就限於英國的專利達成協議,英國法院也不適宜去設定權利金,且要求授權範圍要涵蓋英國以外專利[10]

華為的律師認為,UP是有履行FRAND授權承諾的義務。但是並不表示,標準必要專利權人就有合併全球專利組合授權的權利,也沒有改變標準必要專利仍然需遵守屬地主義的基本原則[11]

華為律師也指出,標準必要專利權人做出FRAND承諾,就是放棄在英國實施禁制令的權利,只能主張FRAND權利金。既然UP做了FRAND授權承諾,那麼華為只要支付英國標準必要專利的FRAND權利金,就應該可以進入英國市場。英國專利所賦予的禁制令,應該只能保護英國專利法所保護的專利,所以,FRAND權利金應該對應於標準必要專利的領域範圍,而不應該包括其他領域範圍[12]

上訴法院判決:禁制令與FRAND承諾的關係

上訴法院認為,ETSI(歐洲電信標準協會)這種標準制訂組織是為了整個歐盟制訂標準,其標準具有國際效力。因此,標準專利權人對ETSI組織為FRAND承諾時,也會具有國際效力。

就提起訴訟請求禁制令的問題上,如果有意願之授權人和有意願之被授權人可能達成一個FRAND授權協議,但是標準必要專利權人卻沒有提出這樣條件的要約,而向法院請求禁制令,則法院不會同意核發禁制令。但是,若是標準實施者拒絕接受FRAND條件的授權契約,則標準必要專利權人就可以要求法院核發禁制令,以阻止後續的侵權[13]

上訴法院認為,這樣的見解並沒有改變標準必要專利的屬地主義特性,也沒有所謂的司法審判權的擴張,其只是由法院確認:(1)標準必要專利權人,是否遵守對ETSI組織的FRAND承諾提出合乎FRAND條件的授權要約;(2).標準實施者是否拒絕該要約,而沒有任何合理的理由;(3)倘若實施者無理由拒絕其要約,標準必要專利權人仍然可以使用一般專利侵權的通常救濟,包括禁制令,以禁止對訴訟中特定專利後續的侵害[14]

全球範圍授權不是唯一的FRAND授權條件

Birss法官認為,在潛在的授權人和被授權人之間,只會有唯一的一種FRAND授權條件。也就是說,Birss法官認為,在單一國家授權和全球範圍授權之間,不可能兩種都符合FRAND條件[15]

上訴法院就這一點不同意一審Birss法官的看法,在特定的情況下,他們不認為只會有唯一的一組FRAND授權條件。專利的授權很複雜,必須考量參與事業在商業上的優先順位,以及當事人的經驗與偏好,最後所協商出來的契約,關於當事人、授予的權利、授權的範圍、授權的產品、授權金、如何估算、以及支付條件等都會不同。上訴法院認為,兩個當事人就算出於公平、合理的態度進行協商,所協商出來的條件,即便在相同條件下,與另外兩個當事人同樣出於公平、合理的態度所協商出來的條件,仍然會有所不同[16]

華為的律師進而認為,假如全球範圍的授權條件、和英國專利的授權條件,可能同時都符合FRAND條件,那麼,英國法院應該考量其審判權的界線,亦即,標準必要專利權人不應該利用英國的禁制令,去威脅潛在的被授權人採取全球範圍的授權,這變成是一種國際強制[17]

但上訴法院不同意這個說法。上訴法院認為,既然全球範圍的授權或英國範圍的授權都可能是FRAND,標準必要專利權人提出全球範圍的授權要約,是他的選擇權。因此,只要該全球範圍的授權要約,是公平、合理、無歧視的,就沒有問題[18]

所以,最後上訴法院認為,Birss法官有權在考量所有情況下,認為全球範圍的授權是符合FRAND條件的。雖然Birss法官在論理上只有一個論述的錯誤,但對於這個認定結果不會產生實質影響[19]

 

備註:

 

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 

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