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先前在《美國專利訴訟地之爭議：從蘋果考量關閉美國德州東區門市說起》一文，我們曾經討論過美國專利訴訟中，若身為被告的外國企業主張其美國子公司不在原告起訴法院所屬的司法管轄區、可提出訴訟地轉移動議[1]，對於這樣的主張，原告只要將被告之美國子公司排除掉、僅保留其海外母公司作為被告，就可成功擺脫TC Heartland一案結論之限制，將案件留在原起訴法院[2]。

換言之，對於外國企業來說，無論如何是不能繼續主張「原告法院不具備對於被告美國子公司之司法管轄權」作為訴訟地轉移的主要理由了。那麼對於外國企業的被告而言，還能怎麼主張才有機會把訴訟地轉移至自己希望的法院呢? 對於這個問題，我們可以從最近(2019年6月9日) HTC成功讓美國紐約南區地方法院轉移訴訟地作為範例，來瞭解法院可能採納的主張理由。

DYNAMIC DATA TECHNOLOGIES (以下簡稱為DDT) 自Koninklijke Philips N.V.取得了影像處理相關美國專利後，於美國紐約南區地方法院對HTC (包含母公司HTC CORPORATION以及美國子公司HTC AMERICA, INC.) 提起專利侵權訴訟。HTC隨後提起訴訟地轉移動議，主張本案應轉移至華盛頓西區地方法院，最終美國紐約南區地院法官GREGORY H. WOODS根據以下九個判斷基準，同意了此動議。

● 對於證人的便利性(The Convenience of Witnesses)
本案中HTC主張，由於HTC的三個本案相關證人在其美國西雅圖辦公室工作，距離請求轉移之華盛頓西區地方法院較近，另外對於其他在臺灣的HTC員工而言，前往華盛頓西區地方法院也容易些。相較之下，由於DDT提出的資料無法很好的說明本案相關證人或發明人對於原起訴地紐約南區地院更為便利，因此法院認定此判斷元素更傾向於轉移訴訟地。

● 雙方當事人的便利性(The Convenience of the Parties)
由於HTC美國子公司的主要營業地點 (principal place of business) 即位於華盛頓州西區的西雅圖、因此對於請求轉移之華盛頓西區地方法院非常便利；相反的DDT位於明尼蘇達州、對於前往紐約或西雅圖的區別不大，故法院認定此判斷元素顯著傾向於轉移訴訟地 (weighs strongly in favor of transfer)。

● 相關文件的位置及證據來源的獲得容易性 (The Location of Relevant Documents and the Relative Ease of Access to Sources of Proof)
同樣的，考量到HTC美國子公司的總部及相關文件都在西雅圖，因此法院認定本判斷元素也是傾向於轉移訴訟地。

● 行為發生地點 (The Locus of Operative Facts)
由於被主張侵權產品的行銷、販售、以及進口的相關行為和處裡都是發生在HTC美國子公司的西雅圖總部，故法院認定此判斷元素顯著傾向於轉移訴訟地 (weighs strongly in favor of transfer)。

● 強制無意願之證人出庭的可得性 (Availability of Process to Compel the Attendance of Unwilling Witnesses)
由於本案中雙方當事人都沒提到有證人是不願意出庭的，因此法院認定本判斷元素未偏向任何一邊 (finds this factor to be neutral)。

● 雙方當事人的可用手段／資源 (The Relative Means of the Parties)
雖然DDT主張HTC比DDT有錢的多，但由於法院認為DDT並沒有說明為何轉移訴訟地後會加重其財務負擔，因此認定本判斷元素未偏向任何一邊(finds this factor to be neutral)。

● 對適用法律的熟悉程度　(The Forum's Familiarity with the Governing Law)
由於雙方同意、且兩法院都有相似的專利案件處理能力，因此認定本判斷元素未偏向任何一邊 (finds this factor to be neutral)。

● 原告選擇起訴地之權重(The Weight Accorded the Plaintiff's Choice of Forum）
基於原起訴地紐約南區地院並非原告之本地法院(home forum)，因此認定此元素僅占了很低的權重(limited weight)。

● 審判效率與司法利益 (Trial Efficiency and the Interests of Justice)
如同前面提到的，由於轉移至華盛頓西區地方法院能提升HTC的作證及文書處裡速度、故能提升審判效率，因此認定本判斷元素傾向於轉移訴訟地。

基於以上9點分析，僅有「原告選擇起訴地之權重」一項元素少許的偏向於不轉移訴訟地，但卻有5元素傾向於轉移訴訟地、其中的2項更是有「顯著」傾向，因此最終紐約南區地方法院裁定同意HTC提起之訴訟地轉移動議。

HTC在本案的訴訟地轉移一戰中打了漂亮的勝仗，同時也對非美國本土的外國企業們打了一劑強心針，雖然先前美國最高法院於TC Heartland一案中的結論[3]不適用於外國企業，但只要在上述9個判斷原則中站得住腳，還是有機會能夠成功轉移至自己期望的法院來進行訴訟[4]。

主張基於TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. (2017).一案結論
In re HTC Corp., No. 2018-130 (Fed. Cir. May 9, 2018)
美國最高法院於TC Heartland一案中明確了專利侵權的起訴地只能於：(1)被告法人的登記註冊地 (place of incorporation) 或是 (2) 被告實施侵權行為且有常規的既成營業場所之地 (where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)
當然本案的一個重點是HTC之美國子公司也被列為被告。若DDT當初選擇把HTC之美國子公司排除掉、僅保留HTC海外母公司作為被告，這樣一來上述的9個判斷結果就不再那麼偏向於HTC，且排除掉之後DDT還能主張CAFC於In re HTC Corp(2018)一案中的結論：「對於外國公司的專利起訴可以發生在任何美國司法管轄區」，這樣本案的最終結果很可能就會不同了。

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」