於近期 (2019年5月21日) 判決 的Quest Integrity USA, LLC v. Cokebusters USA Inc.一案中，CAFC進一步確認了，即使該銷售行為是一種服務的實施、而非實際產品的買賣，仍構成on sale bar的觸發條件。
案件背景
Quest Integrity USA, LLC (以下簡稱為Quest) 於2005年申請了一篇關於商業爐 (commercial furnaces) 檢驗資料於報告中的顯示方法之美國發明專利US7542874，並且日後於Delaware地方法院使用此專利對本案被告Cokebusters USA Inc. (以下簡稱為Cokebusters) 提起專利侵權訴訟。然而Cokebusters發現，Quest早在2003年間，已於其爐管檢驗服務 (furnace tube inspection services) 的報告中使用此專利技術，因此Cokebusters基於此服務之銷售行為違反on sale bar主張訴爭專利無效。於地院階段Delaware法院裁定，訴爭專利中的第12、24、30、33，以及 40項權利請求項因違反on sale bar無效，最終於上訴階段，CAFC認同地院對於on sale bar適用於服務類型銷售行為的觀點，因此對於被在先銷售服務所揭露的訴爭專利第12、24、以及 33項權項確認其無效裁定，但對於第30和40項的技術特徵、由於此兩權項內容是否已被在先銷售服務所揭露還存在爭議，因此撤銷對於第30和40項的地院裁定、併發回重審。
CAFC對於服務類型的銷售行為應觸發on sale bar之觀點
CAFC於判決書中的主要依據仍是美國最高法院於Pfaff v. Wells Electronics, Inc.一案[1]中確立的原則，其中的「(在先銷售行為)必須是商業銷售要約的目標(the subject of a commercial offer for sale)」原則並未限定只能是產品的直接銷售，因此，即使Quest的銷售行為不包含硬體或軟體的產品直接銷售，也不能使此銷售行為免於受到on sale bar的限制 (The fact that Quest did not sell its furnace inspection hardware or software…does not take Quest’s commercial activities outside the on-sale bar rule)，判決書中還引用Scaltech一案[2]中的結論：先行實施專利方法於銷售行為或要約仍可觸發on sale bar，即使該銷售行為或要約不包含產品 (Performance of a claimed method for compensation, or a commercial offer to perform the method, can also trigger the on-sale bar, even where no product is sold or offered for sale)，因此最終認定本案中的服務類型銷售行為應觸發on sale bar而導致部份專利權項無效。
結論
對於在美國有銷售行為的專利申請人來說，務必注意自銷售行為開始的一年內要提出與該銷售行為相關聯的專利申請，無論該銷售行為是實際產品的銷售、又或是服務類型的銷售，以避免觸發on sale bar而導致專利權項無效。另外，對於美國專利申請人還是必須再次提醒，如《美國最高法院確定了AIA後的保密銷售仍可能觸發on-sale bar：2019年Helsinn v. Teva案》一文中的美國最高法院結論，即使在先銷售行為並未揭露發明細節、又或者是保密的販賣合約，同樣可能觸發on sale bar而導致專利權項無效，故不可不慎。相反的，對於美國專利侵權案件被告來說，可以多多查找專利申請人的在先銷售行為，若能找到專利申請一年前的相關銷售證據、也許會是無效專利的一個好契機。
備註：
Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 65 (1998)
Scaltech, 269 F.3d at 1328; Plumtree Software, Inc. v. Datamize, LLC, 473 F.3d 1152, 1162–63 (Fed. Cir. 2006).
