243期
2019 年 08 月 28 日
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從面板產業的專利訴訟事件看
「擬制新穎性」之「直接置換」原則
陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授

面板產業最近因鴻海欲出售其於中國廣州的面板廠而攻佔新聞版面。不過,在專利界來說,新聞上好久沒報導面板產業的大型專利訴訟,其實在台灣也曾發生過面板產業的專利訴訟(即智慧財產法院98年度民專上字第14號民事判決之個案),處理的是兩家外國面板製程機台製造商之間的糾紛。

2004年韓商周星工程(Jusung Engineering)公司在新竹地方法院對美商AKT公司和Applied Materials公司提起專利訴訟[1]。2009年地方法院做出不侵權的判決。周星工程公司不服而上訴至智慧財產法院。智財法院於2010年做出不侵權的判決[2]。最高法院於同年以裁定維持原審判決[3]

專利權人敗訴的主要原因,是系爭專利違反「擬制新穎性」(即系爭專利核准當時之專利法第23條之規定)的規定而無效。本案涉及「擬制新穎性」判斷的「直接置換」原則,以下進一步介紹並提出其對專利寫作的意涵。

擬制新穎性

「擬制新穎性」是2001年時專利法所新增的條文,其規定於現行專利法第23條指「前案專利申請案或專利」於「本案專利申請案或專利」之申請前未公開的、且其申請日較早,如果該前案的請求項或說明書內容揭露本案的所請發明,除非二案的申請人為同一單位,則本案即不應獲得專利權。

「擬制新穎性」之實體判斷與「新穎性」相同。本案法院指出,於審查時應就本案申請案各請求項逐一審查。若與前案之說明書、圖式或申請專利範圍完全揭露本案請求項的技術特徵時,即擬制喪失新穎性。另若兩者間之差異在不影響系爭發明主要目的之前提下,此差異是熟知此技藝者以通常知識或慣用手段而加以置換者,即屬「直接置換」之技術,而使本案不合擬制新穎性。

系爭專利

系爭專利是台灣發明專利第I249186號「群集系統之移轉室」,其技術屬於PECVD(plasma-enhanced chemical vapor deposition,電漿增強化學氣相沉積)機台的真空腔體結構。就系爭發明相關的機台,周星工程公司目前有3.5、4.5、5、5.5、6、7、8、及8.5等世代產品的供應鏈[4]

系爭發明所用於之PECVD機台屬於群集系統(見圖一),其包括儲存部件10、裝載鎖定室(loadlock chamber)20、多個製程室(42、44、46和)48、預熱室50和移轉室30等。在製作液晶面板的沈積製程過程中,基板在製程室進行反應;而在基板進出機台時,於預熱室內加熱,以縮短反應時間。移轉室為「基板臨時儲存之位置或基板通常經過的通道」。

圖一、 PECVD機台之群集系統
(圖片來源:系爭專利說明書之圖1)

本發明僅和移轉室有關。系爭請求項有八項,而請求項1為:「一種用於群集系統之移轉室,包括:一第一主體,一附著於該第一主體一側面之第二主體;一第三主體,位於該第一主體之面向該第二主體之另一個側面處;以及一結合該第一主體之上部的蓋」。圖二顯示系爭移轉室300(真空腔體),包括第一主體320、第二主體340、第三主體360及蓋380。圖三顯示系爭移轉室的爆炸圖。

圖二、系爭發明之移轉室(或真空腔體)
(圖片來源:系爭專利說明書之圖4)


圖三、 系爭發明之移轉室(或真空腔體)之爆炸圖
(圖片來源:系爭專利說明書之圖3)

在本案中,與「擬制新穎性」有關的引證案是台灣專利申請案公開編號第200745364號「真空處理設備之真空室」,其申請號為93112954。系爭引證案的申請日為2004年5月7日,優先權日為2003年5月8日,而公開日為2004年12月16日。系爭專利的申請日為2004年6月1日,而優先權日為2003年6月2日。

智財法院見解一:請求項解釋

系爭請求項之「主體」一詞為智財法院請求項解釋的重點。「主體」解釋的爭點在於其「可否拆解」。若「主體」解釋為「不可拆解」,則系爭專利不會因「擬制新穎性」問題而無效。本案法院引用系爭專利說明書來解釋「主體」,而認為其並未限定為「不可拆解」之特徵。

系爭專利說明書的「先前技術」部分與「發明說明」部分皆使用「主體」一詞。但「主體」用語對先前技術和系爭專利技術等之描述是有差別的。先前技術的「主體」如圖4之組件32所示,即真空腔體。圖四的組件38(蓋子)與主體32從整體來看相當於系爭發明之移轉室300(見圖二)。

圖四、 先前技術的「主體」
(來源:引證案說明書之圖2)

本案法院認為根據系爭專利說明書的「先前技術」部分,系爭發明所欲克服的技術問題為「移轉室與其他室之一體形成之技術有其困難,又縱使移轉室與其他室均為一體形成,因體積過大,亦有成本及運送上之缺點」。為改善此問題,系爭發明將先前技術的「主體」變成「可分離之第一主體、第二主體及第三主體」。不過,該說明書並未陳述該三個「主體」是以何種方式組成、或可否分割。

專利權人主張「先前技術」部分所述之「主體」指「不可拆解之主體」,故系爭發明的「主體」可解釋為「不可拆解」。不過,本案法院不同意此解釋,因為系爭專利之技術特徵為三個可分離之主體,而說明書並未陳述該些「主體」是否為不可拆解或可拆解。因此,本案法院「解析系爭專利說明書之發明目的及內容,尚難得到唯一且相對應之意義」,故其「自無法將系爭專利之所謂第一主體、第二主體、第三主體限定解釋為不可分解的型態」。

智財法院見解二:引證案比對

關於「擬制新穎性」的爭點,本文僅分析請求項1之核駁理由;至於請求項2至8部分,本案法院認為其與引證案之差異只在於幾何形狀,亦屬於「直接置換」的範疇。

本案法院認為引證案的技術內容為「真空室1之結構能自由地分割成一矩形內室主體2;另三角形側框架3a,3b,可拆卸地藉由螺栓緊密連結至內室主體之兩側上;頂板5,8,係連結到內室主體2之個別頂面及各具有一開口的側框架3a,3b上;底板7與9,係連接到內室主體2之個別底面及具有一開口之側框架3a,3b上」(為方便理解此敘述,可參閱圖五)。在系爭請求項之「主體」未有「不可拆解」之特徵下,將系爭請求項與引證案的技術內容相比,足以認定引證案已揭露系爭請求項的所有內容。

圖五、 先前技術的「真空室」之 爆炸圖
(圖片來源:引證案說明書之圖2)

此外,本案法院認為引證案的「主體」是以「螺栓組合」型態,此為系爭請求項和引證案間的「差異」。但在斟酌引證案說明書所陳述之先前技術後,本案法院指出對於熟知此技藝者而言,「將數個元件焊接或螺接成一主體或將數個元件一體成型之技術手段,乃屬該行業之一般慣用技術手段」。因此,系爭請求項之「主體」以「焊接」組成而為「不可拆解」,其對應引證案以「螺接」方式的組裝,二者間雖有差異,但卻是可「直接置換」的技術差異。

專利寫作之建議

專利權人的主張中二項是意在區別系爭發明與引證案之不同。首先是主張「主體」為「不可拆解」,但此「不可拆解」的概念事實上未寫在說明書內。其次,專利權人主張「第二主體」和「第三主體」因具「不可拆解」的特徵而讓系爭真空腔體較引證案更「具有較佳之氣密(真空)功能」,但本案法院認為此非系爭發明之創作目的,故不得做為比較之依據。

這二個失敗的抗辯其問題在於系爭專利說明書缺乏相關的內容。檢視系爭發明專利說明書(第8至11頁),其關於發明內容的敘述僅3至4頁。其寫作方式是先完成請求項,再將相同內容貼到發明說明並給予些許修飾而已。說明書缺少真空腔體各組件的材料或製造說明。

既然「不可拆解」是系爭發明的技術特徵,那必定有達成「不可拆解」特徵所應具備的技術手段。如果此等內容應具體撰寫在說明書相關章節中,或許本案就不會違反擬制新穎性。此外,從機台的角度,該「不可拆解」特徵可能是機構上的設計。僅僅於請求項引述「不可拆解」用語卻未於說明書解釋達成「不可拆解」之機構上或製作上之手段或方法,此可能會造成無法可據以實施的問題,而仍可能構成系爭發明之無效。因此,由本案可彰顯說明書的撰寫必須琢磨細節之重要性。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 陳秉訓
現任: 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授
經歷: 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授
華邦電子公司製程工程師
聯華電子公司製程整合研發工程師
台灣茂矽電子公司專利工程師
禹騰國際智權公司專利工程師
威盛電子公司專利工程師
亞太國際專利商標事務所專案副理
學歷: 美國聖路易華盛頓大學法律博士
美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士
政治大學法律科際整合研究所法學碩士
台灣大學化工所碩士
台灣大學化工系

 

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