243期
2019 年 08 月 28 日
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PTAB專利舉發結果出爐後,當事人是否適格向CAFC請求救濟? ─ 比較美國與台灣專利複審/舉發制度
李秉燊/美國杜克大學法學院訪問學者

在美國,當專利複審(相當於台灣「專利舉發」制度)申請人對USPTO的審查結果不服,欲對該行政處分向美國法院提起上訴時,因美國憲法的限制,並非所有申請人均具有「當事人適格」。換句話說,若申請人不具美國憲法所規定得向法院提起上訴的資格,USPTO的處分即為最終決定,無法再向法院請求救濟。但是,如何判斷申請人是否取得當事人適格即生眾多解釋上的爭議,因此,CAFC近年來持續以判決說明之。本文將介紹美國相關案例,並納入台灣「專利舉發」程序一起比較,以提供完整的制度爭議介紹。

美國國會於西元2011年以《Leahy-Smith美國發明法案》(AIA法案)於USPTO行政體系下建立「專利審判及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board,PTAB),創設帶有公眾審查色彩的專利複審(review)制度,期待在民事訴訟外建立一套費用較為低廉且時程更為迅速,用以挑戰專利有效性的行政程序體系作為法院訴訟的替代方案[1]

以專利複審下的「多方複審」(IPR)制度為例,美國專利法第311條第(a)項[2]規定,非專利權人的任何第三方皆可提起IPR審查。但是,前述任何第三方皆可提起IPR審查的法律基礎,是因為美國憲法第三條是針對司法權的規定,故該法律效果的射程範圍並未及於USPTO等行政機關。再加上,美國專利複審制度,是國會以立法權建立並授權USPTO行政體系下之PTAB在民事訴訟外進行的行政程序,所以不會有違憲之虞。

然而,當IPR申請人對PTAB發出的最終書面決定(final written decision)等行政處分不服時,申請人是否取得美國憲法第三條下的訴訟當事人適格,而能夠對前述行政處分向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴,即產生疑義[3]。因此,本文將簡介CAFC如何解釋美國憲法第三條有關訴訟當事人適格的爭議,和如何判斷系爭專利複審申請人是否取得當事人適格之判例見解。

美國憲法第三條下的訴訟當事人適格

美國採司法一元制,並無行政爭訟制度。美國以憲法第三條限制司法權僅止於「案件」(cases)和「爭議」(controversies,或有稱訴訟),若人民並非因案件和爭議,將不具有當事人資格,無法向法院提起訴訟。反面言之,這也是對人民是否得使用包含初審和上訴審等法院資源設下了限制。除此之外,由於「當事人適格」是構成案件或爭議的核心要件,即使IPR申請人對PTAB發出的最終書面決定等行政處分不服時,也必須先取得前述「案件」和「訴訟」之當事人適格,方可向法院即CAFC提起上訴[4]

關於此,美國最高法院於1992年的Lujan v. Defenders of Wildlife案即指出,判斷是否具當事人適格時,應考量包含「事實上損害」(injury in fact)、因果關係(a causal connection between the injury and the conduct complained of)及可救濟性(a likelihood that the injury will be redressed)等三個要件[5]。所謂「事實上損害」,美國最高法院認為其應為(1)具體而特定(concrete and particularized)且(2)實際而迫在眉睫的(actual or imminent),而非屬受推測或假設的。然而,這些要件應如何進一步適用在專利複審案件的當事人適格判斷?

CAFC判斷是否訴訟當事人適格之判例見解

承前所述,基於公眾審查目的,向USPTO提出專利複審申請者,可以是「於訟訴中被控侵害專利權人專利的市場競爭對手」、「為公益目的為提升專利審查品質的非營利組織」,甚至可以是「為一己之私利欲利用專利複審無效專利以操縱股專利權人公司股價的對沖基金管理人」等任何非與專利權人有關的第三方。但除了因此被撤銷專利的專利權人外,於專利複審受不利審定結果的申請人,必須舉證與對造具實質爭議(genuine controversy),方得將系爭最終書面決定上訴至CAFC。

因此,為確立當事人適格的具體審查標準,CAFC近年積極對相關案例表態。整體而言,CAFC認為,作為專利挑戰者的IPR申請人必須舉證「其已投注(be engaged in)於,或至少是將有機會投注於可能會導致專利權人提起侵權訴訟的活動」。

若將當事人適格議題劃分為光譜兩端,取得當事人適格的一端為陷於專利權人所提訴訟的被控侵權人,另一極端則為以維護專利品質為己任的非營利組織。其中,2014年Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found.案[6]為指標案件之一。該案中,作為專利複審申請人的Consumer Watchdog為一非營利組織,其請求USPTO撤銷威斯康辛校友基金會(Wisconsin Alumni Research Foundation,WARF)所擁有關於培養人類胚胎幹細胞的專利權。USPTO的PTAB於複審後維持該專利的有效性,Consumer Watchdog因此上訴CAFC。然而,CAFC於審查Consumer Watchdog的專利適格後即駁回其訴,指出即使Consumer Watchdog清楚明確地反對PTAB對該專利有效性的見解和複審決定,且系爭專利權仍然存在,但這些仍不足以使其取得當事人適格。此後,2018年RPX Corp. v. Chanbond LLC案[7]中,CAFC指出雖然RPX公司並不是非營利組織,但就算其為商業組織,只要專利複審申請人無法舉證其正在或預期將涉入對系爭專利權潛在的侵權,或其他因該專利仍具有效性時將面臨的具體損害,即不具當事人適格。本案在2019年6月最高法院駁回RPX上訴後確定。

除上述極端外,CAFC也透過判例解釋填補光譜兩端的空缺。例如,2018年E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.案[8]中,即使DuPont(杜邦)公司為被控專利侵權,但CAFC基於杜邦公司舉證其已投資開設廠房準備製造與系爭專利權可能有關的產品,且對造曾在專利複審程序中指控其抄襲發明並明確拒絕與之簽署「約定不起訴」(Covenant not to Sue)契約,認定因此杜邦公司取得當事人適格。更有甚者,2018年Altaire Pharms., Inc. v. Paragon Bioteck, Inc. 案[9]中,CAFC認定在IPR獲得不利審定結果的Altaire醫藥公司,因系爭專利權仍為有效,且兩造曾簽署的共同發展合約將在2021年失效。基於Altaire醫藥公司有潛在的被訴風險,即在本案具有實質傷害("concrete" harm),因此Altaire醫藥公司取得當事人適格,可以持續進行上訴審理程序。

但是,若專利複審申請人僅舉證其發展計畫在未來有潛在侵犯系爭專利權的可能,CAFC仍將認定該申請人不具上訴的當事人資格。例如2018年JTEKT Corp. v. GKN Auto. Ltd.案中[10],JTEKT公司抗辯其所欲發展的動力傳動系統在未來可能侵犯GKN Auto的專利權,惟CAFC強調由於JTEKT公司的研發計畫成果仍未特定,故無法認定在未來有被控侵權的風險,因此不符合歷來判例見解,而駁回其上訴。2019年5月的AVX Corp. v. Presidio Components, Inc.案,AVX公司則以美國專利法第315條第(e)項[11]規定抗辯若AVX公司現階段無法對IPR審定結果向法院提起上訴,則當日後Presidio Components另向AVX提起專利訴訟,按前述專利法規定AVX即無法基於相同的理由在法院訴請專利無效,惟CAFC駁斥此項觀點仍判定AVX不具當事人適格。

比較:台灣「專利舉發」程序

在台灣,與美國「專利複審」相對應的程序稱為「專利舉發」,且無兩造當事人是否得以提起訴願和行政訴訟等對舉發程序上訴的問題。所謂「專利舉發」,是指公眾對於台灣智慧財產局(TIPO)已經核准之專利,如有發現應不准予專利之事實,可以書面敘明理由連同證據一併送交TIPO,要求TIPO撤銷其授予專利權之「行政處分」。因此,當兩造對於TIPO所為之「舉發成立」或「舉發不成立」處分如果不服,均可向經濟部訴願審議委員會提起訴願;若訴願仍遭駁回,該當事人則可向智慧財產法院行政庭提起行政訴訟。

台灣採公私法二元制,創設審判權限分屬不同民事和行政法院之訴訟制度;而非如美國採司法一元制,且於憲法規定僅有「事實上損害」的案件或訴訟方得請求司法機關審理。換句話說,台灣基於三權分立及行政法之一般性原則,作為司法機關的智財法院,於專利舉發行政訴訟中扮演「事後審查」角色,審查TIPO或訴願審議委員會等行政機關所作出之行政處分是否違法。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
現任: 美國杜克大學法學院碩士班
學歷: 國立交通大學科技法律研究所博士候選人
美國杜克大學法學院訪問學者
國立交通大學科技法律研究所碩士生(逕升博士班)
國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士
專業資格: 107年度中華民國專利師考試及格
103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

 

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