先前曾經在《簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審?－Dodocase VR v. MerchSource案》一文中提到，加州北區地方法院於Dodocase VR, Inc. v. MerchSource, LLC一案中，雖然裁定專利授權協議中的「不可挑戰條款 (no-challenge clause)」為不可實施，然而認同了專利授權協議中「合意管轄條款 (forum selection clause)」的效力，要求被許可人MerchSource撤回於專利審理暨訴願委員會(PTAB)提起的Inter Partes Review (IPR)複審程序。本文將接著介紹本案的最新進展：MerchSource將此裁定上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)後，CAFC於今年(2019) 4月份下達判決、最終維持地院結論，認定專利授權協議中的「合意管轄條款」應延伸包含PTAB複審程序，因此MerchSource必須對PTAB進行中的相應IPR複審程序主動提出撤回申請，而最終PTAB也接受了此撤回申請，於日前 (2019年8月) 終止了相關IPR複審程序。

前情提要

專利權人Dodocase將三件VR頭戴式設備的美國專利授權給MerchSource。一年後，MerchSource認為Dodocase並沒有積極維護專利權、加上認為授權之專利應為無效專利，因此停止支付權利金。隨後專利權人Dodocase提起訴訟、主張MerchSource違反授權協議，接著MerchSource在PTAB分別對三件授權專利提起IPR複審程序。

由於此授權協議中具有「不可挑戰條款no-challenge clause」(即被許可人不可對被授權之專利提出有效性挑戰之限制條款)、以及「合意管轄條款forum selection clause」(本協議約定所有的爭議應受San Francisco 或 Orange Counties法院管轄)，因此Dodocase認為MerchSource提起之IPR複審程序之舉動已經違反協議内容，故對法院提出臨時禁令的動議 (motion for temporary restraining order or preliminary injunction)，要求MerchSource撤回IPR複審申請。

加州北區地方法院最終裁定授權協議中的「不可挑戰條款」為不可實施[1] ，然而認同「合意管轄條款」之效力，認定PTAB對於本案爭議不具管轄權，因此要求MerchSource必須撤回於PTAB進行中的IPR複審程序。隨後MerchSource對此裁定提起上訴至CAFC。

對於本案之後續，關注點除了CAFC是否認可地院的「合意管轄條款能阻擋PTAB複審程序」結論之外，還有就是如果CAFC維持了地院判決，PTAB是否會同意讓請願人(即被授權人)主動根據此裁定結果撤回此PTAB複審程序。

CAFC認定結論及其理由

CAFC最終維持地院結論，認定專利授權協議中的「合意管轄條款」效力應延伸包含PTAB複審程序，故同意Dodocase提出的臨時禁令之動議申請，要求被授權人主動撤回PTAB複審程序。CAFC對於臨時禁令的四個判斷要素 (勝訴的可能性、難以彌補的損害、雙方損害權衡、公共利益)[2] 是這麼認定的：

• 專利權人勝訴的可能性  (likely to succeed on the merits)：
  CAFC引用了Texas Instruments一案判決結論：「授權協議的適用法律條款不僅限於與授權相關的問題，如授權金額、協議期限、和交叉授權…考慮到專利侵權糾紛確實源於授權協議…因此，與任何專利授權協議一樣，本案例中的適用法律條款必須涵蓋與專利問題有關的爭議」[3] ，考慮到Texas Instruments一案訴爭授權協議中的「合意管轄條款」與本案授權協議中的條文很相似(都是使用類似於本案授權協議中的「any dispute arising out of or under this Agreement」文字)，因此CAFC判決本案適用Texas Instruments一案結論、授權協議中的「合意管轄條款」效力範圍應包含PTAB複審程序，故專利權人勝訴的可能性更大一些。
• 若不給予臨時禁令、專利權人可能遭受難以彌補的損害 (likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief)
  CAFC同意了地院觀點，即認同Dodocase提出之「若不給予臨時禁令，作為小公司的Dodocase難以負擔地院和多個複審程序同時進行」主張，換言之若不給予臨時禁令、專利權人確實可能遭受難以彌補的損害。另外從這個判決角度也能看出，對於主張臨時禁令中的難以彌補損害要素之判定，小公司相較於大型企業、還是佔有先天的認定優勢。
• 專利權人與被告之間的損害權衡 (the balance of equities tips in his favor)
  雖然MerchSource主張「若給予臨時禁令，由於35 U.S.C. § 315(b)規定的起訴後一年時效限制(one-year time bar)，將造成MerchSource再也無法對訴爭專利提起PTAB複審程序」，但是CAFC認同地院觀點：「雙方自由簽訂的協議，不應事後主張執行上的困難」[4] ，故損害權衡之後，更應偏向給予臨時禁令。
• 公共利益的考量 (an injunction is in the public interest)
  CAFC同意了地院觀點，認為即使MerchSource不能提起PTAB複審程序，仍可以在地院中提起可專利性挑戰，另外與本案無關的第三方也不受本案臨時禁令限制、可對訴爭專利提起PTAB複審程序，因此即使給予臨時禁令也不會對公共利益造成不良影響。

由於以上四個判斷要素都傾向於同意專利權人Dodocase的臨時禁令申請，因此CAFC最終維持地院給予臨時禁令之結論，並要求MerchSource必須針對PTAB進行中的相關IPR複審程序主動提出撤回申請。隨後PTAB也接受了MerchSource主動提出的複審撤回申請、終止了相關IPR複審程序。

結論

由本案可以瞭解到，對於專利授權人來說、若日後不希望遭到被授權人於PTAB提起複審程序，相較於「不可挑戰條款」的不確定性、「合意管轄條款」能夠起到更好的阻擋效果。因此於專利授權協議中，專利權人應特別注意加上合意管轄條款的限制。

然而另一方面、對於專利被授權人來說，若授權協議中存在「合意管轄條款」、尤其是限定排除PTAB適用的法律或區域就非常不利了，如未來與專利權人撕破臉後提起PTAB複審，則很可能如本案一般被法院強迫撤回PTAB複審程序。因此若可能，被授權人可以和專利權人協商、如專利權人擔心日後被提起PTAB複審、則可以僅加入「不可挑戰條款」而不加入排除PTAB適用的法律或區域之「合意管轄條款」(雖然授權協議的談判中被許可人常為弱勢的一方、但說不定專利權人沒讀到本案例、就有同意的可能性)。畢竟協議中若只有「不可挑戰條款」而沒有「合意管轄條款」的情況下，被授權人在證據開示(Discovery) 程序之前、仍有很大機會能提起PTAB複審程序的。

備註：

※ 本文作者將稿費收入全數捐贈予「財團法人臺北市蘋果日報社會福利慈善事業基金會」

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Johnny Chen 現任： 北京科技大廠專利總監 學歷： 臺灣大學資訊網路與多媒體研究所 台灣中興大學土木工程學系 專長： 智慧財產權、美國專利法、專利佈局、專利分析

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