如果在他人申請專利前，已在國內實施侵權物、或已經完成國內實施之必要準備，則侵權人可以主張專利法第59條第1項第3款之先使用權，而免於專利侵權責任。該先使用權之限制有二：一是如果用於該實施行為之技術乃從專利申請人所得到，且未滿一年，並經該專利申請人聲明保留其專利權；二是侵權人僅能於原有事業目的範圍內繼續利用。不過，司法實務上常遇到的問題，是侵權人常不易證明「已在國內實施」或「已完成必須之準備」。

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判斷基準：先實施與後實施之比較

在判斷被告是否已於系爭專利申請日前實施系爭發明時，法院可比較先實施與後實施（即系爭侵權行為）是否相同。以臺灣高等法院臺南分院97年度智上字第6號民事判決為例，該案法院認為被告可主張「先使用權」。系爭專利有兩件，一為新型專利第212910號「粉碎刀及刀具滾軸之改良構造」，其申請日為2002年6月24日；另一為新型專利第226083號「廢輪胎粉碎分離機」，其申請日為2000年12月11日。系爭侵權物為輪胎打碎機。被告A公司為系爭侵權物之製造商，而B公司為系爭侵權物之買家且同為被告。另C公司於系爭專利申請日前向A公司採購系爭侵權物。

該案法院認為A公司與B公司有「先使用權」，其理由有二。首先，A公司曾於2000年5月31日出售輪胎打碎機給C公司。其次，相關侵權鑑定報告指出售予C公司之輪胎打碎機相同於系爭輪胎打碎機。

因此，該案法院認為被告A公司於系爭專利申請日前，已在國內使用系爭專利技術製造並販賣相關機器，因而「得於原事業體內繼續利用該技術於機器內」，並繼續製造和販售系爭廢輪胎打碎機。因系爭專利權之效力不及於系爭廢輪胎打碎機，故被告A公司製造並販賣系爭輪胎打碎機予被告B公司之行為，即非侵害系爭專利權。

困境一：先實施不易舉證

在臺灣高等法院96年度智上易字第15號民事判決中，系爭專利為新型專利第218889號「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡（一）」，申請日為2001年6月1日。系爭侵權物是BIGEYES鏡片；另被告主張其早於2000年12月間即銷售1DC及2DC等彩色隱形眼鏡產品。之後，其將該彩色隱形眼鏡產品「稍加改變彩色圖文及空白部分直徑而成為」系爭侵權物，並主張二者技術特徵並無不同。

為證明「先實施」之事實，被告提出之相關證據包括發票、出口報單、1DC及2DC鏡片的規格表、客戶證明函等等。關於發票，該案法院指出其僅記載被告出售之產品為1DC與2DC等款的隱形眼鏡，但沒有記載該產品之技術特徵，故無法據以認定與系爭侵權物之技術特徵相同。另關於規格表及客戶證明函，該案法院認為其顯示1DC及2DC型號的鏡片之「產品重點在於使眼珠顏色發生變化（1DC為單色角膜變色片、2DC為雙色角膜變色片）」，與系爭侵權物「為使眼珠看起來變大，功能並不相同」。因此，該案法院認為被告之抗辯不可採。

因而，該案法院認同原告主張，即被告自承系爭侵權BIGEYES鏡片係由1DC及2DC鏡片等「稍加改變而成」，且被告未能證明二者鏡片有相同技術特徵，故二者應屬不同之物品而無從適用「先使用權」。

臺灣高等法院96年度智上易字第15號民事判決和臺灣高等法院臺南分院97年度智上字第6號民事判決等基本上符合2013年專利法之立法理由而保障「在專利申請日前已從事專利物之製造」之使用者。但臺灣高等法院本院在新舊產品之相比較部分著重於「產品功能」而非「產品與系爭請求項間之比較」；而臺南分院著重在先使用之輪胎打碎機和系爭侵權輪胎打碎機之比較，而非將先使用之輪胎打碎機與系爭專利相比較。該二法院之判斷有值得商榷之處。

就當時專利法用語「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」（「使用」用詞於現行法為「實施」）觀之，無論是「使用」或「完成必須之準備」等皆是針對侵害專利權而言，故焦點應放在該些申請前的行為是否侵害專利權。分析重點應在該些申請前的產品是否侵害專利權，而非前後產品的異同。如果「1DC及2DC鏡片」或「出售給C公司之輪胎打碎機」事實上為各案中之系爭請求項所涵蓋，則各案被告應屬於申請日前已侵害或已準備侵害專利權，而有「先使用權」之保障，以得繼續生產製造落入系爭專利權範圍之鏡片。

困境二：法院忽略先實施之實體證據

在臺灣高等法院95年度智上字第48號民事判決中，系爭專利為新型專利第206459號「工業電腦門鎖結構改良」，申請日為1999年10月8日。被告製造產品電腦機箱其結構包括門鎖，而該門鎖被控侵害系爭專利；但被告並未生產該門鎖，而是購自他人。

被告的「先使用權」主張有二。一是以商業交易記錄證明其於系爭專利申請日之前，已銷售附有系爭門鎖之電腦機箱。二是其以進貨記錄證明已早於系爭專利申請日之前，即準備將系爭門鎖用於生產。但該案法院認為被告之主張不可採。

就被告提出之海關出口報單（日期記錄為1999年1月27日）和產品型錄（發行日分別為1998年9月、1999年4月、及1999年8月等），雖該些文件早於系爭專利之申請日，但該案法院認為其「均未揭露所舉產品之實際內部結構與結合方式」，故被告無法證明其相關產品屬於「申請前已在國內使用或已完成必須之準備者」。

另就進貨證據部分，該案法院指出門鎖供應商的供貨週期，從客人下單到出貨須費時「最快20天，通常要35天」。就被告所用之門鎖其進貨日為2001年11月11日起至2003年6月30日但製造日為1998年7月24日，該案法院認為「其製造日期早於出貨日期數年」，此不但「積壓成本」，還「浪費人力及空間保管，顯然悖於一般接訂單再為製造之商業習慣」。

事實上，2013年專利法立法理由所保障的先使用權包括「在專利申請日前已從先製造人 … 處獲得專利物並予以使用、為販賣之要約及販賣之人，亦當有繼續使用、為販賣之要約及販賣其所獲得產品之權」。可惜的是該案法院未探究侵權門鎖是否事實上早於系爭專利申請日而存在，反而僅在乎被告何時進貨侵權門鎖。

可能的先實施證據：專利申請案

智慧財產法院於100年度民專上字第47號民事判決，意涵被告的專利申請案可做為先使用之證據。在該案中，系爭專利技術涉及集塵器，而被告所生產的侵權物有UB-2100ECK、UB-23SECK、UB-25SECK、UB-3100VECK及UB-3100ECK等型號。

被告有兩項「先使用權」之主張。首先，被告主張其於系爭專利申請日前已有2100CK型號集塵器之銷售，但該案法院認為「惟查前開銷售『2100CK』等情，並無法證明其所販售產品之結構為何，故自不能證明其有先使用之情形」。

其次，被告主張其專利（即被證5）之申請日（2007年10月18日）[1]早於系爭專利之申請日（2008年1月17日）。雖二件專利同屬集塵器裝置，但該案法院認為被證5並未揭露系爭專利之「連軸裝置」技術特徵，而「該連軸裝置正係系爭專利足以達成輕鬆撥掃集塵濾網內壁濾材所積附的塵屑至下方集塵袋之創作目的之主要技術特徵」。另原告「所提新型技術報告中，智慧局亦係以被證5與系爭專利相較，仍認系爭專利具進步性」。因此，該案法院認為「系爭專利之技術特徵既與被證5並非完全相同」，則被告抗辯其因前專利申請而先使用即不可採。

雖該案法院不認為被告的專利與系爭專利相同，但值得注意的是法院承認「專利申請」本身可做為先使用的證據。然而，本文認為「專利申請」做為先使用權成立之證據是值得討論的。專利權的本質是排他權而非實施權。申請專利與實施發明是互相獨立的事件，且擁有專利權不代表權利人能實施其專利發明，因為可能受到其他專利權的限制。因此，申請專利的行為不應視為實施發明的準備動作，因而亦不能視為「實施」或「完成必須之準備」等行為。

建議：新穎性爭點

以上案例中，與系爭侵權物相關的技術在系爭專利申請前已經公開實施，應可做為主張系爭專利不具新穎性之佐證，但被告卻未主張。可能的原因是被告未保存公開銷售的資訊。從此等經驗，相關廠商應針對不同世代的產品於公開銷售時，留下產品內組成物的相關資訊，例如發行產品目錄並送圖書館典藏。如此，可在主張先使用權時，同時提出不具新穎性的抗辯。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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