美國最高法院於2014年Alice案確立採用「Alice / Mayo兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，首先審查的就是系爭專利請求項是否指向抽象概念等不予專利的例外。由於「軟體相關發明」主要以實施該軟體發明的步驟寫成方法專利，據以申請專利；然該等方法即常被爭執是否指向「抽象概念」，因此CAFC以案例發展出針對軟體專利系爭請求項是否「著重於增進實質特定的電腦功能」或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」予以檢視的方法論。2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案除再次闡釋法院如何審查系爭軟體專利請求項是否指向抽象概念，並著重說明專利說明書的內容如何輔助審查機關或法院認定系爭專利請求項具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步，可取得專利適格。

美國專利法第101條[1]規定，任何人發明或發現新穎而有用之「方法、機器、製品或物之組合」，皆得依據本法所定規定及要件就其取得專利權利。但是，為了避免基本的科學原理、概念或商業施行方法受到專利權獨占而阻礙創新，美國最高法院以判例排除「自然法則（law of nature）、自然現象（nature phenomena）、抽象概念（abstract idea）」為不予專利的司法例外事項。

2014年，美國最高法院於Alice案[2]確立採用「Alice / Mayo兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，其流程依序為：1. 決定系爭請求項是否指向自然法則、自然現象、抽象概念等不予專利的例外；2. 若前述問題答案為肯定，則繼續判斷請求項是否包含其他元素將請求項之本質轉變成具專利適格之應用。

由於「軟體相關發明」主要以方法加以敘述並據以申請專利，常被認為涉及「抽象概念」。Alice案後的實證數據亦顯示因被認為指向抽象概念的比例大幅提高，論者多認為前述兩步驟測試法大幅提高商業方法及軟體相關發明申請專利時的適格性門檻。從法院實務觀之，由於美國最高法院並未正面定義抽象概念，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）僅能持續透過案例，依最高法院判例意旨作兩步驟測試法的細部闡釋，並在相當數量的案例累積後，逐步建構、細緻化較為明確、可依循的準則[3]。

2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案背景

TecSec公司為美國第5,369,702號專利（下稱系爭'702號專利）的專利權人。'702號專利是關於一種使用多重級別安全性（multi-level security）架構在數據網路中傳輸各種檔案的「分散式加密物件方法」（Distributed Cryptographic Object Method）專利。其主要概念是根據不同的資料級別來控制程序，例如屬於一般機密級別的程序，不能讀取屬於最高機密級別的資料。藉此概念加密、傳輸文件、試算表或影片等多媒體檔案。本案主要爭議請求項是'702號專利的請求項1：

1. 一種用於在數據網路中提供多媒體多層級別安全性的方法，包括以下步驟（A method for providing multi-level multimedia security in a data network, comprising the steps of）：

A）存取一個物件導向的金鑰管理器（accessing an object-oriented key manager）；

B）選擇一個欲加密的物件（selecting an object to encrypt）；

C）為該物件選擇一個標籤（selecting a label for the object）；

D）選擇一項加密演算法（selecting an encryption algorithm）；

E）根據加密演算法對該物件進行加密（encrypting the object according to the encryption algorithm）；

F）標記該加密物件（labelling the encrypted object）；

G）讀取該物件標籤（reading the object label）；

H）根據該物件標籤決定訪問授權（determining access authorization based on the object label）；以及

I）如果授予存取權限，即予解密該物件（decrypting the object if access authorization is granted.）。

TecSec公司於2010年起訴Adobe、IBM等多家公司，指控其侵害'702號等系爭專利。美國維州東區聯邦地院在2017年判決認定系爭專利有效[4]，被告不服地院判決上訴CAFC。CAFC於2020年10月23日維持地院見解，判決系爭專利請求項均具專利適格而為有效[5]。

法院如何檢驗系爭軟體專利請求項是否指向「抽象概念」

如前述，根據Alice / Mayo兩步驟測試法兩步驟測試法，CAFC首先必須判斷系爭請求項是否指向「抽象概念」，該判斷方法為檢視請求項是否「著重於增進實質特定的電腦功能」（focus on specific asserted improvements in computer capabilities）或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」（a process or system that qualifies an abstract idea for which computers are invoked merely as a tool）。具體來說，審查時應審視請求項（1）是否著重於解決電腦網路或電腦領域中特別出現的問題；和（2）是否適當地指出電腦功能（computer capabilities）或網路功能（network functionality）的增進，而非只是主張理想中的結果或功能。

CAFC在判決中舉了多個被認為指向或非指向「抽象概念」的判決見解來具體說明：

例如，2018年Ancora案的系爭請求項即是成功通過專利適格門檻之適例。系爭請求項是關於一種「限制電腦執行非認證軟體」的軟體執行方法。CAFC認定該請求項具體指出如何以包含授權紀錄的結構儲存在電腦中特定的記憶體，並且使用該記憶體的驗證程序，解決電腦授權軟體容易被侵入的技術問題。系爭請求項使用和現有技術不同的具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步[6]。

又如，2018年Finjan案，系爭請求項是關於一種「行為基礎的病毒掃描」的軟體。CAFC認定該請求項指向了一個「更嚴密的病毒掃描系統」，對於電腦功能產生具體的進步，因此並非指向抽象概念。系爭專利範圍中的掃描技術可達到「更靈活，更細緻的病毒過濾」並可偵測潛在危險代碼，因此，請求項涉及「電腦功能的非抽象改進」，而具有實現更高階之電腦安全性技術的功效[7]。

又如，2018年Data Engine案，系爭請求項是關於一種「使用筆記本頁簽方式來標示並組織試算表」的軟體。CAFC認定該請求項涉及在三維電子試算表（3D electronic spreadsheets）進行導覽的方法並非指向抽象概念；反之，該方法對於現有電子試算表的技術問題提供具體的解決方案，並提供了對使用者友善，類似傳統筆記本頁簽介面頁簽的三維電子試算表。因此與先前被認為指向使用者圖形介面或收集、操作或組織資訊有顯著差異，該請求項因此具有具體結構並執行特定的功能[8]。

上述案例的系爭請求項均指向使科技進步的軟體發明，可讓我們得知何謂「增進實質特定的電腦效能」，而非「僅是以電腦為工具來執行『抽象概念』」，以取得專利適格。

專利說明書的詳細說明有助於避免系爭請求項被認為指向「抽象概念」

CAFC在本案判決中強調，依2016年Enfish案[9]見解，法院在判斷是否指向「抽象概念」等司法例外時，不應僅考慮請求項的記載，也應輔以專利說明書（specification）的內容加以判斷，整體考慮「請求項整體特徵」是否指向司法例外之標的[10]。

在本案中，說明書針對系爭方法請求項的步驟中專有名詞的解釋，即讓原本可能被判定指向「抽象概念」的一連串步驟，具體化為「解決特定電腦數據網路現有技術問題的改進」。例如，定義何謂「物件導向的金鑰管理器」（object-oriented key manager），具體說明其為一種軟體組件，藉由執行生成、分發、更改、替換、儲存、檢查和銷毀加密金鑰中的一項或多項功能以管理物件的加密程序[11]。

此外，說明書明確指出請求項步驟所呈現的「標記和加密的結合」（combination of labeling with the required encryption）即是電腦功能上的實質進步，因為在此技術被發明之前若要在多個安全性級別使用金鑰加密是非常笨拙且僵化的，但藉由系爭專利請求項的方法後即可同時解決大量使用者在傳送和接收過程中的加密和安全性級別辨認的功能[12]。

據此，CAFC藉由說明書的具體說明，確認系爭軟體專利請求項旨在解決特定電腦數據網路現有技術問題，而非「僅是以電腦為工具來執行『抽象概念』」，因此取得專利適格無誤。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 北美智權報　專欄作家 學歷： 美國杜克大學法學院碩士班 國立交通大學科技法律研究所博士候選人 美國杜克大學法學院訪問學者 國立交通大學科技法律研究所碩士生（逕升博士班） 國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們