在美國聯邦民事訴訟程序中，根據《聯邦民事訴訟法》（Federal Rules of Civil Procedure, FRCP）第33條，為蒐集雙方所主張之請求權或抗辯之相關資訊，當事人可以書面詢問對造。此外，該對造不得僅因為「書面詢問」所要求提供之意見或陳述係涉及事實、或對法律適用於事實等事項，而對該「書面詢問」請求提出異議。不過，法院得指示在所指定的事實調查事務完成前、或在陪審團聽審前會議（pretrial conference）或其他時間之前，相關詢問的回覆得延後。

如果當事人不履行回覆的義務，法院得施以懲戒，例如命令違規一方或其訴訟代理人支付因該違規行為所導致之合理費用，包括律師費用；但就合理費用之懲戒，若該違規行為有實質上正當性、或有因費用支付而導致不公平的其他狀況時，可不懲戒。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的Rates Technology, Inc. v. Mediatrix Telecom, Inc.案判決[1]，其涉及當事人律師未遵守法官要求以回覆對造書面詢問，進而遭到補償對方律師費用之懲戒。

本案背景

本案原告專利權人Rates Technology, Inc.（RTI）控告被告Mediatrix Telecom, Inc.和Media5 Corporation（Mediatrix）侵害其二項專利：美國專利第5,425,085號與第5,519,769號。系爭專利涉及用以減少遠距電話通聯費用之系統。被告Mediatrix製造及販售將電話系統轉換成網路電話（voice-over-Internet-protocol，VoIP）系統之設備。

在事實調查程序中，承審地方法院准許Mediatrix可以書面詢問請求RTI回答三項額外的問題，其中「問題三」為：對每個系爭專利，分別就RTI所認為受侵害之每個系爭請求項，陳述侵權主張之基礎，包括（但不限於）以逐一要件比對為基礎，而對被控落入各個要件的每個Mediatrix產品，確認每個系爭侵權物之組件、結構、特徵、功能、方法或流程。

RTI或其訴訟代理人律師Hicks未按照本案事務法官（magistrate judge）所指定的時間回覆，因而事務法官認為RTI和其律師係惡意不理其命令，故建議本案地方法院對RTI和Hicks等二者懲戒。該建議之後被採納，且罰了約8萬7千美金，由RTI和Hicks平均承擔。

RTI未回覆的情況概述如下：2005年11月4日時，該事務法官命令RTI在12月19日前回覆Mediatrix的「問題三」，但RTI未提供有意義的答覆。因此，該事務法官於2006年1月10日時再度命令RTI回覆「問題三」。

不過，RTI有向Mediatrix提出文件製作請求，而所要求之文件包括所有技術文件、和用以解釋VoIP或非VoIP方式連線電話之能力之所有文件，且RTI另請求Mediatrix提供關於被控侵權物之其他技術觀點。在同年3月16日，事務法官要求Mediatrix向RTI提供可協助RTI回答「問題三」之資訊。又於3月17日時，事務法官指示RTI在收到Mediatrix的文件起十日內，得以書面方式向Mediatrix表示異議。

Mediatrix於2006年4月17日時製作相關文件給RTI。事務法官認為Mediatrix準備相當廣泛的文件，其包含數千頁的技術圖示及其他文件。對此，RTI並未在指定期間內提出異議。然而，RTI仍未能就相關書面詢問提出有意義的回覆。因此，在同年7月24日，該事務法官第三次指示RTI應回答Mediatrix所提的「問題三」。

自2006年4月17日起約五個月後，RTI才首次對Mediatrix所製作的文件提出異議。於呈報給法院的書狀中，RTI指控Mediatrix所製作的文件主要是產品手冊，而非示意圖。同時，RTI亦請求法院准許額外的書面問題。該些問題涉及Mediatrix產品功能之具體資訊，例如：「通話連線選擇的決定是否是在電話撥號發生之後」；「若是，則該通話是如何連線，及是如何做出該通話連線選擇的決定」。RTI主張該些提問是回覆Mediatrix的書面詢問所須要的資訊。

不過，Mediatrix對RTI的額外書面詢問提出異議。Mediatrix主張RTI未合理化該些新提問之必要性，且RTI根據其於2006年4月17日所提供的文件即可回答相關書面詢問。

在2007年9月5日，事務法官第四次指示RTI回覆Mediatrix的書面詢問。事務法官認為RTI根據現有的資訊即可提出逐一要件的請求項解釋分析，並且警告RTI與其律師Hicks，這是他們最後一次遵守法院命令的機會，而若執意不理而不回覆「問題三」，其將建議承審法官駁回本起訴。

在2007年9月27日，RTI的律師以電子郵件向Mediatrix的律師遞交補充的回覆，但事務法官仍認為該回覆並不合格。事務法官指出RTI的電子郵件基本上表示RTI並未指控系爭專利中哪一個特定的請求項受到侵害，卻主張是整個專利受到侵害。同時，Mediatrix向法院聲請駁回本案並且請求律師費用的補償。

2008年3月31日，事務法官向法院提出報告與建議，指出本案應駁回。主要理由是RTI持續地違反法院命令而未遵守事實調查程序之要求，且RTI與其律師的怠慢並不合理亦非善意。該事務法官亦同時駁回RTI所聲請之第26項至第30項之書面詢問。之後，該事務法官再提出補充報告與建議，以說明律師費用補償議題。

在2010年1月5日，本案承審法官裁定接受該事務法官的建議。針對懲戒律師部分，該承審法官認為對Hicks課以處罰是合理的，因為Hicks和RTI對違反事實調查命令的責任係屬相當。

CAFC的見解

Hicks不服地方法院的裁定，上訴至CAFC，但CAFC維持地院的見解。首先，CAFC指出FRCP的事實調查規定意在促使與爭議有關的證據皆能揭露。因此，當訴訟一方阻擾此立法意旨的實踐而違背事實調查之命令，並藉此阻擋與爭議本質相關的事實被揭露時，施以嚴厲的懲戒是適當的。

其次，CAFC認為Hicks未能解釋系爭懲戒有何錯誤，畢竟RTI和Hicks的確握有相關資訊以回覆Mediatrix的書面詢問，但二者卻一再地惡意不提供適當的回覆。CAFC指出Mediatrix於2006年4月17日所製作並交付給RTI的文件，已包含千頁的技術圖示與其他文件，而RTI於期限內也未有任何異議，且當RTI提出異議的時候，已經是該文件製作的約五個月後，早已過了異議期間。特別就該事務法官認定Mediatrix所提供的文件其有實質的內容，而可讓RTI進行逐一要件比對的請求項解釋分析以回覆「問題三」，CAFC批評Hicks連試著去質疑該認定之主張都提不出。

Hicks也主張其不應被懲戒之原因為其未親自違背事實調查命令，或是指示RTI去違反相關命令。對此，CAFC將該主張分為兩個層次而論斷。首先，Hicks抗辯其不應為違規行為負責的原因是其無法編造其所沒有的資訊。但CAFC指出其已審酌該抗辯，且陳述不同意該抗辯的理由。

第二，Hicks主張他本身是商事法訴訟律師而必須依賴RTI專利法務的分析，故RTI的專利法務Epstein才是違規行為的始作俑者。不過，CAFC指出Epstein在本案的角色並不清楚，且未列名為本案的訴訟代理人，Hicks才是本案首席訴訟律師。CAFC認為Hicks做為代理RTI的首席律師，其有責任去遵守法院的命令，但他卻未能履行，且本案事務法官認定該違規行為屬惡意。因此，CAFC認為Hicks不能將自己的錯誤歸咎於Epstein。

最後，Hicks還指控地院於懲戒前不當地回絕其口頭答辯的請求。CAFC認為Hicks在很多次的訴訟程序準備庭中有機會向法院陳述其主張，CAFC也指出按照判例法，懲戒前應保障程序正義，而讓受懲戒者先接受懲戒的預告並給予陳述的機會；但完整的證據聽審會議是非必要的，而只要受懲戒者有機會以書面或口頭抗辯即足夠。因此，CAFC不採此程序抗辯。

實務意涵

由於台灣廠商多是美國專利訴訟中的被告，故本案特別有訴訟策略上的意涵。面對原告專利權人，台商可利用書面詢問的工具要求原告提早揭露其侵權理論。不過，台商也須配合製作相關技術文件以讓原告回覆書面詢問的問題。而一旦台商履行揭露義務，壓力就落在原告上，必須要儘速準備侵權分析所需要的資訊，否則原告或其律師即有受懲戒之風險。此懲戒對台商的有利之處在於可補貼相關律師費用之投入。

律師費用的計算原則

值得注意的是，本案承審法院[2]於律師費用計算上乃，依循「推定合理費用」測試法（“presumptively reasonable fee” test）。所謂「推定合理費用」係指：（1）合理的執行業務小時數及（2）合理的每小時費用等二數值的相乘。其中，「合理的每小時費用」之判斷涉及很多因素，包括律師費用的合理性。關鍵問題是當事人願意付的合理費用是多少，而應注意的是當事人通常期待以最少費用但卻可達成訴訟策略之最適化。

另考量「推定合理費用」之因素還包括：（1）案件涉及的複雜度和困難度；（2）當事人其他顧問所可提供之專業和能量；（3）有效率進行訴訟所需要的資源；（4）本案所費的時間；（5）律師是否會於初期提供義務服務（pro bono）；（6）其他律師欲藉本訴訟而取得之回饋（例如聲望）。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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