2020年12月30日，台灣智慧局 (TIPO) 就不服專利專責機關就專利申請及專利權有效性等案件之審議決定案件，參考美日等國專利救濟制度，預告修正「專利法部分條文修正草案」。美國於2011年美國AIA法案即建置專利複審等專利發證後挑戰的行政爭訟程序，該制度不斷演進，並牽動各方專利競爭態勢。本文整理美國專利商標局「專利審判及上訴委員會」近年對行使限制申請人「重複」或「同時」申請立案之裁量權時的考量因子，及其爭議和對產業專利競爭的影響。

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美國專利複審制度與併行訴訟

2011年美國AIA法案於美國專利商標局（USPTO）行政體系下，創設兼具準司法審判性質的「專利審判及上訴委員會」（PTAB）和「多方專利複審」（IPR）、「領證後複審」（PGR）與「商業方法專利複審」（CBM）等三種專利發證後挑戰的行政爭訟程序。其旨在民事訴訟外形塑具公眾審查色彩[1]、淘汰品質不佳專利（weak patents）過程費用較為低廉、且時程更為迅速的行政程序作為法院訴訟的替代方案，以減少聯邦法院體系負擔[2] 。

有鑑於USPTO的專利複審程序、聯邦法院的專利侵權訴訟和美國國際貿易委員會（ITC）對於違反美國關稅法第337條的專利侵權案件 （簡稱ITC 337案件）三者之間，係相互平行且可同時進行（parallel, co-pending proceeding）之程序，專利有效性或侵權糾紛的當事人可依個案進度與需求選擇適合的場域，甚至是併行專利複審和侵權爭訟程序。

為避免當事人濫用併行USPTO專利複審和聯邦法院專利侵權訴訟的優勢，AIA法案在美國專利法規定有兩種限制，包含：（1）專利複審的申請人（petitioner）或利害關係人已向聯邦法院提出專利無效確認之訴（Declaratory Judgment），即不得於嗣後再向專利商標局提出領證後複審程序[3]；（2）在IPR程序中，申請人、與其利害關係人或與申請人有密切連繫之人於收到專利侵權起訴狀1年後，不得提出申請[4]。由上可知，美國專利法對併行複審和訴訟制度，僅規定主動於法院提出專利無效確認之訴或收到法院專利侵權起訴狀1年後之人，不得再利用專利複審程序；其並未對併行專利複審和ITC 337案件者予以限制，更未有其他針對併行專利複審、侵權訴訟和ITC 337案件的具體明文限制。

誠如上述，由於專利複審得以更迅速、低廉的費用解決專利有效性爭議，且主張專利無效的法定舉證門檻又低於法院的侵權訴訟，因此專利複審便成為被控侵權人在專利競爭決策中化被動為主動的有利戰場。惟專利權制度的變遷就像鐘擺一樣，在保護專利權人私益和兼顧社會公益之間擺盪。此有利於主張專利無效的專利複審戰場，在USPTO藉由指定判決先例據以統一見解及實質拘束PTAB裁量權的方式，對專利複審的「立案申請」增加法律所無之限制，恐將鐘擺扭轉傾向專利權人。究竟USPTO指定的判決先例提高了哪些立案門檻，且待本文說分明。

專利複審先例對立案門檻的影響

首先，我們先要瞭解專利複審程序的架構。該程序的進行均採取兩階段結構，循序分別為「立案申請」（petition）階段與「審判」（trial）階段。換言之，專利複審程序因申請人提出申請而啟動立案階段之審查，唯有經PTAB 認為符合申請門檻者（reasonable likelihood，相當於50%的心證門檻），始會正式立案而進入本案審判的第二階段。而是否立案的職權，由USPTO局長授權PTAB 於個案行之，且當事人不得針對關於立案與否之決定提起上訴以尋求CAFC的司法審查[5]。

除此之外，AIA法案全權賦予USPTO將案件成立後對經濟之影響、專利制度整體完整性、是否能達到有效管理等因素納入考量後，據以訂定裁量是否立案[6]。然而，由於USPTO將該權利轉授予轄下各PTAB的行政專利法官（Administrative Patent Judge，APJ）視個案情況予以裁量，在過去沒有統一規範的情況下，立案門檻的界定充斥著極高的不確定性[7]，而飽受外界對其是否有濫用裁量權的質疑。

為扭轉個案裁量的非議，USPTO於2018年9月成立PTAB判決先例意見小組（Precedential Opinion Panel，POP），其成員包含局長、審查委員和首席行政專利法官。依該新修訂的標準作業流程，POP可協助USPTO指定哪些PTAB的最終書面決定是對於後案具有拘束力的先例（precedential），哪些則僅具有指導性（informative），期增加PTAB最終書面決定（final written decision）的可預測性和信賴度[8]。

POP成立之後，PTAB即著手指定先例和指導性最終書面決定，對「重複」或「同時」利用USPTO、聯邦法院和ITC不同管轄權增加限制。本文以下分別整理PTAB現行對行使限制申請人「重複」或「同時」申請立案之裁量權時的考量因子。

於專利複審程序重複立案（Serial Petitions）的限制

PTAB將2017年General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha案（General Plastic案）[9]指定為「重複」針對同一專利提出請求的IPR案件（即"follow-on" or "serial" petitions challenging the same patent）中，後續IPR能否立案的判例。該判決中確立7點（但不限於）判斷基準，並收錄於之後的PTAB審理指引，成為正式規則，包含：

1. 是否為同一請求人對於同一專利之同一請求項提出專利複審案的申請（whether the same petitioner previously filed a petition directed to the same claims of the same patent）；

2. 前次專利複審案提出時，該請求人是否知悉或應知悉後專利複審案主張之先前技術（whether at the time of filing of the first petition the petitioner knew of the prior art asserted in the second petition or should have known of it）；

3. 後專利複審案提出時，前專利複審案是否已進展至專利權人提出初步回應或PTAB是否已作出立案決定（whether at the time of filing of the second petition the petitioner already received the patent owner's preliminary response to the first petition or received the Board's decision on whether to institute review in the first petition）；

4. 申請人從得知後專利複審案主張的先前技術到提出該專利複審案的時間長度是否合理（the length of time that elapsed between the time the petitioner learned of the prior art asserted in the second petition and the filing of the second petition）；

5. 申請人對於專利複審前後案之提出時間間隔是否具合理解釋（whether the petitioner provides adequate explanation for the time elapsed between the filings of multiple petitions directed to the same claims of the same patent）；

6. PTAB妥善運用有限資源的考量（the finite resources of the Board）；和

7. 依法，對有專利訴訟在前之情形者，提出專利複審案的間隔不能超過一年[10] （the requirement under 35 U.S.C. § 316(a) (11) to issue a final determination not later than 1 year after the date on which the Director notices institution of review）。

併行複審和爭訟程序時的立案（Parallel Petitions）限制

PTAB在前述2017年General Plastic案的最終書面決定即暗示其可能基於已在法院訴訟或ITC審理的侵權案，駁回後續針對相同專利的IPR立案請求。

嗣後，PTAB復將2018年NHK Spring Co., Ltd. v. Intri-Plex Techs案（NHK案）[11]和2020年Apple Inc. v. Fintiv, Inc. 案（NHK案）[12]指定為具有拘束力的先例，兩先例中作為裁量權時的考量因子被稱為NHK-Fintiv 規則。其中，PTAB在Fintiv案的最終書面決定亦明確揭示6點（但不限於）判斷基準，包含：

1.  若PTAB立案進行專利複審案，併行審理訴訟的法院是否會准許或有證據顯示可准予暫停訴訟（whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if a proceeding is instituted）；

2.  併行審理訴訟之法院所指定的審判期日，與PTAB做出專利複審案之最終書面決定的計畫法定期限，兩日期間的接近程度（proximity of the court's trial date to the Board's projected statutory deadline for a final written decision）；

3.  併行審理訴訟之法院訴訟程序中，法院與訴訟當事人的付出程度（investment in the parallel proceeding by the court and the parties）；

4.  專利複審案和併行審理訴訟之法院訴訟中，兩者提出爭點的重疊程度（overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding）；

5.  併行審理訴訟之法院訴訟中的被告，與專利複審案申請人是否隸屬於同一實體（whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party）；和

6.  影響PTAB行使裁量權的其他情況，包括案件實質內容（other circumstances that impact the Board's exercise of discretion, including the merits）。

小結

前述種種判例和規則修訂顯示PTAB近年著力於IPR程序效率與公平性。其歸根究底主要在於PTAB欲防止產業界重覆提起IPR之審查，使專利權人疲於訟累、消耗專利行政主管機關的有限資源，亦強調程序上的正當與公平性，以扭轉學術與實務界認為IPR為專利殺手（patent killer）的形象。然而，筆者認為此舉誠然會增進IPR程序的經濟性和跨管轄權與審判機構 （cross- jurisdiction and tribunal）的判決一致性，但相對來說，亦以行政權調整人民循公眾審查機制舉發無效專利的門檻，而相當程度限制了國會清楚賦予公眾以不同證據標準挑戰專利有效性的權益，產業界也應隨之調整自身策略[13]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 北美智權報　專欄作家 學歷： 國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人 美國杜克大學法學院碩士 國立陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系學士、碩士 美國Winston & Strawn律師事務所華盛頓特區分所 美國杜克大學法學院訪問學者 《杜克比較法和國際法學報》編輯 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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