北美智權股份有限公司

身為專家證人，其證詞必須有所依據的「理論」。美國聯邦最高法院於1993年的Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.案判例[1]已揭示四項因素（稱「Daubert因素」）以判斷「理論」是否具「可信賴性」（reliability）：（1）該理論能否被檢驗或曾經被檢驗；（2）該理論是否已受到同儕審查並發表；（3）該理論的已知或潛在的錯誤率、以及與該理論所涉及的標準是如何存續與維護；（4）該理論是否已屬於「廣泛接受」（general acceptance）。

「Daubert因素」是很彈性的判斷基準。根據1999年的Kumho Tire Co. v. Carmichael案判例[2]，地方法院法官「得」（may）考慮「Daubert因素」以判斷專家證詞是否可信賴。地院法官在認定「證據能力」時不需考慮所有的因素，而每項因素都非決定性因素。各項因素應於不同的案件而有不同的取捨考量，而屬個案適用的問題。

HVLPO2公司對Oxygen Frog公司與其負責人提出專利侵權訴訟，並指控其有二件專利受到侵害：美國專利第8,876,941號（941專利）與第9,372,488號（488專利）。二件專利有相同的說明書內容，其涉及控制氧氣產生系統之方法與裝置。系爭發明可讓藝術家於以火焰槍創作玻璃作品時維持與管理氣流。系爭侵權物是Oxygen Frog公司的控制器和壓縮機等產品。

Oxygen Frog公司銷售壓力控制器，品牌名稱為「OxygenFrog」[3]。該產品基本上為電源箱，其以兩個電路方式運作，具有數個外接端以讓氧氣產生器與壓縮機等插入，且包括一壓力開關其可於特定壓力設定點達到時開啟或關閉系統。

Oxygen Frog公司另有發展壓縮機，名為HPC、HPC I、及HPC II等系列產品。以近期壓縮機產品HPC II為例，其基本上是把OxygenFrog產品的控制箱和壓縮機HPC I整合在單一箱子內，亦即HPC II產品是一體成型（all-in-one）的單元。

一種管理氧氣產生系統之裝置，該氧氣產生系統經配置而能供應氣體混合物的穩定流量，該氣體混合物主要包括氧氣，該裝置包括：
一控制裝置，其經配置而可：
接收一第一壓力訊號，其相關於一第一壓力；
判斷該第一壓力為少於或等於一起始門檻壓力，該第一壓力相關於一無油桶子之一氣相壓力；
寄送一訊號以將一第一電路開啟，該第一電路用以提供電性能源給一具有至少兩個氧氣產生器之列狀部（bank）；
寄送一訊號以將一第二電路開啟，該第二電路用已提供電性能源給一無油空氣壓縮機；
接收一第二壓力訊號，其相關於一第二壓力；
判斷該第二壓力為大於或等於一關閉門檻壓力，該第二壓力相關於該無油桶子之一氣相壓力；
寄送一訊號以將該第一電路關閉；以及
寄送一訊號以將該第二電路關閉。

本案於一審時，地方法院做出中間裁定，認為Oxygen Frog公司侵害系爭941專利與488專利，且皆是侵害請求項1至7；另本案就其他爭議，包括系爭請求項之有效性爭議，則交給陪審團審議。

於陪審團審議時，Oxygen Frog公司主張系爭請求項不具顯而易知性，而所引述的證據包括參考文獻A與影片B。參考文獻A內容為網路文章，發表在吹玻璃網路論壇上，其描述用於吹玻璃的氧氣系統。影片B由Tyler Piebes先生所發佈於網路上，而該影片描述一個手動式、雙電路的氧氣生產系統，且該系統涉及氧氣產生器和壓縮機[4]。

Piebes先生於陪審團審理時以親眼目睹事實之證人身份而提供意見證詞，但其並不具備專家證人的資格。HVLPO2公司對Piebes先生就顯而易見性所提出的證詞提出異議，並主張該證詞為不適當的專家意見證詞。

本案地院確認HVLPO2公司的異議係針對Piebes先生於顯而易見性部分的意見。事實上，本案地院還引述其中一組問題與回覆，該意見為HVLPO2公司所特別有異議的證詞，而該問題為「請問您是否認為將該參考文獻A內的系統改良可支持雙電路的概念是顯而易見的」，而該回覆為「是，我認為如此」。

Piebes先生的證詞大部分是以錄影播放的方式呈現在陪審團面前。本案地院駁回HVLPO2公司的異議聲明。但於播放Piebes先生的證詞影片前，本案地院向陪審團說明一限制性指南。該限制性指南提醒陪審團：「Piebes先生做為證人時，其當然能提供他的觀察，並向各位解釋一系統如何運作、以及從他的角度而言，他會認為何者對他來說是顯而易見的或非顯而易見的」。本案地院進一步提示該證詞並非顯而易見性的最終問題，而是由陪審團來決定顯而易見性。之後，即播放Piebes先生的證詞影片，其內容包括其作證指出何者係其視為顯而易見的。

在陪審團聽審後，陪審團裁定系爭專利對熟知此技藝者而言為顯而易見的。HVLPO2公司則聲請另為法律裁定（a motion for judgment as a matter of law）、或重啟陪審團審議（a motion for a new trial）。但是本案地院皆駁回聲請。因此，HVLPO2公司向美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）提起上訴。

上訴審的爭議為本案地院駁回HVLPO2公司之重起陪審團審議之聲請。對此爭議，CAFC指出審查基準為檢視地方法院是否「濫用裁量權」（an abuse of discretion）。

就HVLPO2公司抗辯因為有Piebes先生的顯而易見性詰問證詞，其重起陪審團審議之聲請應被核准，但本案地院不同意該聲請。本案地院認為准予該證詞讓陪審團聆聽並無錯誤。本案地院指出因為其有對陪審團陳述限制性指南，故Piebes先生的證詞並非實質上有害於HVLPO2公司的權益。對此，CAFC指出該見解非常清楚地是錯誤的。CAFC認為該限制性指南並不足以修補Piebes先生的證詞所造成的實質傷害。因此，CAFC裁定本案地院核駁系爭重起陪審團審議之聲請屬於其裁量權之濫用。

針對Piebes先生的證詞其認為以特定方式修改已知系統即可匹配所請發明係屬顯而易見的事，CAFC指出：根據《聯邦證據規則》（Federal Rule of Evidence，FRE）第702條，准予該項證詞讓陪審團聆聽是不適當的。

FRE第702條規定之相關部分其內容為：「證人其依知識、技能、經驗、訓練、或教育等角度而可視為專家時，可以意見的形式或其他者而作證，如果：（a）該專家於科學性、技術性、或其他特殊性的知識將幫助事實判斷者瞭解證據、或決定系爭事實」。CAFC指出，在專利事件的陪審團審理程序中，FRE第702條精確解釋適用於顯而易見性的有效性爭議之證詞。

CAFC表示技術專家可協助解說習知技藝的範圍、和不同組件的組合動機。顯而易見性和相關組件等的分析必須從熟知此技藝者的角度；另侵權行為與有效性等爭議亦大多從熟知此技藝者的角度去分析，以致若證人非屬依知識、技能、經驗、訓練、或教育等角度而可視為相關領域之專家時，該證人即無能力協助事實判斷者瞭解證據或確認系爭事實。因此，除非證人屬於相關領域中適格的專家，則准予該證人以專家身份就不成立侵權行為或不具有效性等議題作證時，此即為一種裁量權之濫用。

CAFC又提到此針對不適格證人證詞的禁令涵蓋至侵權行為與有效性之最終論斷、及相關的技術問題。亦即，證人非屬相關領域之適格專家，則其不得就顯而易見性、或任何相關的技術問題（例如所請發明之本質、習知技藝的範圍與內涵、所請發明與習知技藝間之差異、或涉及組合相關參考文獻以實踐所請發明時之熟知此技藝者之動機等）為作證。

CAFC並闡述《聯邦證據規則》和《聯邦民事訴訟程序規則》（Federal Rules of Civil Procedure，FRCP）中涉及專家證詞之規範做為支持其見解之基礎。首先是FRCP第26條規定一方揭露專家證人給對造時，應檢附一份書面報告，其內容包括該專家證人的全部意見、該些意見的理由與依據、及形成該意見所依賴的所有事實。然而，HVLPO2公司並未收到關於Piebes先生的專家證人揭露。

另CAFC不同意Oxygen Frog公司對此程序問題的抗辯。Oxygen Frog公司提到因為其並非讓Piebes先生做為專家證人，故無須遵守第26條之規定。另Oxygen Frog公司辯稱Piebes先生的證詞為一般證詞其涉及Piebes先生的觀點與經驗。Oxygen Frog公司認為一般證人應可准予作證，以佐證改良習知技藝之參考文獻而納入新增的所請技術特徵是顯而易見的。

不過，CAFC認為Piebes先生的意見證詞係涉及訴訟時核心的法律與技術問題，即HVLPO2公司據以主張之專利請求項是否因顯而易見性而應屬無效。因而，由Piebes先生所提供的證詞很明顯是專家證人的權限，而一般證人的證詞即有違FRE或FRCP的規定。最後，CAFC認為Piebes先生的證詞乃涉及顯而易見性的論斷與其相關技術問題，此為適格專家的領域，並非一般證人可涉入之事。因此，Piebes先生的證詞為不應允許的證詞。

Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579 (1993).
Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999).
HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC, No. 4:16CV336-MW/CAS, 2018 WL 6492971 (N.D. Fla. Mar. 18, 2018).
Corrected Opening Brief of Appellant, HVLPO2, LLC, 2019 WL 2225263, at *13.