288期
2021 年 07 月 14 日
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2021美國專利訴訟調查:新冠疫情帶來了什麼影響?
資料提供╱Lex Machina;編輯整理╱李淑蓮 北美智權報 編輯部

LexisNexis旗下的Lex Machina於2021年3月分發表了2021年美國專利訴訟報告 (下稱報告),著眼於美國聯邦地方法院以及專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的趨勢;並鑒於受COVID-19新冠病毒全球疫情所帶來的變化,報告同時將2020年度與其他年份進行了對比。

Lex Machina 的專利法律數據專家和報告的作者Geneva Clark指出,「對於某些指標,我們可以清楚看到COVID-19疫情所帶來的影響,但並不像一年前最初預測的那樣嚴重。」儘管2020年新冠病毒肆虐全球,但仍出現了創記錄的損害賠償金額及增加的案件提交數。

報告採用了Lex Machina的Legal Analytics 平台的資料,Lex Machina最初是史丹佛大學的一個公益項目,屬於一項開創性的技術。在經過10多年的不斷研發及改良後,目前已成為公認的法律分析實際標準,並連續3年被The Recorder評為最佳法律分析工具 (Best Legal Analytics)。目前主要跨國大企業包括Eli Lilly、Facebook、Microsoft、Nike、Luxottica、Uber及SAP;Burford和Bentham IMF等訴訟金融公司、擁有超過七成的美國法律100強律師事務所 (包括White&Case、Ropes&Gray、Ogletree Deakins、Jackson Lewis、Wilson Sonsini……等等),均有採用Legal Analytics服務。

主要調查結果

● 地方法院的重要資訊

(1) 2020年提交的專利案件達4,060件,是自2015年以來年度專利案件量首次出現增長。

(2) 德州西區聯邦地方法院2020年受理的專利案件最多,共達857件。尤其是Albright法官,審理專利案件共計793件,占2020年所有專利案件的19.5%。

(3) WSOU Investments LLC 自去年起借助從諾基亞 (Nokia) 和其他科技公司獲得的一系列專利,開始提起專利訴訟,全年共提起182起訴訟。

(4) Google LLC在 2020年涉專利訴訟案48例,位居被告首位。多家科技公司也成為了「最活躍的被告」。

(5) 律所Rabicoff Law在2020年提起的訴訟最多,涉案高達356例,其中 72%是代理高頻原告。Fish & Richardson代理被告抗辯的專利訴訟最多,涉案高達227例。

(6) 審判效率數據顯示由於新冠疫情導致案件審結的速度放緩。2020年審結的案件到達簡易判決階段所用的中位數時間與2019年審結的案件用時相比長了70天。更重要的是,2020年審結的案件到達庭審階段所用的中位數時間與2019年審結的案件用時相比長了 135 天。

(7) 於2019和2020年間,缺席判決中有判決結果的案件從41例增加到79例,幾乎增加了一倍。其他審判事件中有判決結果的案件卻有所減少,由於新冠疫情,出現這樣的結果也在預料之中。

(8) 儘管2020年新冠疫情肆虐,法院仍在52起專利案件中判決支付損害賠償金,賠償總額共計47億美元。這一金額有很大一部分來自 California Institute of Technology 訴 Broadcom Limited et al.(11億美元基於合理授權金的賠償金)和 Centripetal Networks, Inc. 訴 Cisco Systems, Inc.(19 億美元基於合理授權金的賠償金和加重賠償)兩案中判決的巨額賠償。

● PTAB重要資訊

(1) 2020年,PTAB無效請求案件量自2017年以來首次增加。

(2) 大量請求最終被書面判決專利無效,在2020年有高達20%的比例,相較2019年的17%,增加了3%。導致這種局面的因素會在報告「PTAB 審判流程」的部分深入探討。

(3) 2020年,大型的科技公司成為了最活躍的請求人。兩個三星實體提交的請求最多,其中有些案件是重疊,在計算後共涉案125起。Apple Inc.涉案100例,排名第二。2020 年最活躍的專利權人是Masimo Corporation和Neodron, Ltd.,分別在26起庭審中進行專利訴訟抗辯。

(4) 律所Fish & Richardson在2020年代理PTAB審判的案件最多,共203例。其中代理無效請求人出席庭審的案件占了51%,共提起166項專利訴訟,出庭參與過69位行政專利法官的案件審理。

案件量

在過去8年間,由於高頻原告提起大量專利訴訟,因此專利案件量在2013年和2015年達到了頂峰。「高頻原告」是指在365天內至少提起10起專利案件(不包括ANDA案件)的當事人。雖然案件量自2015年到2019年從5,828下降至3,591件,但卻在2020年增加到4,060件。

自2013年以來,若排除高頻原告提起的專利案件,新提起的專利案件量一直相對穩定。若按季度觀察2019年和2020年,則可以看出儘管COVID-19帶來了不確定性,但2020年第二季度的專利案件量仍迅速增加。造成專利案件量迅速增加的一些可能因素包括 WSOU Investments LLC的活躍程度提高(詳見「最活躍的當事人」部分)、針對 COVID-19 可能導致的經濟下滑作出的專利組合策略考量、以及在 TC Heartland一案後對審判地的明確。2020年提起的專利案件中還包括針對 COVID-19 提起的26起專利訴訟案,其中大多數涉及 COVID -19相關產品的專利。

最活躍的地方法院

德州西區聯邦地方法院,尤其是 Alan D. Albright 法官主持庭審的法庭,在2020年審理的案件最多,達857例。德拉瓦聯邦地方法院以742例案件位居第二,但該區的案件量與2019年的1,001例相比下降了 26%。與其他法院相比,這兩個法院在2020年受理的專利案件數量都相對較高。例如,案件量位列第三的德州東區聯邦地方法院受理的案件量不及德州西區聯邦地方法院受理案件量的一半。

原告更傾向選擇向德州地區的法院提起專利訴訟,一方面是因為該地方法院的法官在專利領域的經驗豐富,另一方面是該州的科技公司越來越多。

圖1.  2020 年最活躍的地方法院(按案件量劃分)

地方法院

2018

2019

2020

占案件總數之比例

W.D.Tex.

89

290

857

21.1%

D.Del.

875

1,001

742

18.3%

E.D.Tex.

504

332

395

9.7%

C.D.Cal.

305

346

298

7.3%

N.D.Cal.

329

240

272

6.7%

N.D.Ill.

122

143

186

4.6%

D.N.J.

193

145

153

3.8%

S.D.N.Y.

109

103

112

2.8%

N.D.Tex.

102

55

86

2.1%

S.D.Tex.

47

49

74

1.8%

最活躍的法官

在法官的部分,Albright法官位居榜首,成為2020年專利訴訟中最活躍的法官。在過去3年(2018 - 2020),由他審理的專利案件從28件迅速增加到 793件。在2020年,他審理的專利案件已佔據所有專利案件的19.5%。Albright 法官受理的專利訴訟案件,大多數是在簡易判決階段或權利要求解釋(馬克曼聽證,Markman hearing)中作出延長專利資格的判決,並支援加速審理。如果從圖1「最活躍的地方法院」表中剔除 Albright 法官的案件,則在德州西區聯邦地方法院提起的專利案件中,只有64件沒有分配到 Albright 法官手中。對比「最活躍的地方法院」和「最活躍的法官」表可以看出,其他地方法院的案件在法官之間的分配較為平均。

Gilstrap法官在最活躍的法官中排名第二,是德州東區聯邦地方法院入圍排名的三位法官之一。排名第三到第六的都是德拉瓦聯邦地方法院的法官。加州地方法院的兩位法官分別名列第九名和第十名:其中 James V. Selna 審理了56件專利案件,John Arnold Kronstadt 法官審理了46件專利案件。

最活躍的當事人

WSOU Investments LLC 自2020年起藉由從諾基亞和其他科技公司獲得的一系列專利開始提起專利訴訟(其中一部分可歸因於專利即將到期),全年共提起182起訴訟。WSOU Investments LLC 提起的專利訴訟量是第二大活躍當事人 Cedar Lane Technologies Inc. 的3倍多,後者的許多案件訴訟涉及 AI / 增強現實專利。Juul Labs, Inc. 於2020 年向 21 個地方法院提起了50起訴訟,位居第三;在 COVID-19 疫情期間,為了保護其墨水匣設計,它向法院提起了數十起新的專利訴訟。

另外最活躍的被告都是科技公司,其中 Google LLC在2020年位居被告榜單之首。高頻原告WSOU Investments LLC和Uniloc在 2020 年分別針對 Google LLC 提起了 10 多起訴訟。

圖2.  2020 年最活躍的原告(按案件量劃分)

當事人

2018

2019

2020

分佈的地方法院數

WSOU Investments LLC

0

0

182

4

Cedar Lane Technologies Inc.

0

31

53

11

Juul Labs, Inc.

27

1

50

21

Symbology Innovations, LLC

30

40

47

14

Castlemorton Wireless, LLC

0

0

26

3

Rothschild Broadcast Distribution Systems, LLC

7

12

23

7

Altair Logix LLC

10

18

21

7

Communication Interface Technologies, LLC

0

0

20

1

Encoditech LLC

10

14

20

10

Estech Systems, Inc.

0

0

20

2

Oakley, Inc.

15

7

20

1

 

圖3. 2020 年最活躍的被告(按案件量劃分)

當事人

2018

2019

2020

分佈的地方法院數

Google LLC

48

20

48

8

Samsung Electronics America, Inc.

40

47

42

6

Microsoft Corporation

20

27

40

7

Samsung Electronics Co., Ltd.

33

42

40

6

Dell Technologies Inc.

2

11

36

2

Dell Inc.

6

8

34

2

Huawei Technologies USA Inc.

6

2

33

2

Huawei Technologies Co., Ltd.

7

2

30

1

EMC Corporation

2

5

29

2

ZTE Corporation

27

7

28

5

審判效率

本部分包含兩張審判效率分析的圖片(圖4、圖5)。Lex Machina 針對審判過程中的關鍵節點,提供案件審判的耗時資料以觀察審判效率。這些資料通常用於預測、排程以及預算編制。查看箱型圖時,線段代表下四分位數和上四分位數,中間的箱體代表中間50%的案件,中位數在箱體中間突出顯示 (有關更多資訊,請參閱報告原文最後的「解讀箱形圖」部分)。

訴訟當事人最擔心的是由於全球新冠疫情,法院關閉及法庭程序的變更會對案件審結速度的放緩產生什麼影響。審判效率資料選取了 2019 年至 2020 年之間變化明顯的範圍。圖4及圖5對比了2019 年和 2020 年審結的案件在簡易判決、庭審和審結過程中的效率。在簡易判決和庭審過程中,審判速度放緩十分明顯。2019 年審結的案件到達簡易判決階段所用的中位數時間與 2020 年審結的案件用時相比短了 69 天。更為重要的是,2019 年審結的案件到達庭審階段所用的中位數時間與2020年審結的案件用時相比短了 135 天。但是,與 2019 年審結案件的中位數時間(197 天)相比,2020 年審結案件的中位數時間(185 天)卻是短一些。這可能是因為某些訴訟相關任務在居家辦公期間更容易完成。

圖4. 2020年已審結專利案件的各項事件耗時情況

圖5. 2019 年已審結專利案件的各項事件耗時情況

判決結果

圖6展示了在過去三年的各類審判事件中有判決結果的專利案件的數量,以及每年的變動比例。在本部分的所有圖表中,作為權利要求解釋命令的一部分作出的判決結果均視為簡易判決中作出的判決結果。在2019和2020年之間,缺席判決中有判決結果的案件從41例增加到79 例,幾乎是翻倍成長,這主要是由於外觀設計專利案件中存在大量的缺席判決。其他審判事件中有判決結果的案件數量均有所下降,由於新冠疫情,出現這樣的結果也是在預料之中。尤其是,在庭審中作出判決的案件數量在2018年至2019年期間(從63降至50)以及2019年至2020年期間 (從50 降至36)均有所下降。其中一些案件可能是因為新冠疫情的影響,但部分則可能是因為幾年前提起的案件數量減少導致的,因為案件要花一些時間才能進入庭審。

圖7展示了2020年每個判決事件具有具體判決結果的案件數量。右側欄顯示了2020年任何判決事件具有具體判決結果的案件數量。其他幾列不一定會合計到「任何」列,因為一個案件可能在多個判決事件中獲得判決結果,例如,一個案件可能會在針對一項專利的簡易判決中獲得判決結果,並在針對另一項專利的庭審中獲得其他判決結果。2020年,共針對341起案件作出了判決,其中侵權案件的判決最多。然而,由於大量案件根據訴狀作出了判決或在簡易判決中作出了判決,因此基於案件實情作出的無效判決非常多。庭審中最常作出的是有效判決,2020年在庭審中作出有效判決的案件就有 22 例。合意判決是判決結果最多的判決事件,其中認定當事人侵權的案件有 73 例,判定有效的為70例,判定專利可執行的為64例。

Lex Machina 追蹤了法院認定專利無效的事由。圖8顯示了 2020 年各種判決事件中依據明確事由認定專利無效的案件數量。認定專利無效的最普遍事由為第 101 條中規定的標的。法官基於此事由認定無效的專利案件有 51 例,其中90%出自根據訴狀作出的判決。法院根據第112 條規定的缺乏明確性事由認定無效的專利案件有 25 例,並且均是在簡易判決中作出。

圖6. 2018 年至 2020 年各判決事件中專利案件的判決結果

判決結果

2018

2019

變動比例

2020

變動比例

任何判決結果

373

401

8%

341

-15%

缺席判決

38

41

8%

79

93%

合意判決

127

130

2%

105

-19%

根據訴狀作出的判決

49

55

12%

48

-13%

簡易判決

125

141

13%

80

-43%

庭審

63

50

-21%

36

-28%

依法判決

6

5

-17%

4

-20%

 

圖7. 2020 年專利案件的判決結果

 

圖8. 2020 年專利案件的無效原因

賠償金

圖9及圖10反映了每年判決支付的賠償金總額(不包括費用、支出及利息)。這些判決根據地方法院上訴前的初步裁決做出,且不考慮通貨膨脹因素。圖9為2013年至2020年每年判決支付賠償金的案件數量以及該年判決支付的專利賠償金總額。圖10為各種賠償金種類,以及2020年在各種判決事件中判決支付的賠償金總額。

儘管新冠疫情肆虐,但2020年仍有 52 起專利案件被判決支付賠償金,並且判決支付的賠償金總額達到了47 億美元。這筆賠償金有很大一部分來自陪審團在 California Institute of Technology 訴 Broadcom Limited et al C.D.Cal.(2:16-Cv-03714) 一案中判決被告支付的11億美元的合理授權金。另外還有法院在Centripetal Networks, Inc. 訴Cisco Systems, Inc. E.D.Va. (2:18-Cv-00094) 一案中判決被告支付的19億美元合理授權金和加重賠償,此一案件非常值得關注,因為這是通過視訊會議進行的為期一個月的法官審判案件。

圖9. 2013 年至2020 年判決支付的專利賠償金總額(不包括費用和利息)

年份

案件量

金額 (美元)

2020

52

$4,674,438,182

2019

52

$1,565,598,117

2018

54

$883,728,102

2017

58

$880,469,331

2016

56

$317,308,450

2015

51

$748,730,272

2014

57

$1,904,335,357

2013

58

$1,664,866,197

 

圖10. 2020 年判決支付的各類專利賠償金總額 (金額:美元)

類型

案件量

判決賠償額

缺席判決

合意判決

裁決

基於案件實情的判決

合理授權金

27

$2,972,262,504

$9,330,290

$2,920,000

$2,098,328,074

$861,684,140

利潤損失

19

$30,857,472

$28,740,919

$2,116,554

加重賠償

14

$1,649,753,038

$16,608,987

$1,633,144,051

其他/混合賠償類型

7

$21,565,168

$663,539

$500,000

$20,401,629

判決前利息

17

$188,196,678

$257,788

$187,938,890

律師費/支出

71

$39,123,586

$1,650,445

$102,954

$37,370,188

PTAB 無效請求量

2020年,PTAB 無效請求案件量自 2017年以來首次增加。在2019年,美國專利商標局和聯邦巡迴上訴法院開始調整不同審判地的專利審查標準,並制定了相關政策以便最大程度減少對專利的重複審查。截至2020年,這些標準已十分明確。此外,PTAB在新冠病毒疫情期間一直持續運作,工作基本沒有中斷,這可能是PTAB專利無效請求案件量增加的主要原因。

圖11為 2019 年和 2020 年每個季度的 PTAB 無效請求量。2019 年的無效請求量一直十分穩定,但到了 2020 年第二季度和第三季度,雖然當時存在極大的不確定性,無效請求的數量卻有所增加。但之後原告可能是希望在2020年秋季費用上漲之前趕緊提出無效請求,因此導致第四季度的無效請求數量驟減。

圖11. 2019 年和 2020 年每個季度的 PTAB 無效請求量

PTAB 審判流程

圖12及圖13審判流程分析展示了PTAB 審判從提起無效請求至各個階段的發展進程,並且包含對庭審結束方式的總結。總體而言,2019年和2020年的審判流程圖看起來非常相似,這說明 PTAB 的活動並未因新冠疫情而明顯放緩。

於2019年和2020年向PTAB提出的無效請求案件中,分別有51%和52%獲得立案,19%被拒絕立案。大量請求最終被書面判決專利無效,這一比例在2020年達到了20%,2019年僅有 17%。另一方面,和解的案件數量占比出現了重大變化。2020年只有 10% 的案件在立案後達成和解,而2019年這一比例為15%。此外,在立案之前即被程序性駁回的無效請求從2019年的14% 增加到了2020年的 17%。

出現這種轉變可能是多個因素導致的。達成和解的案件比例降低,表示採用和解的策略發生了轉變,特別是大型科技公司的轉變。專利權人也可能透過 PTAB流程來嘗試修改專利。在立案的無效請求中有很大一部分是對權利要求的修改,這些修改大量導致案件被判不具專利性。最終,聯邦巡迴上訴法院在 Samsung Electronics America, Inc. 訴 Prisua Engineering Corp. 一案中裁定,PTAB 無權就與權利要求解釋有關的不確定性作出最終裁決,此裁決更加明確了 PTAB 可作出裁決的範圍和結果。

圖12. 2020 年審結案件的 PTAB 審判流程

 

圖13. 2019 年審結案件的 PTAB 審判流程

PTAB 最活躍的當事人

圖14及圖15右側欄為2020年審判存在爭議的專利數及涉及的行政專利法官的數量。2020 年,大型的科技公司成為了最活躍的請求人。兩個三星實體提交的請求最多,由於案件存在重疊,共涉案 125 例。Apple Inc. 涉案 100 例,排名第二。緊隨其後的是 Google LLC,但涉案數量有所下降,共 57 例。針對專利持有公司提起訴訟的企業會員組織 Unified Patents, LLC 提交了 40 項新的無效請求。

2020年,Masimo Corporation和Neodron, Ltd.各自在26 起審判中為自己的專利進行訴訟抗辯。其中,Masimo Corporation為22項涉及患者監護技術的專利進行訴訟抗辯。愛爾蘭專利持有公司 Neodron, Ltd. 為15項專利進行了訴訟抗辯。空調製造商 Gree USA, Inc. 涉案22例,為22項專利進行了訴訟抗辯,在無效請求審判最活躍的專利權人榜單中排名第三。

圖14.  2020 年無效請求審判最活躍的無效請求人及其案件數

當事人名稱

 2018

2019

2020

專利數

APJ

Samsung Electronics America, Inc.

100

54

122

90

48

Samsung Electronics Co., Ltd.

101

53

114

85

47

Apple Inc.

117

76

100

83

47

Google LLC

47

45

57

43

39

Unified Patents, LLC

1

4

40

40

59

Intel Corporation

68

35

39

29

17

Dell Inc.

8

1

37

31

14

Lenovo (United States) Inc.

2

13

32

23

8

Dell Technologies Inc.

4

2

27

23

18

Juniper Networks, Inc.

12

1

24

20

18

 

圖15.  2020 年無效請求審判最活躍的專利權人

名稱

2018

2019

2020

專利數

APJ

Masimo Corporation

0

1

26

22

5

Neodron, Ltd.

0

8

26

15

4

Gree USA, Inc.

15

4

22

22

5

Monterey Research, LLC

0

0

21

14

3

Rovi Guides, Inc.

24

27

21

6

7

Cellect LLC

0

0

20

11

5

Uniloc 2017 LLC

19

67

19

15

28

Ultravision Technologies, LLC

1

3

16

9

6

Huawei Technologies Co., Ltd.

0

0

15

11

7

Rovi Corporation

0

1

15

4

7

 

※ 本報告繁體中文版由Lex Machina獨家授權北美智權報刊登
※ 完整報告線上閱讀:繁體中文版本英文版本

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

 
資料提供: Lex Machina / LexisNexis | Intellectual Property
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