自從美國專利複審制度引進後，許多專利權人的專利都在複審程序中被宣告無效。因此，陸續有人在法院中質疑，複審程序違反憲法。2021年6月21日，美國最高法院做出U.S. v. Arthrex, Inc.案，認為行政專利法官做出的決定不受上級監督，確實違憲，並提出解決違憲問題的建議。美國專利商標局在6月29日也立刻宣布遵從最高法院建議，對複審決定提供「請求再開聽證」的機會。

圖片來源：USPTO

美國專利審理救濟委員會與行政專利法官

2012年後，美國專利審理救濟委員會（Patent Trail and Appeal Board）的複審程序可認定專利無效，此一委員會的成員，乃是美國法上特殊的行政專利法官（administrative patent judge）。

近年來，被複審程序認定專利無效的專利權人，都想要主張整個複審程序是違憲的。第一波質疑的是認為，專利無效的問題應該由美國憲法第3條的法官來決定，而非由專利審理救濟委員會的行政專利法官決定。但第一波挑戰卻失敗，2018年底美國最高法院在Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group案[1]認為，專利屬於「公權利」，可以由行政部門來決定其爭議[2]。

因而，又有專利權人發起第二波挑戰認為，如果行政專利法官是行政官員，為何他們的複審決定不受到上級長官的監督？

Arthrex 案事實背景

根據美國專利法第6條(a)，專利審理救濟委員會之組成，除了專利商標局長、副局長、專利局長、商標局長之外，其他都是行政專利法官，約有200餘位。行政專利法官乃由商務部部長諮詢專利商標局長後任命[3]。其中，根據專利法第3條，只有專利商標局長是由美國總統提名，並經參議會同意任命[4]。

本案的背景事實為，Arthrex公司申請到關於骨科手術的程序與醫療器材之專利。Smith & Nephew等公司對系爭專利申請多方複審程序，主張該專利無效。專利審理救濟委員會由三名行政專利法官組成審理庭，最終認定系爭專利無效。

Arthrex公司不服，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，主張專利審理救濟委員會之組成，違反了美國憲法第2條第2項第2款之任命條款。

Arthrex主張，行政專利法官屬於主要官員（principal officers），應該由總統提名，經參議院同意後任命。而目前由商務部長任命的方式，屬於違憲。

美國憲法之任命條款

美國憲法第2條第2項第2款，一般稱為「任命條款」（Appointments Clause），其規定：「總統經參議院之咨議及同意，並得該院出席議員三分之二贊成時，有締結條約之權。總統提名大使、公使、領事、最高法院法官及其他未另作規定之美國官吏，經參議院之咨議及同意任命之。但國會如認為適當，得以法律將下級官員（inferior officers）之任命權授予總統、法院或各部長官。[5]」

因此，只有總統在經過參議院諮詢與同意下，可以任命主要官員（principal officers）。若是下級官員（inferior officers），該條款允許國會將任命權力授予總統、法院或各部長官。

2021年6月21日，美國最高法院以5：4票，對此案做出正式判決[6]。由首席大法官Roberts撰寫多數意見書，判決書的第I、II部分，獲得Alito、Gorsuch、Kavanaugh、Barrett大法官支持，但判決書的第III部分，Gorsuch 則不支持。

下級官員必須受到上級行政官員的監督或審查 

多數意見認為，一方面，行政專利法官在多方複審程序中所行使的權力，不受到專利商標局長的審查；二方面，他們卻僅由商務部長任命，似乎屬於下級官員（inferior officers），這兩者彼此矛盾。 

在1997年的 Edmond v. United States案[7]中，最高法院曾說，必須由總統提命、參議院同意任命之其他人，對下級官員行使某程度的指揮與監督。

該案涉及由交通部長任命的海防刑事上訴法院（Coast Guard Court of Criminal Appeals）之法官。最高法院當時認為，這些法官屬於下級官員，因為他們乃由行政部門中總統提名、參議院同意任命之若干官員，行使有效的監督。最高法院認為重要的是，如果沒有得到其他行政官員的同意，這些法官沒有權力代表美國聯邦做出最終決定。

行政專利法官之決定不受行政審查與監督

但是，本案中的行政專利法官，卻沒有受到這種上級行政官員的審查。雖然專利商標局長有行政監督的工具，但是，專利商標局長和其他上級長官，都沒辦法直接審查行政專利法官所為的複審決定。甚至，在專利法第6條(c)，規定只有專利審理救濟委員會自己可以同意再開聽證（may grant rehearings）。這一限制，讓專利商標局長對行政專利法官所為之複審決定，既無從進行監督，也不用為其負責。

根據專利法第318條(b)，專利法官所作出的決定，也就是行政部門內的最終決定，專利商標局長只能根據行政專利法官的複審決定，核發並公告證書，撤消專利請求項、或是確認專利請求項有效。

專利商標局長可以間接影響複審決定？

有人主張，專利商標局長有各種方式，可以間接影響多方複審的過程。例如，局長可以在指派三名行政專利法官組成複審庭時，挑他偏好的人來組成。但是這種方式，會模糊了憲法任命條款所要求的政治責任，讓當事人無法獲得由專家組成審理庭做出公正決定，也無法讓需負政治責任之官員對其透明決定負責。 

另外，若專利商標局長對某些行政專利法官的複審決定不滿，以後可以不再指派他們參與審理庭，但是對於他們已經做出的最終決定，卻無權撤消。

至於商務部長，也沒有辦法透過撤換職務，有意義地控制這些行政專利法官，因為想撤換聯邦行政官員，必須具有「提高該服務之效率」的這種理由。

雖然對專利審理救濟委員會之複審決定，可以上訴到聯邦巡迴上訴法院，但這種方式仍無法作為必備的監督方式。

最高法院認為，根據憲法，行政專利法官行使的是「行政權」（executive power），總統就必須對他們的行為負最終責任。目前的設計方式，總統既無法自己監督專利審理救濟委員會，若該委員會做的不好，總統也無法要其他上級官員為其負責。因而整體而言，行政專利法官行使權力的設計，與聯邦憲法任命條款想要讓官員負政治責任的設計並不相符。

既然違憲，如何修改制度？

2019年時，聯邦巡迴上訴法院判決為，行政專利法官的設計屬於違憲。當時上訴法院提到，如果要避免違憲，行政專利法官的終身職保障應該刪除，讓商務部長有權可以撤換行政專利法官[8]。

此次最高法院Roberts大法官主筆意見書的第III部分，則提出有一種方法可解決上述違憲的狀況。

原本專利法第6條(c)規定，只有專利審理救濟委員會自己能對最終決定，決定是否進行再開聽證（rehearing）。Roberts大法官認為，解決的方式，就是讓專利商標局長，可對行政法官之最終複審決定，決定再開聽證，並自己做成代表專利審理救濟委員會之決定。 

其認為本案適當的救濟，就是將本案發回，先由目前的專利商標局長判斷，對Smith & Nephew公司之複審案，決定是否再開聽證。這樣的方式，是最簡單的修改方式。相對地，Arthrex無權要求由新的行政專利法官組成的新審理庭，再重新為複審程序。

Gorsuch大法官認為應該由國會決定

Gorsuch大法官之所以不支持Roberts大法官判決的最後一部分，是認為他所提出的解決方式並不妥當。因為國會當初已經立法明確表達，不希望專利審理救濟委員會之複審決定，受到專利商標局長的審查。

學者還提到其他的解決方式。例如，要求行政專利法官都應該由總統提名、參議院同意，並讓總統可以直接審查行政專利法官所做的決定。或者，也可以將專利審理救濟委員會改納入司法部門，由司法部門來決定是否撤銷專利。

Gorsuch大法官認為，要選擇哪一種避免違憲的方式，應該屬於政策選擇，不該由最高法院解釋怎麼避免違憲，而應交給國會修法決定。

6/29 美國專利商標局公布，對複審決定可請求「再開聽證」之審查

美國專利商標局於6月29日公告，為了因應最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案之判決，即日起提供暫時程序，讓複審案當事人可對複審決定，向專利商標局長請求「再開聽證」，進行審查；而專利商標局長自己也可以主動進行審查[9]。

專利商標局特別強調這是一個暫時程序，因為目前並沒有相關規定，之後專利商標局應該會制訂行政規定，明確規定複審當事人對複審決定不服時，到底該如何請求局長審查。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們