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USPTO 近年開辦多項線上講座，其中一個系列為PTAB Boardside Chat ，9 月底的講題為Evaluating Common Arguments [1]，由PTAB 專利律師Andreas Baltatzis 主持，PTAB 行政專利法官（Administrative Patent Judge；APJ ）John A. Jeffery 主講。內容列舉訴願人多種書狀論述寫法，說明常見的訴願失敗及成功原因，對訴願人是很好的可參考材料，而需在申請期間答辯的申請人、在IPR 等程序捍衛自家專利的專利所有權人，或許也都可以從中獲得啟發。

主講人首先提醒，訴願人書狀可說明為何所請發明具可專利性，但務須指明審查官核駁處分的錯誤，且應牢記，Claim 裡寫的所請發明才是遊戲核心，無法把握此一核心，就可能出現類似下表所列的無效論述。

審查官103 核駁所用引證案，不必然需在引證案本身明文寫出結合理由，如美國最高法院KSR 案判決[4]所說，相關技術領域通常知識者的一般常識，可能就有作此結合的動機理由。有鑑於此，主講人簡報及在Q&A 環節釋疑時表示，只強調引證案未寫明結合的教示、建議、動機，不足以推翻審查官核駁判斷，建議著重於解釋引證案結合方式的不合理處、為何依審查官所說方式改良有問題。

至於所謂相關技術領域的一般常識，是否可能只是審查官個人後見之明形成的偏見？主講人分享他個人的理解：審查官需閱讀申請內容後再分析檢索相關先前技術，因此審查過程不可避免會帶有後見之明，但差別在於審查官所做可專利性判斷是否帶入不被允許的後見之明，例如，審查官雖陳述了前案結合動機，但假設他所提動機全來自被審查案的說明書，也就是把申請人自己的揭露內容當作組合藍圖，那麼，這種情況下訴願人提後見之明論述，他個人認為可能具說服力。

此次簡報多次引用KSR 案判決，畢竟KSR 案是非顯而易見性判斷標準的現行指標判例，比方分析何謂可預期的結果，按KSR 案教示，就是依先前技術元件習知功能作可預期的結合使用，進而達成可預期的結果。主講人由此推論，在化學等技術部門，若訴願人能證明其結合方式會產生非可預期的結果，在訴願中是有得分可能。

只不過，不是每個審查錯誤都會讓PTAB 作成駁回決定。譬如，審查官核駁意見正確陳述個別引證案相關內容，也正確陳述結合不同引證案所需理由，即便又另外加寫其他無關內容，甚至可能是不正確的內容，倘若PTAB 判斷這些只是無關宏旨的小瑕疵，就不會為此撤銷原核駁處分。事實上，訴願人的訴狀內容也可能有類似瑕疵，只要主要論點具說服力，PTAB 也不會揪著訴狀中的小瑕疵不放。

根據定義，用以組合作非顯而易見性核駁的前案，需為所請發明「類似先前技術」，也就是引證案與所請發明的關係需符合以下任一要件：要件一，引證案與所請發明屬相同技術領域[5]；或要件二，引證案與所請發明要解決的問題合理相關。

遇到非顯而易見性核駁，要就其中一件引證案發動回擊時，務必引用申請案說明書等細節，說明何以這件引證案同時欠缺「類似先前技術」兩項要件，以讓PTAB 法官了解審查官核駁處分錯在何處。

那麼，該如何說服審查官處分有誤？以下是簡報所舉可能成功的寫法範例：

簡報另外將「反向教示」列為單獨討論子題。依KSR 案教示，若引證案有特定習知元件組合的「反向教示」，在這種情況下發現成功的組合手段，其實有更大機會是非顯而易見。所以「反向教示」是美國最高法院認證的答辯利器，不過倘使運用不得法，還是無法發揮其作用。

那麼，什麼樣的「反向教示」論述較有成功可能？以下是簡報所舉示範例：

最後一個子題講「顯可嘗試」（"Obvious to Try" ）核駁，依KSR 案教示，「顯可嘗試」核駁需符合兩項要件：要件一，已存在需解決一問題的設計需求或市場壓力；及要件二，已存在有限數量已知而可預期的解決方案，相關技術通常知識者有充分理由嘗試驗證其技術領域已知選項。

面對審查官「顯可嘗試」核駁，簡報僅舉出一例，且是訴願人成功取分的寫法：

主講人並補充，前述示範例只談要件二，但「顯可嘗試」核駁需同時符合要件一及要件二。比方審查官就一音響的無線裝置發明作「顯可嘗試」核駁，除需解釋為何滿足要件二，也必須解釋要件一為何成立；實際上無線傳輸有其方便性，各大廠商競相推出無線產品，可以說市場上本來就有這樣的設計需求或市場壓力，但若核駁處分未加以說明、未滿足要件一，即為訴願人可藉以得分的審查官的疏失。

當天約一小時的錄影檔請見https://rev-vbrick.uspto.gov/sharevideo/177e2589-577b-414a-b809-38bbabb5f0ac。
主講人補充：USPTO採用最廣合理解釋（broadest reasonable interpretation；BRI）標準審查，會參照說明書內容解讀申請專利範圍，比方他處理的案件常出現"node"這個單字，但許多案件並未特別為某些字詞自為定義，而一查字典，"node"這個單字出現6種不同的解釋，這時他會參照說明書內容，判斷個別案件的"node"單字應作何解釋，但若一特徵在說明書裡有、請求項裡沒有，不能用以解釋申請專利範圍。
主講人補充，此一原則仍有例外：若製法會產生有別於前案產物的效果，仍可能有助認定所請發明具可專利性。以退火（Annealing）技術為例，一特定幾合結構的習知金屬，加熱到華氏800度並保持在此一溫度2小時，之後再令其冷卻，雖看似為同樣的金屬，但顯微鏡下看到的粒子結構已因製法加工而有不同。
KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. , S. Ct. No. 04-1350 (April 30, 2007)，請見https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf。
針對要件一，引證案與所請發明是否屬於相同技術領域，有人質疑：每個人都可能各為主觀認定，非客觀判別方式。主講人建議可參考In re Bagio , Fed. Cir. No. 03-1358 (August 24, 2004)判決書，Fed. Cir.認為仍可由結構功能等面向協助認定。
主講人表示，這類論述亦是屢見不鮮，但其實只在特殊情況可能略有作用，例如：審查官引用該文獻作102/103核駁，那麼引證案「反向教示」或許有助於排除其中的103核駁，但於克服102核駁並無實益。
所引用判例出處及原句，請參考錄影檔第44分鐘左右播放的第30及31張投影片。主講人個人的解釋是：次級組合或許效果不如其他替代方法，但仍不失是一種解決方案，實務上並無明確標準，需依個別案件狀況判斷。比方音響採用無線喇叭的音效傳真效果可能不如有線裝置，但相對有線喇叭收線問題，無線裝置使用上有其方便性，所以類似無線喇叭這樣的發明，論音質，或許是次級選擇，但也可能是權衡各種利弊得失後的設計選擇。