本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的Alexsam, Inc. v. IDT Corp.案判決 ，其屬受懲戒方因不遵守法院所核定之書面詢問答覆責任而生之懲戒案例，並以將系爭侵權物視為專利侵權為懲戒。

在美國聯邦民事訴訟程序中，「書面詢問」（interrogatories）是以問卷的形式調查對造對於相關爭點所涉資訊之認識。為避免因違反答覆相關問題之義務而受到《聯邦民事訴訟法》（Federal Rules of Civil Procedure，FRCP）第37條之懲戒，回覆方應積極面對書面詢問的書狀。

本案背景

系爭專利是美國專利第6,000,608號，其涉及用於啟動與利用多功能卡片之系統。系爭請求項例如為請求項57，其為一種多功能卡片系統，包括：

至少一個卡片，其內建有一組特殊的識別號碼，而該識別號碼包括一組銀行識別號碼，其係由美國銀行協會核准而可用於銀行業務網絡；
一交易處理器，其接收來自於一組未改良且既成的標準零售結帳裝置處的卡片啟動資料，而該卡片啟動資料包括該特殊的識別號碼；
一運算集線器，其直接或間接地從該交易處理器處接受該啟動資料；以及
該運算集線器啟動一帳號以回應該特殊的識別號碼，藉此而准許之後讀取該帳號。

本案被告IDT公司的業務包括電信與金融服務，其產品有電話卡和預付禮物卡。IDT的產品銷售係透過主要連鎖零售商及小型零售商。IDT的系爭侵權卡片產品於使用前必須在結帳終端機處啟動。

專利權人的侵權主張係基於IDT控制了用於啟動卡片產品的系統。於上訴審時，系爭侵權系統分為四種：

1. Walgreens量販店所使用的系統：其卡片啟動資料乃經由結帳裝置傳遞至Walgreens量販店所擁有的中介主電腦，再經由一專屬線路從該中介主電腦而傳輸至IDT的主電腦。
2. 部分小型零售商所使用的系統：其類似第一類系統，但中介主電腦是由第三方EWI公司所掌控而非使用零售商自有的主電腦。
3. 部分零售商所採用的系統：該系統啟動卡片的方式是將啟動資料先傳送至銀行電腦而再經過由MasterCard所經營且用於信用卡交易的網絡傳送給IDT。
4. 前三類以外的其他系統（即「其餘系統」）。

於2007年9月間，IDT被控侵害系爭專利。於2011年1月間，在事實調查程序結束後，原告依據FRCP第37條向本案地院聲請懲戒IDT，並主張IDT違反事實調查義務，且IDT未能揭露資訊的行為本身顯示「其餘系統」應侵害其專利，故應將相關卡片產品於本案中視為侵權物。

IDT之違規行為

本案地院於訴訟初期時曾命雙方於2008年10月15日當日前，製作與所主張的請求權或抗辯有關的所有文件。根據該命令，IDT有義務揭露其卡片產品中哪一類產品所具有的卡號係包括美國銀行協會所核准的銀行識別號碼，且該識別號碼係用於銀行業務網絡；亦即該揭露要求意在佐證本案每個系爭請求項所具有的要件。不過，IDT僅提供最小量的文件，且未包括以「其餘系統」所啟動的卡片產品及其是否具有銀行識別號碼等資料。

在2010年3月間，原告向IDT提出第6項書面詢問，其要求IDT指認每個被控侵權卡片產品的銀行識別號碼。後於同年5月間，原告提出第8項書面詢問，其要求IDT就每個被控侵權卡片產品，指認該卡片產品的名稱及其銀行識別號碼；該詢問文件特別定義被控侵權卡片產品為「所有的禮物卡、賒借卡、電話卡、多功能卡、及其他第三方所販售但由IDT啟動的電話卡，且該些卡片產品的相關識別號碼包括一組銀行識別號碼」。然而，IDT的回覆中並未指認由「其餘系統」所啟動的卡片產品係內建銀行識別號碼。

於2010年5月及7月間，原告向本案地院聲請以強制IDT回覆相關的書面詢問，而原告特別指出IDT未提供第8項書面詢問所要求的完整名單，即其應包括內建銀行識別號碼的卡片產品名稱、或其相對應的銀行識別號碼。原告亦指出IDT未能就原告已指認的卡片產品名稱來提供相關的銀行識別號碼。但由於原告當時並不知道「其餘系統」所啟動的卡片產品屬於IDT的揭露義務範圍內，故原告未能具體指控IDT未能揭露與「其餘系統」相關的卡片產品。

2010年8月12日時，本案地院核准原告的聲請以強制IDT回覆第6項與第8項書面詢問，並認定IDT一再地不提供足夠的細節，以致原告未能找到與辨識針對該些書面詢問之答案。此外，本案地院對IDT的違規行為施以懲戒，並禁止IDT以準備商業記錄的方式來回覆，而是要求IDT必須針對每個問題逐一提供完整的書面回覆，且要宣示為真。最後，本案地院警告IDT如果在21天內其未能完整回覆原告的書面詢問，其將受到更加嚴重的懲戒，包括可能會駁回其抗辯。

2010年9月2日時，IDT向本案地院呈報其已完成對所有問題的補充與完整的回覆。儘管如此，4天後，IDT針對第6項問題提供第4次的補充回覆，但該回覆卻未提到與「其餘系統」有關的卡片產品。另IDT未就其之前對第8項問題之回覆提出補充。在9月15日，本案地院於聽證會議上警告IDT若繼續不全然遵守相關的事實調查命令，其將遭到更進一步的懲戒。

2010年11月10日時，原告去函IDT並要求IDT針對十種特定的卡片產品解釋其所給定卡片內建號碼的方案，而該些卡片產品是之前IDT未能指認為具有銀行識別號碼之卡片產品，包括透過「其餘系統」所啟動的卡片產品。不過，IDT回函時則請原告參閱其根據本案地院於同年8月間的命令所提供的相關文件，而該些文件揭示許多卡片產品上有銀行識別號碼。同年12月20日時，本案事實調查程序的最後一天，某IDT的證人所提供的文件中反映多許其他的卡片產品亦具有銀行識別號碼。此等事件所揭露的內建有銀行識別號碼的卡片產品綜合而言屬於與「其餘系統」有關之卡片產品。

在事實調查程序結束後，原告向本案地院聲請引用FRCP第37條之懲戒，並指控IDT未能於指定期間內揭露該些內建有銀行識別號碼的卡片產品，因而屬違反本案法院之事實調查程序相關命令。本案法院核准該聲請，並對IDT施以懲戒而裁定「其餘系統」係視為侵害原告的專利權。

CAFC的見解I：FRCP第37條懲戒之審查基準

關於將其餘系統視為侵權之懲戒，CAFC指出系爭懲戒裁定是基於IDT未揭露其卡片產品的卡號係包含銀行識別號碼之情勢。因為本案地院准許IDT主張系爭專利無效且由原告舉證損害賠償，CAFC認為系爭懲戒屬於一種「稍低於嚴重的」（less-severe）懲戒（包括為訴訟之目的而認定某些事實視為已證明），並指出其審查基準為「稍低於嚴格的基準」（less-rigorous standard），而其有三項要件：（1）該懲戒為公正與公平；（2）該懲戒與欲透過事實調查程序以證明的事實之間有實質的關係；（3）該懲戒符合FRCP第37條所欲達到的處罰與阻嚇之目的。另CAFC僅檢視本案地院是否濫用其裁量權。

CAFC的見解II：稍低於嚴格的基準之適用

關於系爭懲戒是否為公正與公平，CAFC指出有五個因素須考量：

1. 受懲戒方是否被警告其即將面臨懲戒；
2. 該受懲戒方是否做了其會遵守事實調查程序義務的空白承諾；
3. 藉由事實調查程序所尋求的主張是否沒有那麼漫無目的，以致於該事實調查程序的使用是一種司法程序的濫用；
4. 該受懲戒方是否承受某種程度的責難；
5. 法院是否於之前已曾懲戒相同的當事人。

CAFC認為此五個因素皆有利於本案地院的懲戒裁定。

關於因素（1），CAFC認為當本案地院告知IDT其後續若未能遵守相關命令時將導致更加嚴重的懲戒（包括駁回IDT的抗辯）之際，IDT於2010年8月12日乃收到相當充分的警告。關於因素（2），針對「空白承諾」之問題，CAFC認為有實質的證據支持本案地院的認定，即IDT不但透過其對於事實調查程序之不完整回覆來誤導原告，亦欺瞞法院而指稱其已經揭露Blackhawk類的內建號碼方案。關於因素（3），CAFC認為雖然原告未能提出實質的證據佐證其侵權主張，但原告的主張仍非屬漫無目的。關於因素（4），雖然IDT爭執其未能遵守強制揭露聲請之相關命令是無辜的，因為其僅是不知道後續才揭露的卡片產品其實是內建有銀行識別號碼，但CAFC認為IDT未能合理化其早期為何無法檢查相關的號碼內建方案，並判定該些卡片產品具有銀行識別號碼，故屬可「責難」。關於因素（5），CAFC指出IDT早在2010年8月12日因對相同的書面詢問問題提供不完整的回覆而遭到懲戒。因此，CAFC認為對IDT的懲戒是公正與公平。

CAFC接著考量系爭懲戒是否與原告所欲建立的事實間具有「實質的關係」、及是否其滿足FRCP第37條之處罰與阻嚇之目的。CAFC指出原告欲調查何者卡片產品負有銀行識別號碼之事實，以證明與該些卡片產品有關之系統為侵害系爭專利，但本案地院認定IDT未能按時準備該類資訊會導致原告於準備本案陪審團聽審時之嚴重不公平，因而將該些被隱匿的系統視為侵害專利並做為懲戒乃與預謀求之事實調查間具有「實質的關係」。

最後，雖IDT主張較輕度的懲戒（例如律師費用的補償）乃足夠達到FRCP第37條之目的，但CAFC認為系爭懲戒並非屬本案地院濫用其裁量權，畢竟之前的懲戒未能確保IDT遵守相關命令。因此，CAFC維持系爭懲戒。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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