專利侵權人若與專利權人競爭時，前者會銷售侵權物品給專利權人的客戶；於此時，專利權人可以所失去的銷售量做為專利侵權之損害賠償計算基礎。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.案判決[1]，以供實務界參考。

背景

本案原告為Paper Converting Machine Co.（Paper Converting公司），起訴Magna-Graphics Corp.（Magna-Graphics公司），指控後者侵害系爭美國專利第Re. 28,353號（353號專利）。

本案地方法院裁定損害賠償的計算時（在前次第七巡院維持本案的侵權行為責任部分之見解後），其發現Magna-Graphics公司針對侵權回捲機與相關裝置等有兩筆銷售：一筆給Howard Paper公司，另是給Scott Paper公司。本案地方法院核發給Paper Converting公司的賠償金，就Scott Paper公司的銷售部分為112,163美金，而就Howard Paper公司的銷售部分為145,583美金；又其三倍化該些賠償金額，且外加上119,826美金為判決前利息（以未經三倍化之賠償金為基礎）。本次上訴乃源自被告不服該核予賠償金之判決。

基本法理

CAFC表示在本案地方法院決定侵權物品的數量後，必須選擇一個方法論以計算損害賠償金。Magna-Graphics公司於上訴時事實上抗辯其雖然被裁定為惡意侵權人，但本案地方法院應該選擇能提供最少數量的損害賠償金之會計方法；但CAFC不同意該觀點。

CAFC指出國會於專利法第284條中建構就專利侵權行為之損害賠償金核予之要件：在有利於控訴人之發現時，法院應核予該控訴人損害賠償金，以就侵權行為而適當補償，但沒有情況是會少於為了使用發明之合理權利金、及法院所定之費用。CAFC表示第284條並未指導法院如何計算損害賠償金，而國會唯一的明示意圖是確保控訴人獲得適當的損害賠償金，且不低於合理權利金；至於核定金額的大小，則取決於承審法院的合理裁量。

因此，CAFC認為其審查應侷限在決定承審法院是否濫用其裁量以選擇用於計算損害賠償金之方法；而僅因為不同的會計方法導致不同的結果，並不會使核定金額處於光譜的最高端點而不適當。CAFC表示侵權人負有說服該院，就核定金額之數量、或就會計方法的選擇等構成承審法院裁量權濫用之舉證責任；但Magna-Graphics公司未能達到該責任。

見解一：所失利益之考量因素

CAFC指出於決定損害賠償金核定之數量，以就侵權行為而適當補償專利權人時，地方法院可考量專利權人因侵權行為所致之利益損失；特別是所失利益之核定屬適當者，可證實「若非」有侵權行為，則專利權人所能夠產出的銷售量。為使損害賠償金核定額相當於所失利益是正當的，CAFC認為專利權人能呈報積極的證據：其專利產品在市場上的需求、缺少可接受的非侵權替代物品、其製造與行銷的能力可符合該需求、及對利益損失之計算。又CAFC表示當涉及訴訟之當事人為唯一的供應商時，專利權人通常能佐證該些要件。

另CAFC指出就購買者可能採購不同的商品或一併可能放棄採購等之所有可能性，專利權人不需要否認；而「若非」原則僅要求專利權人就若非是侵權行為則其原本可產出的銷售量，提供合理可能性的佐證。

Magna-Graphics公司於上訴時僅爭執該專利產品需求的重要性。CAFC指出Magna-Graphics公司的確承認Paper Converting公司具有必要的製造與行銷能力（兩筆額外的機器銷售原本可構成Paper Converting公司總能力之微小部分），亦承認完全缺乏可接受的、非侵權且高速的機器。CAFC表示Magna-Graphics公司實際上在指稱因為Paper Converting公司的高價，如果Magna-Graphics公司未曾提出低價標案，Scott Paper公司與Howard Paper公司等原本即會一併放棄採購新的回捲機；因而，Magna-Graphics公司抗辯本案地方法院未能就價格差異給予適當的考量。

CAFC指出決定證據的權重與可信度是事實審理者的特別領域。本案地方法院於此覺得Paper Converting公司的長期銷售歷史與持續的銷售量等；對此，相較Magna-Graphics公司的售價有關的資料與證詞等而言更具說服力。CAFC認為僅僅指稱事實發現為明顯的錯誤並無法使該發現如所指稱者；而如同本案僅以對一個次要因素的權重而指其為明顯的錯誤，此無法讓其明確與堅定的信念而認為原審法官犯了錯誤。因而，CAFC指出其未被Magna-Graphics公司所說服，故其維持本案地方法院所核定的所失利益。

見解二：增額收益法之適用

Magna-Graphics公司又抗辯本案地方法院依據不適當的或不正確的數值來決定Paper Converting公司的所失利益，且該院錯誤地使用增額收益法（incremental income method）來計算所失利益；但CAFC不同意該些抗辯。

CAFC指出利用增額收益法以計算所失利益已在涉及專利損害賠償的法制中完善建構；該方法認可如果首次於製造N個單位時已經付清固定費用，則當製造第N+1個單位時，並不會花費太多；因而，固定費用（即不會因為製造量增加而變化的費用，例如管理、薪水、財產稅、與保險等）應於決定利益時排除。

CAFC表示當選擇好會計方法後，地方法院可自由運用其裁量權以選擇圖表或數值而決定損害賠償金之數額：但損害賠償金之計算並非一直受精確決定所影響；在該情況下，儘管損害賠償金不能僅以臆測或猜測來決定，但若證據顯示損害賠償金的程度乃屬正當的與合理的推測事項，則即應足夠，雖然該結果僅屬接近值。

CAFC指出在本案地方法院費盡心思的分析下，其發現Paper Converting公司的數值是合理的、且並非全然無基礎，因而其裁定以61.8%的費用比率而就Paper Converting公司的總所失利益得出合理公平的估計。CAFC表示Magna-Graphics公司無權享有更高階的確定性：正義的基本原理僅使法院將任何不確定性的風險投放於做錯事的人而非受損害的一方：因而，其維持本案所核定損害賠償金之計算方法。

見解三：以生產線為補償基礎

Magna-Graphics公司又指出本案地方法院於核予所失利益之錯誤在於其以整個回捲機生產線為準，而非以回捲機為準；但CAFC維持該見解。

CAFC表示「整體市場價值原則」允許追回損害賠償金可基於含有幾個特徵之整體機器之價值，而儘管只有一個特徵是獲得專利。CAFC引述Leesona Corp. v. United States案判決[2]，該見解提到根據整體市場價值原則，受爭執物件的物理上合併或分離，如用來決定應加入或排除為補償的基礎，係遠不即於該些物件在對系爭物品的標準行銷程序下，就財務上或行銷上對專利物件之依賴度。

但CAFC認為本案與通常案例不同之處是後者為專利組件與非專利組件為單一機器之一部分；而本案中，用來高速生產紙捲的機構包括一些組件，而僅其中一組件包含353號專利所主張之發明。CAFC指出回捲機之輔助單元等沒有一個屬於回捲機的整合性零件，因而每個有其各自的使用；因此，Paper Converting公司顯然不能防止該些輔助單元的製造或銷售。

然而，CAFC認為該事實並未控制其決定；而決定因素反而是：是否在正常情況下專利權人（或其被授權人）能預期該非專利組件與專利組件一同銷售。CAFC表示若在所有合理的可能性下，專利權人原本能達到者為侵權人已達成的銷售量，則專利權人在合理的可能性下從其遭剝奪的銷售量而所原本能賺取者，係以其所損失來計算；而侵權人對該計算即有賠償責任。

本案地方法院裁定Paper Converting公司於審理時舉出足夠的證據以維持其責任，而佐證如果Magna-Graphics公司沒有侵害353號專利，Paper Converting公司原本可以出售整個回捲機生產線給Scott Paper公司與Howard Paper公司。對此，CAFC表示有實質的證據佐證，例如整個產業慣例上會從回捲機機器的賣家處購買完整的回捲機生產線，以確保責任的單一來源；而Scott Paper公司與Howard Paper公司等其為該產業實務的案例，亦即每當Paper Converting公司出售高速自動回捲機給該二家公司時，這些公司會購買包括輔助設備的整個回捲機生產線；另就Magna-Graphics公司所做的兩筆侵權銷售，Scott Paper公司與Howard Paper公司等再次採購包括輔助設備的整個回捲機生產線。事實上，在Paper Converting公司的572筆回捲機銷售中，僅9筆是單獨賣回捲機。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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