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誘導侵權的標準:
Limelight Networks,v. Akamai Techs., Inc.
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部

關於誘導侵權(induced Infringement)的解釋,美國最高法院全體大法官這次一致通過推翻聯邦法院及聯邦上訴法院在Limelight Network一案的决定,最高法院根據35U.S.C§271(b) 認爲除非被告在35U.S.C§271(a) 或其他法律條文下有負直接侵權的責任,否則被控告有誘導侵權的被告,其誘導侵權罪名不成立。

Akamai Techs., Inc.v.Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1314(Fed. Cir. 2012) 一案中,美國上訴聯邦法院認爲即使沒有被告直接觸犯271 (a) (或其他任何專利條文),但只要違背271 (b) 就可被視爲誘導侵權而違法;其罪名不必有直接侵權的被告也可以單獨成立。

但美國最高法院反對,認爲「聯邦上訴法院的分析根本上誤會了什麽是侵犯『方法專利』(method patent)。」最高法院指出聯邦上訴法院本身針對『方法專利』的Muniauction Inc.v.Thomson Corp., 532 F.3d 1318(Fed.Cir.2008) 判例中,因爲沒有直接侵權的證據,所以被告誘導侵權罪名不能成立。在Muniauction案中,聯邦上訴法院認爲方法專利的直接侵權的成立是需要「單方執行一個方法專利的每一步驟」,只有在單一被告的指揮或領導整個過程的情形下,即使由第三方承辦一些步驟,方法專利的直接侵權仍然是成立的。

美國最高法院解釋「方法專利」侵權和共同侵權應該是一致,前提是必需先有被告符合直接侵權的條件。但在Limelight一案中,聯邦上訴法院的判决對271 (b) 的解釋超出法律侵權條文明確的規定,法院不能對同一條文發展出兩套平行的侵權解釋。對「方法專利」變成不須證明有直接侵權,而誘導侵權罪名可單獨成立,這種法規解釋便造成兩套解釋。聯邦上訴法院不能爲了271(b) 可能有漏洞,而去創造一個「不受法規文字限制和讓法院很難貫徹執行的自由浮動的侵權概念。」

最高法院在Limelight一案中建立了根據271 (b) 之下誘導侵權的法律責任,前提是必須有被告違反了直接侵權271 (a) 或其他的侵權相關法規。聯邦上訴法院在以前曾提出對271(b)疑問:「將方法侵權的步驟分到不同的執行者上,而不是由被告直接指揮或指導,這將給被告有規避責任的機會。」最高法院也認爲這情况會發生。但最高法院拒絕「從根本上修改誘導侵權的責任」以解决可能發生的問題,且註明「任何尋常的情形將由聯邦上訴法院按Muniauction案來詮釋。”關于特殊情形,最高法院提出了兩個可能解决方法:

首先,最高法院聲明並不是對271(a)定出標準和認定Muniauction一案的决定;相反的,最高法院在决定本案時只是「假設被告Limelight 並沒有直接侵權於271(a)。」;並注明,如有需要的話,聯邦上訴法院將有機會重新審視271(a)的標準。

其次,引用美國國會修改271(f)(1)做例子(國會爲了防止原271(f)中有漏洞,因此修法加了271(f)(1)),美國最高法院認爲「如果國會希望防止誘導侵權行爲,要讓被告在沒有構成直接侵權的條件下,但其誘導侵權的罪名也單獨成立。針對這點國會可以修法。」

延伸閱讀: 
(1) 由方法專利看專利直接侵權構成要件 - 以數個侵權人聯合實施某被控專利請求項為討論中心
(2) 誘導侵權的新闡析

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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