台灣於1999年通過科學技術基本法，其中第6條關於政府資助研發成果的歸屬，乃是參考美國1980年的拜杜法（Bayh-Dole Act）。美國拜杜法規定，受政府資助之受資助者，可選擇保留該研發成果專利。但此一規定，是否即表示，受資助者（史丹佛大學）不需與其研究人員約定專利權利歸屬？美國最高法院在2011年之重要判決中指出，拜杜法之規定，並沒有排除專利法中發明成果歸屬於發明人之原則，因此，縱使拜杜法規定，受資助者可選擇保留該研發成果，但研發成果不必然歸屬於受資助者，還是可能歸屬於直接發明人。

美國拜杜法重要規定

美國國會於1980年通過了拜杜法（Bayh-Dole Act），正式名稱為1980年大學與小企業專利程序法（University and Small Business Patent Procedures Act of 1980）。其目的乃為了鼓勵大學受了美國聯邦政府資助之研究成果申請專利，因此將研究成果的專利申請權歸屬於受資助機構，而非聯邦政府。

具體來說，該法先定義了「承攬人」（contractors）與「受資助發明」（subject invention）的定義。所謂承攬人，乃指任何簽署資助協議的自然人、小企業、或非營業組織（註2）。而所謂的「受資助發明」，指承攬人在資助協議中，首次構思或付諸實施的發明（註3）。進而，拜杜法規定，承攬人內負責專利事務的專員，在得知受資助發明的合理期間內，應向聯邦機構揭露每一個受資助發明（註4）。而承攬人在為該揭露後，承攬人可以「選擇保留該受資助發明的權利」（elect to retain title to any subject invention）（註5）。其必須在揭露的二年內，以書面方式正式選擇保留該發明之權利（註6）。且承攬人必須在法律期限內（揭露的一年內）提出專利申請（註7）。

此一規定表面上看起來，是規範受聯邦政府資助的研發成果，應歸屬於受資助機關，亦即承攬人。但是，受資助的機關，是否理所當然可以取得研發成果的專利權？美國聯邦最高法院2011年的Bd. of Trs. v. Roche Molecular Sys.案（註8），就是處理此一爭議。

史丹佛大學與民間公司合作研發

1985年，加州一家小研發公司Cetus，開始研發人類免疫缺乏症候群病毒（HIV）的血液測量病毒數量的方法。其檢測方法，主要採用了聚合脢連鎖反應（Polymerase Chain Reaction，簡稱PCR）技術，該技術可讓一點血液樣本，複製出數十億的DNA序列。1988年起，Cetus公司開始與史丹佛大學傳染病學系的科學家合作，以該方法檢測新愛滋病藥物的有效性。Mark Holodniy博士約在1988年起，成為該系的研究員。他與學校簽署了著作權與專利協議（Copyright and Patent Agreement (CPA)），同意將所有受雇期間的研發成果的「權利與利益」（right, title and interest），轉讓（assign）給史丹佛大學（註9）。

在史丹佛期間， Holodniy博士計畫使用聚合脢連鎖反應技術，改善檢測血液樣本中HIV病毒數量的方法。但因Holodniy 博士並不熟悉聚合脢連鎖反應技術，他的主管安排他進Cetus公司進行研究。而在進到Cetus公司內研究前，該公司也要求Holodniy博士簽署一份「訪問者保密協議」（Visitor's Confidentiality Agreement (VCA)）。該協議內容為，Holodniy博士同意「將轉讓且現在轉讓」 （will assign and do hereby assign）給Cetus公司，他在此公司期間產出的所有概念、發明與改良的權利與利益（right, title and interest in each of the ideas, inventions and improvements）（註10）。

接下來的9個月，Holodniy博士在Cetus公司期間，成功設計了一個以聚合脢連鎖反應技術為基礎的程序，來計算病人血液中的HIV病毒量。該技術讓醫生可以判斷HIV治療法對病人是否有效。後來Holodniy博士回到史丹佛大學，繼續實驗他的測量技術（註11）。

由於史丹佛大學關於HIV檢測技術，乃受到美國國家衛生研究院（National Institutes of Health (NIH)）資助，須適用前述的拜杜法。因此，史丹佛大學根據該法，向國家衛生研究院揭露該項受資助發明，並選擇保留所有發明之權利（註12）。史丹佛大學在後來幾年，與參與這項技術實驗改良的研究人員（包括Holodniy博士），均簽署了轉讓協議，並提出了數件專利申請案，最後史丹佛大學取得了3件HIV測量程序的專利（註13）。

史丹佛大學控告Roche公司

1991年時，另一家專門研究診斷血液刪選的公司Roche Molecular Systems，收購了Cetus公司與聚合脢連鎖反應技術有關的所有技術資產，包括與Holodniy博士簽署的保密協議所獲得的所有權利。後來，Roche公司就將HIV測量方法，開始進行商業販售。

2005年時，史丹佛大學的信託委員會（Board of Trustees of Stanford University），決定向Roche公司提起訴訟，主張Roche公司銷售的HIV檢測方法，侵害了史丹佛大學的專利。Roche公司則答辯，因為Holodniy博士所簽署的訪問者保密協議中，已經將他的權利轉讓給Cetus公司（後由Roche公司買下），故Roche公司是HIV檢測技術的共同擁有者。因此，其認為史丹佛大學欠缺提起專利侵害的當事人適格。但史丹佛大學反擊，主張Holodniy博士已經沒有權利可以轉讓給Cetus公司，因為根據拜杜法，因為該項受資助發明乃由史丹佛大學原始取得（註14）。

地區法院判決

本案一審為加州北區地區法院。法院認為，雖然Holodniy博士簽署的「訪問者保密協議」，將權利轉讓給Cetus公司，但因為拜杜法本身，讓承攬人（史丹佛大學）可選擇保留該受資助發明的專利申請權，因此，Holodniy博士根本沒有權利可以轉讓給Cetus公司。地區法院解釋，根據拜杜法，只有當資助契約的承攬人和政府，都放棄該項專利權，原本的發明人才可取得發明的權利（註15）。

聯邦巡迴上訴法院判決

本案上訴到聯邦巡迴上訴法院後，法院推翻了地區法院的見解。法院認為，Holodniy博士與史丹佛大學簽署的「著作權與專利協議」，只是承諾未來會將相關權利轉讓給史丹佛大學；但是Holodniy博士與Cetus公司簽的「訪問者保密協議」，卻是現在就將發明相關權利轉讓給Cetus公司。因此，從契約法來看，應該是由Cetus公司取得了相關發明的權利（註16）。

其次，上訴法院認為，美國專利法的原則是，專利申請人只能是發明人，而拜杜法也是專利法的一部份，並沒有打破這個原則，因此，拜杜法並沒有取消受聯邦資助之發明的發明人的權利，也因此Holodniy 博士的確可轉讓其權利給Cetus公司（註17）。基於以上，被告Roche公司對系爭專利亦擁有權利，故史丹佛大學提起專利侵害之訴，不具當事人適格（註18）。

本案又上訴到聯邦最高法院，最高法院以7票比2票，支持聯邦上訴巡迴法院的看法。該案判決由首席大法官Roberts撰寫。

美國專利法由發明人原始取得專利申請權

美國專利法對於專利權的申請，採取一重要原則，就是申請人必須是真的發明人，亦即只能是自然人提出申請，而不能是公司機構。美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現任何新穎而有用的程序、機器、製造品或組合物…可以根據本法取得專利。」（註19）。而專利法第111條規定，必須由發明人或其授權之人，提出專利申請。且專利法第115條規定，發明人必須宣誓，他相信自己是所申請發明的原始發明人（註20）。之後專利申請核准後，專利權則可透過轉讓，專利證書直接發給受讓人（註21）。因此，雖然發明人可透過書面轉讓，將其權利轉讓給所屬公司或第三人，但最初的申請人必須是發明人。

史丹佛大學主張，拜杜法中對「受資助發明」（subject invention）的定義，乃指「任何履行資助協議之工作而首次構思或付諸實現之『承攬人的發明』（any invention of the contractor）」，而所謂的承攬人的發明，包括了「所有承攬人員工所為的發明」。但最高法院認為，既然要強調「of the contractor」，其就不包括承攬人員工的發明。如果要包括承攬人員工的發明，則可以刪除「of the contractor」這幾個字，這樣受資助發明的定義就會改為「任何履行資助協議之工作而首次構思或付諸實現之『發明』」。因此，所謂的承攬人的發明，應該指「承攬人擁有之發明」（invention owned by the contractor）或「屬於承攬人的發明」（invention belonging to the contractor）（註22）。但是，前述美國專利法的原則乃是，縱使在僱傭關係下，受雇人的發明，仍然屬於受雇人自己的發明，而非當然屬於雇用人的發明。

另外，在拜杜法的202條(a)中規定，承攬人可以「選擇保留權利」（elect to retain title），但並非使用「賦予其權利」（vest title）。最高法院認為，既然使用的字眼為保留，就必須先擁有該權利，才能保留該權利。因此，最高法院認為，美國拜杜法並沒有將受聯邦政府資助之發明，賦予承攬人，或授權承攬人片面地取得該發明的權利；拜杜法只是保證，承攬人可以保留其已經擁有的權利（註23）。

最高法院另指出，拜杜法中，完全沒有規定，當發明的歸屬產生爭議時（例如受雇人或第三人主張其擁有該發明）的爭議解決程序。由於受政府資助的單位，也常常會與其他私人公司合作研發，所以一定會有這種專利權歸屬的爭議，但拜杜法中卻沒有解決爭議的機制。最合理的解釋，就是拜杜法假設，其所適用的「受資助發明」，乃是承攬人已經從發明人那邊取得利益的發明。所以拜杜法只需要處理承攬人與聯邦政府的關係，而無需處理發明人與受雇人的關係（註24）。

最高法院也指出，其採取之解釋，也符合現實的運作。大部分受聯邦政府資助的承攬人，都還是會與其員工簽署轉讓協議。而在聯邦機構這邊，通常也要求承攬人要先跟其受雇人簽署轉讓協議。例如本案的美國國家衛生研究院，在其招標案的作業規則中，就說明在美國，發明人擁有發明的權利，所以承攬人在接受補助時，應與受雇人簽署轉讓協議（註25）。

美國最高法院結論就是，美國拜杜法的規定，雖然說受資助機構（承攬人）可以選擇保留受資助之發明，但是，其並沒有改變美國專利法的基本原則，就是發明人才是專利申請權人。必須發明人明確地將發明成果轉讓給承攬人，承攬人才能選擇保留該發明權利。因此，最高法院最後判決史丹佛大學敗訴。

對台灣的啟示

台灣的科學技術基本法第6條第1項規定：「政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展…其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」此乃學習美國拜杜法的規定。因而，過去國科會、現在的科技部，對各大學進行的補助，其研發成果，可歸屬於各大學。
但是，這是否就意味者，各大學一定可以取得該受補助之研發成果？

台灣專利法與美國不同。台灣專利法第7條第1項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」亦即，在臺灣，僱傭關係下完成的職務上發明，專利申請權及專利權歸屬於雇用人。但是在美國，僱傭關係下完成之發明，專利申請權仍然歸屬於發明人自己。

在大學裡面，大學與大學教授，雖然屬於僱傭關係，但大學教授所為的研發成果，是否屬於「職務上之發明」，卻容易產生爭議。由於大學教授都是自主從事研究，並沒有主管指揮監督，因此，很難說大學教授從事的研發成果，屬於僱傭關係下職務上之發明。

那麼，若是申請科技部計畫的研發成果，是否當然就屬於職務上之發明？還是根據科學技術基本法第6條第1項，就認為一定歸屬於「執行研究發展之單位」？

台灣實務上出現了一個非常有爭議的例子。在智慧財產法院98年度民專訴字第153號民事判決中，長庚大學的某教授，執行了國科會計畫，而取得研發成果，卻自己到美國申請專利，然後辭職長庚大學職務。長庚大學對該教授提起訴訟，爭執系爭專利的歸屬，但是，法院認為，如何證明系爭專利一定是執行該國科會計畫的產出成果？難以認定，最後判決長庚大學敗訴（註26）。

從這個案例中我們或許可以得到啟發，各大學是否應該開始思考，與老師們簽訂研發成果的歸屬協議。此外，對於究竟某一發明是否屬於國科會補助的產出，也應該有一個具體的認定方式。以免政府出錢做的研發成果，原本美意是要讓給大學自行申請專利並進行商業利用，卻被大學教授中飽私囊。

備註

1. 智慧財產法院98年度民專訴字第153號民事判決。
2. 35 U.S.C. § 201(c).
3. 35 U.S.C. § 201(e).
4. 35 U.S.C.§ 202(c)(1).
5. 35 U.S.C.§ 202(a).
6. 35 U.S.C.§202(c)(2).
7. 35 U.S.C.§202(c)(3).
8. Bd. of Trs. v. Roche Molecular Sys., 131 S. Ct. 2188 (2011).
9. Id. at 2192.
10. Id. at 2192.
11. Id. at 2192.
12. Id. at 2193.
13. Id. at 2192.
14. Id. at 2193.
15. Bd. of Trs. v. Roche Molecular Sys., 487 F. Supp. 2d 1099, 1117-19 (N.D. Cal., 2007)
16. Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., 583 F.3d 832, 841-842(Fed. Cir., 2009).
17. Id. at 844-845.
18. Id., at 836-837.
19. 35 U.S.C. § 101.
20. 35 U.S.C. § 115(b).
21. 35 U.S.C. § 152.
22. Bd. of Trs. v. Roche Molecular Sys., 131 S. Ct., at 2196.
23. Id. at 2197.
24. Id. at 2198.
25. Id. at 2199.
26. 智慧財產法院98年度民專訴字第153號民事判決。

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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