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數據之結構、數據之收集及結合 均不能成爲專利申請之主題
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部

本案是有關 35 U.S.C.§101專利申請的主題資格問題,美國聯邦上訴法院裁定,針對數據結構 (Data Structure) 的專利訴求,並不屬於§101規範的專利主題;並裁定針對收集和結合數據的方法訴求,如果只包含抽象的概念,並沒有其他創新,是不被允許成爲申請專利的主題的。(註:Digitech Image Technologies, LLC v. Electronics for Imaging, Inc.案)
 
Digitech起訴十幾家公司,聲稱其專利是關於生産和「設備配備 (device profile)」的使用,包括某些電子産品 (如數位相機,顯示器,電視或打印機) 的數位影像保存空間和色彩的訊息。根據該專利及其儲存影像數據的方法,原告認爲被告的電子産品都有使用其專利所要求保護的「産品配備」,用以减少在不同設備上的數位影像的失真。

該專利有兩種專利請求項,「設備配備」專利請求 (Device Profile Claim,及「收集和結合這些設備配備」的方法請求項 (Method Claims) 。在「設備配備」訴求的相關部分,「[一個] 設備配備……包括……第一個數據…和第二數據。」 ([a] device profile . . . comprising . . . first data . . . and second data.) 一審法院針對這專利請求項目,根據§101主張專利請求無效,Digitech公司因此提出上訴。

根據§101,專利請求主題類別定義爲「任何新的和有用的方法、機械、製造、或物品組成;或其任何新的和有用的改進方法」,聯邦上訴法院同意一審法院,並解釋說,所有方法專利請求§101法規中列舉的專利請求主題類別,除了方法請求,「符合條件的主題必需存在於一些物理的或是有形的形式」。因此,由於「設備配備」的專利請求是包括兩個數據種類,一個用於色彩和一個用於空間訊息,而不是在任何有形的實施方案中;故美國聯邦巡迴上訴法院的結論是:Digitech的專利請求並不符合任何§101的專利類別。

至於方法專利請求它們符合了「流程(process)」請求,是在§101許可題材類別中的,但美國聯邦上訴法院指出, 「如果他們只包括自然法則、物理現象或抽象的概念,可能仍然沒有符合流程專利請求的資格」。在原告專利項目的方法請求中,「 [一個]生産設備配備的方法…包括:産生第一數據…、産生第二數據、以及將前述第一和第二數據結合設備配備中」。 最近最高法院引用 Alice v. CLS Bank (IP Update  , Vol. 17, No. 7  ) 案作出决定,認爲專利請求命題是一個抽象的概念 「如果請求範圍不是只有抽象的概念,還包含更多的創造性特徵,或許可符合方法訴求的資格」,美國聯邦上訴法院發現,有考慮到原告專利項目中是否含有更多創造性特徵的說法,但除了抽象概念外,並沒有發現有創造性的特徵。具體而言,美國聯邦上訴法院的結論是,該專利方法請求「收集及結合數據的抽象過程,不需要從一個物理設備輸入」。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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