專利說明書請求項用語應明確 (definiteness)，但是什麼樣的用語，符合明確性條件，什麼樣的用語則有欠缺明確性的問題?如果未能建立客觀判斷標準，將使專利審查與專利權有效性限於不確定之狀態。今年美國最高法院在6月間，於Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments 討論明確性的問題，並一致推翻聯邦上訴巡迴法院建立請求項明確性標準。Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments乙案，最高發院雖然重新建立專利請求項明確性的標準，但是多數批評最高法院所建立標準仍過於抽象，實際操作可能將發生適用上之問題。今年9月，聯邦地方法院在本案中，適用Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments乙案所建立標準，分析專利請求項是否明確。以下本文將介紹本案適用，以其對於明確性的標準，有進一步理解與認識。

專利明確性判斷標準之轉變

受限文字用語限制，發明有時很難以正確或明確性文字描述。因此，當專利請求項必須使用模糊性用語，該用語應具體到何種程度?美國專利法對於專利請求項之明確性要件，規定於專利法第112條，該條規定要求專利說明書應該包含一個或多個請求項，而請求項可以指出並明確主張發明人所發明之標的物。

今年6月美國聯邦最高法院在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments 乙案中，針對專利法用語明確性提供了新的標準，有關本案探討可見其他作者於前期之討論 (註: 美最高法院宣布根據35 USC §112
以合理的標準來判定專利的不確定性、美國最高法院宣布Octane、Nautilus兩案判決結果)。

Nautilus判決之前，美國聯邦上訴法院認為，當請求項包含之用語，如果並非「not amenable to construction」(無法解釋)或並非「insolubly ambiguous」(無法解決地模糊)，則並無明確性之問題（註1）。換言之，只要是法院有可能解釋或有可能方法解釋專利請求項，則專利請求項用語便無明確性之問題。但是在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments一案中，最高法院推翻聯邦法院所建立的標準，而採取「合理確信」，作為用語明確性之判斷標準，法院認為判讀專利說明書與申請過程(prosecution history)中文件，仍無法「合理確信」向該發明技術領域之人說明專利請求項，則專利請求項欠缺明確（註2）。意即法院要求專利請求項文字必須使該發明領域技術之人，憑藉專利說明書以及申請歷程就可以判斷專利請求項用語所涵蓋的範圍，如果該領域技藝之人尚無法需憑藉說明書或申請歷程文件以外資料，合理且確信專利用語範圍，則用語欠缺明確性。

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments 明確性標準之問題

Nautilus乙案所建立明確性條件，與過去聯邦上訴法院標準不同，而是以「合理確信」作為標準。該標準認為該領域技藝之人必須求諸於專利說明書以及審查歷程內之資料解釋請求項用語，如果仍無法確定則用語不明確。此一合理確信之標準，並非此案法院所新創，事實上與美國最高法院在1923年Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co案（註3）所採取的標準是一致的。

1923年，美國最高法院在In Eibel乙案中，當法院審酌一項改良式機械裝置請求項之解釋，其中有一請求項指出將一些組件置於相當高度 (to positioning a certain component at "a substantial elevation" and at "a high elevation") ，但確無指出何謂「相當高度」?法院認為，專利申請人雖然在說明書中沒有說明何謂相當高度?但是該領域技藝之人，可毫無困難就可以決定實際所需高度是多少，因此用語具備明確性。

不過，不論最高法院所提出「合理確信」標準，或是過去上訴法院所遵循 「無法解決之模糊」的標準，這些標準都是一種不確定的法律觀念，最高法院並未提出進一步判斷之依據或準則供審理法院遵循。因此，審理法院雖有裁量解釋空間，但如何進行明確性是否達到合理確信判斷? 法院執行上恐有困難。這些Nautilus案的新標準飽受各方之批評之主要原因。

Interval Licensing LLC v. AOL案所提出的指導原則與態樣

在Nautilus案之後，今年九月聯邦上訴法院在Interval Licensing LLC v. AOL, Inc（註4）.乙案中，針對明確性之適用提供指導性原則，Interval乙案在美國許多討論專利案件的部落格、或專利案件（註5）均被報導，以下摘要參考相關報導與案件論述，摘要並分析本案有關明確性之爭議:

在Nautilus所建立的標準中，法院認為判讀專利說明書與申請過程(prosecution history)中的文件，如仍無法確定該發明技術領域之人「合理確信」專利請求項之用語內涵，則專利請求項欠缺明確。對此標準，Interval法院認為，最高法院在Nautilus判決中，只提到如果參考專利說明書的內容，可以使該領域技藝之人有所確信其範圍則該用語具明確性。然而，Interval的法院認為，最高法院在Nautilus判決中，並未說明或限制什麼樣等級或程度用語(terms of degree)先天或本質上欠缺明確性。因此，Interval法院認為，這個欠確明確性的範圍必須且有 「客觀性」(objective)之必要性。

在Interval專利訴訟中，Interval擁有二個專利，包括美國專利字號6,034,652與專利字號6,788,314二項專利。此二項專利並主張1996年優先權日。這二個專利發明與一系統(system)有關，該系統由「內容提供人(content provider)取得資料，規劃內容呈現，由資料內容生成影像，然後在設備中呈現影像」（註6）。然而，發明人幾乎所有主張的請求項都提到影像呈現方式，以一種 「不干擾方式，而不使使用者分心(an unobtrusive manner that does not distract a user. )。」基本上，這個專利的想法，是讓在展示設備的影像可以占據人的次要注意力(peripheral attention)，而不干擾與設備間的主要互動。因此，本案訴訟其中一項爭點即是，請求項用語主要問題是 「unobtrusive manner」是否明確?

本案專利人主張「unobtrusive manner」主張用語明確有二個主要主張，法院均未採納。首先，專利人主張「unobtrusive manner」可以透過其與螢幕背景(wallpaper) 間的關係來定義，因此，該領域技藝之人由專利說明書可以獲知(informed) 「unobtrusive manner」是一種空間(spatial meaning)觀念，但是仍然欠缺明確性，因為這樣的連節仍不明確。法院指出專利說明書其他部分，說明「unobtrusive manner」聯結到螢幕保護(screen saver )模式，使得「unobtrusive manner」究竟是一種空間面向的概念或是一種暫時性(temporal dimension)概念並不明確。

專利人另一項主張，認為法院應該採取狹義的案例「narrow example」來定義「unobtrusive manner」。但法院駁斥此種主張。法院認為當專利撰寫人使用「e.g.」 的字語，那麼充其量不過是提供案例，因為「e.g.」是」exempli gratia」縮寫，在英文用語就是舉例說明，而非定義。法院也提到如果專利撰寫人如果使用「i.e.」用語，或許情況不同，因為 「i.e.」是 「id est」縮寫，在英文用語就是 「that is」， 係為用語提供定義。

由於法院，對於專利人針對「unobtrusive manner」定義的二項主張並不採納，法院以「unobtrusive manner」是一種主觀用語(subjective)，而且該領域技藝之人，無法在專利說明書找到定義，且認為該用語欠缺客觀性的界限(objective boundaries)，因為認定該用語欠確明確性。

結論

在Natutilus案所建立合理確信之明確性原則下，如果該領域技藝之人士，閱讀專利說明書與申請過程中答辯的記錄中，仍然無法以其經驗法則推測出用語意涵，那麼該用語可以認定為欠缺明確性。然而，究竟什麼樣的用語態樣會構成欠缺明確性，最高法院並未提出進一步說明解釋。

而在Interval乙案中，聯邦上訴法院雖然無法完全解決最高法院所提出合理確信的明確性標準所遺留下來的問題，也未對明確性提供正面的定義。但是Interval案提出欠缺性的一種態樣之判斷，即為「主觀性用語且欠缺客觀性的界限」。

在Interval案中，如果使用主觀性不確定用語，而在專利說明書確以舉例說明(例如提供案例，使用eg.用語)，來說明專利請求項之用語，並不符合專利法第112條要件。因為，舉例說明是提供案例，但並非提供定義。並且使用主觀性不確定用語，如果可以說明書找到二種以上適用，但卻無法就二種以上的適用性找到共同關聯性，可能將導致用語欠缺明確性。如Interval案中，「unobtrusive manner」可能是指螢幕背景模式的空間安排，也可以是螢幕保護模式一種暫時性之安排，這二種應用都可以連結到「unobtrusive manner」，但是尚有可能有其他應用，造成這個用語內涵過廣，客觀上無法明確專利範圍。如果允許這樣用語，將導致其他螢幕保護模式或是背景模式以外的不干擾應用都無法申請專利，而造成專利範圍過大，阻礙後續研發的進行。

明確性案例經由最高法院對明確性提供定義後，已見雛型，可見未來隨著科技發展與用語增加，預期將會有更多欠缺明確性的態樣會被聯邦上訴陸續提出與建立，當然這些態樣也會面臨最高法院的檢驗。

備註

1. 715 F.3d at 897 (quoting Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., 417 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2005))
2. 2014 U.S. LEXIS 3818, at *6
3. Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45, (1923).
4. Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., September 10, 2014，http://www.cafc.uscourts.gov/....PDF
5. Peter Reap, Intellectual Property Law Daily, September 10, 2014, Indefiniteness finding regarding Interval Licensing’s patents affirmed, http://www.dailyreportingsuite.com/...  (Last retrieved on 2014/10/3). Jason Rantanen, Patenlyo, September 15, 2014,Interval Licensing v. AOL: Post-Nautilus, Indefinitenesshttp://patentlyo.com/...html (Last retrieved on 2014/10/3)
6. The claim states “acquires data from a content provider, schedules the display of the content data, generates images from the content data, and then displays the images on a device.”

Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團